|
Tradizionalmente, il fenomeno della
contraffazione di marchio riguardava l'uso di segni simili al
marchio da tutelare per prodotti dello stesso genere o di generi
affini: ed era essenzialmente un problema di confondibilità
sull'origine.
I nuovi fenomeni di contraffazione - spesso
nati in seno al nostro mercato, ma certamente molto accentuati
dall'importazione di prodotti realizzati a basso costo nei Paesi
dell'estremo oriente - sono invece molto diversi. Un elenco
non esaustivo comprende:
· l'uso di marchi identici per prodotti
dello stesso genere (o addirittura apparentemente identici,
ma spesso di qualità più scadente), che però
vengono venduti attraverso canali distributivi che escludono
l'esistenza di un pericolo di confusione (questa è forse
la contraffazione oggi più comune per i prodotti del
mondo della moda e in generale per i luxury goods);
· l'uso di marchi sempre identici
a quello imitato, ma per generi merceologici diversissimi, così
che, egualmente, un pericolo di confusione per il pubblico appare
escluso;
· l'uso di segni che richiamano
il marchio, ma lo fanno con modalità tali (la parodia,
ad esempio, ma non solo questa) da indurre il pubblico ad escludere
che possano provenire dall'impresa titolare del marchio imitato,
o comunque che siano stati posti in commercio con la sua autorizzazione;
· l'imitazione non tanto del segno,
quanto dei suoi elementi di contorno (come la confezione: è
il cosiddetto look-alike), anche qui con modalità che
portano ad escludere un inganno del pubblico sulla provenienza
(il fenomeno è particolarmente diffuso per i marchi del
comparto alimentare, e in generale per i prodotti di largo consumo);
· l'uso di segni allusivi di una
provenienza geografica prestigiosa, che però non è
direttamente richiamata, cosicché sembra difficile configurare
un inganno del pubblico a questo riguardo (in questo caso, più
ancora dei marchi, le vittime dell'imitazione sono le denominazioni
di origine; particolarmente accentuato è poi il fenomeno
del c.d. Italian sounding, ossia dell'uso di denominazioni che
richiamano l'Italia, per beneficiare dell'accreditamento che
essa gode nel settore alimentare);
· la copiatura pedissequa della
forma dei prodotti (spesso realizzata ricavando gli stampi del
prodotto-copia a partire dal prodotto originale).
Per reagire a questa "nuova"
contraffazione, si è spesso cercato di dilatare la nozione
di confondibilità, in particolare movendo dalla considerazione
che più il marchio è famoso, più facile
sarebbe la confondibilità con esso. Ma è lecito
dubitare della correttezza di questo approccio, perché
spesso proprio il fatto che il marchio sia famoso porta il pubblico
a evitare di confondersi, quanto meno in presenza di segni non
identici (questo punto è stato sottolineato da una recente
pronuncia comunitaria: Trib.
CE, 22 giugno 2004 nel procedimento T-185/02, Picasso/Picaro),
e in realtà anche in presenza di segni identici, ma usati
in contesti tali da escludere la riferibilità al titolare.
Non molto più fruttifero sembra
l'approccio che tende a dare rilievo ad una supposta confondibilità
"in astratto", dal momento che esso non chiarisce
da che cosa si debba "astrarre". D'altra parte, sempre
a livello comunitario, si è invece sottolineato come
sia necessario tener conto di tutti i fattori del caso concreto
per determinare se vi sia o meno confondibilità.
Più interessante è il tentativo,
di origine americana, di dare rilievo a fenomeni di "initial
confusion", cioè di confusione in cui il consumatore
incorre solo nel suo primo approccio al prodotto, e, soprattutto,
di "post sale confusion", cioè di confusione
in cui incorre non chi effettua l'acquisto, ma chi poi vede
il prodotto-copia nelle mani di chi lo ha acquistato. Questo
aspetto è stato recentemente valorizzato dalla Corte
di Cassazione per applicare le sanzioni penali della contraffazione
previste dall'art. 473 c.p. (e, sotto il profilo della ricettazione,
dall'art. 648 c.p.) (Cass. pen., 12-17 marzo 2004, n. 12926).
E' però evidente che queste forme
di confusione non intaccano direttamente la funzione del marchio
come indicatore di origine: e hanno in comune con la confondibilità
"tradizionale" essenzialmente il fatto di sfruttare
parassitariamente i valori di avviamento commerciale incorporati
nel marchio.
Sembra dunque opportuno ripensare la protezione
del marchio come rivolta oggi principalmente contro questo sfruttamento
parassitario, che fa leva sull'indebita appropriazione del "messaggio"
legato al marchio: un concetto questo che non è in realtà
alternativo a quello di confondibilità, ma di cui piuttosto
la confondibilità rappresenta un caso particolare.
Questo profilo sembra essere stato colto
dai Giudici comunitari nella sentenza di Corte Giust. C.E.,
23 ottobre 2003, nel procedimento C-408/01, là dove sottolineano
che il pregiudizio cui l'art. 5.2 della Direttiva n. 89/104/CEE
si riferisce, in alternativa all'indebito vantaggio, come presupposto
specifico per la tutela dei marchi rinomati, è la conseguenza
"di un certo grado di somiglianza tra il marchio d'impresa
ed il segno, a causa del quale il pubblico interessato effettua
un confronto tra il segno ed il marchio, vale a dire stabilisce
un nesso tra gli stessi, se non addirittura li confonde"
(punto 29 della decisione).
Spostando l'attenzione dal (solo) messaggio
distintivo al complesso di elementi che il marchio comunica
(che possono riguardare non solo la provenienza, ma anche la
qualità e le suggestioni), la "nuova contraffazione"
può essere combattuta in modo più efficace, sia
a livello civile, sia a livello penale.
Questo discorso vale sia per la contraffazione
di marchio, sia per quella delle denominazioni di origine, che
nella recente legislazione sono protette non più soltanto
contro l'inganno del pubblico, ma più in generale contro
lo "sfruttamento indebito della reputazione della denominazione
protetta" (art. 13.1.b del Regolamento n. 92/2081/CEE su
DOP e IGP).
Anche per ciò che riguarda le forme
dei prodotti, la sottolineatura dell'aspetto parassitario della
copiatura assume speciale rilievo, e consente di considerare
sussistente la violazione non solo quando vi sia confondibilità,
ma anche quando sussista semplicemente il "nesso"
di cui parla la Corte di Giustizia, ossia quando l'imitazione
sfrutta l'accreditamento sul mercato di cui il prodotto imitato
gode.
Per le forme, il problema rimane piuttosto
quello di stabilire quali di esse possono essere tutelate come
marchio e contro l'imitazione servile: anche qui, peraltro,
la Corte di Giustizia ha chiarito che "la ratio degli impedimenti
alla registrazione" previsti dall'art. 3.1, lett. e della
Direttiva n. 89/104/C.E.E. (corrispondente all'art. 18, lett.
c l.m.) "consiste nell'evitare che la tutela del diritto
di marchio sfoci nel conferimento al suo titolare di un monopolio
su soluzioni tecniche o caratteristiche utilitarie di un prodotto
che possono essere ricercate dall'utilizzatore nei prodotti
dei concorrenti" (Corte Giust. C.E., 18 giugno 2002, nel
procedimento C-299/99, Philips; questo insegnamento è
stato ribadito anche in successive decisioni ed anche con riferimento
ai colori, per i quali è stata tra l'altro sottolineata
l'importanza dell'accreditamento sul mercato conseguito dal
segno).
Sempre per le forme, e sempre in chiave
di repressione del parassitismo, va inoltre ricordata la nostra
giurisprudenza sulla c.d. "ripresa diretta della prestazione",
e cioè sull'ipotesi in cui la copia delle forme, anche
non dotate di un autonomo valore di mercato, avvenga con modalità
in sé scorrette, quali appunto la copiatura realizzata
a partire dall'originale, risparmiando tutti i costi di progettazione.
Il ricorso alle norme in materia di concorrenza sleale sembra
in questo caso particolarmente opportuno, proprio contro molte
realizzazioni provenienti dall'estremo oriente.
Nella stessa
chiave sembra possibile affrontare anche il fenomeno del look-alike.
Anche l'aspetto esteriore del prodotto è infatti tutelabile
non solo nell'ipotesi in cui vi sia un pericolo di confusione
(che normalmente è escluso), ma anche quando l'imitazione
comporti comunque un effetto di "richiamo" che sfrutta
parassitariamente l'accreditamento commerciale del prodotto,
determinando un "agganciamento" alla notorietà
di esso.
|
