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I brevetti: idea inventiva e mera progettazione

Relazione tenuta al convegno "Il futuro della proprietà intellettuale", Università di Parma, 22 ottobre 2010
Prendendo le mosse dalla esperienza pratica e dalle osservazioni critiche che emergono dalla letteratura, mi pare interessante considerare il problema della qualità dei brevetti per invenzione industriale e del loro numero, oggi cresciuto in modo esponenziale.

Pur in assenza (a quanto mi risulta) di precisi riferimenti quantitativi, mi pare di poter asserire che numerosi brevetti hanno ad oggetto dispositivi ed oggetti relativamente modesti, se non addirittura insignificanti, sia dal punto di vista del problema risolto, sia dal punto di vista della sua soluzione tecnica.

In tutti questi casi il brevetto riguarda un oggetto, un dispositivo, un prodotto, definito nei suoi aspetti costruttivi, senza che sia possibile individuare, e comunque senza che sia descritta e rivendicata una qualche idea inventiva.

Circa le posizioni critiche alle quali accennavo, mi limito a ricordare alcuni articoli riferiti alla esperienza del Patent Office americano e dell’EPO che evidenziano tutti la necessità di riqualificare l’istituto brevettuale.

Robert P. Merges

As Many As Six Impossible Patents Before Breakfast: Property Rights for Business Concepts and Patent System Reform

Berkeley Tecnology law Journal- voi 14:577 -1999

John R. Thomas

The Responsability of the RuleMaker: Comparative Approaches to Patent Administration Reform

Georgetown University law Center -Year 2002

Mark Lemley (Stanford University) - Doug Lichtman (University of Chicago) - Bhaven Sampat (Columbia University)

What to Do about Bad Patents?

Regulation Winter 2005-2006

George Lazaridis -Bruno van Pottelsberghe

The rigour of EPO’s patentability criteria: An insight into the "induced withdrawals"

World Patent Information -Vol. 29 issue: 4 December, 2007 -pp. 317-326

http://scienceserver.cilea.it/cgi-bin/sciserv.pl?collection=journals&journal=01722190...

Eugenio Archontopoulos -Dominique Guellec -Niels Stevnsborg -Bruno van Pottelsberghe de la Potterie -Nicolas van Zeebroeck

When small is beautiful: Measuring the evolution and consequences of the voluninosity of patent applications at the EPO

Information Economics and Policy -vol. 19 issue 2 june 2007

http://scienceserver.cilea.it/cgi-bin/~ciserv .pl?collection=journals&journal=01676245...

Davld S. Olson

Taking the Utilitarian Basis for Patent Law Seriously: the Case for Restricting Patentable Subject Matter

Tempie Law Review 2009

Ricordo infine che nel settembre 2008 si è addirittura avuta una manifestazione degli esaminatori dell’ErO per ottenere un maggior rigore nella concessione di brevetti (http://www.theregister.co.uk/2008/09/25/epo_staff_strike/print. html).

Il problema insomma è uno dei più attuali per garantire l’efficienza del sistema.

lo penso tuttavia che questo tema debba essere affrontato da un punto di vista che non mi sembra emerga da quanto sopra ricordato.

Per ridurre il numero dei brevetti e migliorarne la qualità si insiste per lo più su una maggiore severità del giudizio sulla attività inventiva. lo penso invece che si debba procedere ad una valutazione logicamente precedente e per così dire pregiudiziale, costituita dall’accertamento della natura inventiva del trovato.

Il punto da cui muovere è costituito dal concetto di idea inventiva, che deve essere contrapposta alla mera progettazione e realizzazione di uno specifico prodotto.

Questo primo aspetto della questione emerge chiaramente dalla normativa vigente, sia a livello nazionale che a livello europeo.

L’oggetto del brevetto di invenzione è costituito dalla idea inventiva e non si riduce ad un singolo prodotto: bisogna distinguere fra l’idea di soluzione ed i mezzi nei quali si realizza per conseguire tale risultato, bisogna distinguere fra l’invenzione e le sue possibili applicazioni pratiche, fra l’invenzione ed i modi di attuazione dell’idea inventiva.

E’ insomma certo che l’invenzione riguarda l’idea e non il mezzo: è l’idea che costituisce l’oggetto della esclusiva brevettuale, in tutte le sue applicazioni ed in tutti i possibili risultati ai quali la sua realizzazione può condurre; è essenziale distinguere l’invenzione dalle sue applicazioni, dagli specifici risultati che attraverso la sua applicazione concreta vengono di volta in volta conseguiti, od ancora dai prodotti che la attuano e dagli impianti industriali nei quali un procedimento è realizzato.

Si può del resto notare che il Regolamento di esecuzione della Convenzione di Monaco dispone espressamente (reg. 42.1e) che la descrizione deve individuare l’<<invenzione>> ed indicare «almeno uno dei modi di attuazione della invenzione»; anche il nostro Regolamento di attuazione prevede (art. 21.3e), con identica formula, che la descrizione debba indicare «almeno un modo di attuazione della invenzione».

In queste norme si manifesta dunque la distinzione fra l’idea inventiva, il problema tecnico e la sua soluzione, ed i modi ed i mezzi di attuazione, e come questi ultimi siano, o comunque possano essere, molteplici e non debbano essere tutti descritti e rivendicati, e come infine la indicazione di «almeno uno di essi», necessaria per evidenziare l’effettivo conseguimento del risultato e la fattibilità della invenzione, non costituisca un limite al diritto di esclusiva sull’invenzione stessa.

Ciò che più rileva, per quanto stiamo dicendo, è che il sistema individua l’oggetto del brevetto in una idea astratta, cioè nella idea inventiva.

Con riferimento a quanto si è da principio affermato, deve quindi ritenersi che il brevetto debba descrivere e rivendicare una idea generale e non un prodotto od un oggetto..

Nelle ipotesi in cui non vi sia un’invenzione, cioè manchi una idea inventiva nel senso sopra indicato, non potrà aversi un valido brevetto; si avrà semplicemente un oggetto, eventualmente nuovo nella sua conformazione ed altrimenti tutelabile, ma non una invenzione.

Nel caso poi in cui vi sia una idea inventiva e l’oggetto concreto è uno dei possibili modi di attuazione della invenzione, si dovrà aver sempre presente la distinzione sopra richiamata, così da attribuire l’esclusiva all’idea e non al singolo modo di attuazione.

Ed ancora si può osservare che la individuazione di un concetto unitario ed astratto di idea inventiva rileva anche con riferimento alla dottrina degli «equivalenti»: il giudizio di equivalenza è costantemente riferito all’invenzione riguardata nel suo complesso ed è pacifica l’opinione per la quale il giudizio di equivalenza presuppone l’individuazione della «c.d. idea inventiva».

In proposito ricordo alcune decisioni: la Corte di Cassazione, nella nota sentenza "Forel" (Cass., 13 gennaio 2004, n. 257, in Giur. anno dir. ind., 2004, 4626), ha affermato che l’interferenza deve essere accertata verificando se "la soluzione si trovi al di fuori dell’idea di soluzione protetta".

Analogamente il Trib. Milano, 17 giugno 2004 -ord. (in Giur. anno dir. ind., 2005, 4618), parla di "sovrapponibilità dell’idea inventiva" ed il Trib. Bologna, 8 giugno 2004 (ivi, 2005, 355), ha ritenuto decisivo l’accertamento "che l’attività del contraffattore sia riferibile al nucleo concettuale dell’invenzione brevettata".

La medesima impostazione è stata poi seguita dalle più recenti pronunce di merito che si sono occupate della contraffazione "per equivalentI"’: tra queste un provvedimento del Tribunale di Roma, 9 febbraio 2006 -ord. (in Giur. anno dir. ind., 2006, 5003), nel quale il Giudice ha rilevato che nel giudizio di contraffazione per equivalenti "si deve anzitutto verificare l’identità della struttura e della funzione dei due termini di paragone presi non soltanto analiticamente, ma anche sinteticamente, in relazione alla soluzione del problema tecnico offerto dall’invenzione".

Nello stesso senso ricordo infine Gass. 19 ottobre 2006, n. 22495, secondo la quale "costituisce contraffazione del brevetto per invenzione industriale il produrre e commercializzare anche solo le componenti di un macchinario brevettato. ... con la precisazione che per aversi contraffazione in siffatte ipotesi occorre che le componenti del macchinario riprodotte e commercializzate siano quelle in cui essenzialmente si esplica la valenza inventiva di quanto brevettato".

Un ulteriore riferimento all’idea inventiva come elemento tipico della fattispecie invenzione si trova nell’art. 82 dell’EPC 2000 (28 giugno 2001) in tema di unità della invenzione.

Tale norma, che non trova un corrispondente nella nostra legge (cfr. art. 161 c.p.i.), consente la presentazione di un’unica domanda di brevetto per più invenzioni così collegate da formare un singolo generale concetto inventivo; in altre parole individua l’unità della invenzione nel concetto inventivo.

Da tutto ciò risulta insomma che l’oggetto del brevetto è l’invenzione, cioè una idea di soluzione di un determinato problema tecnico e non si esaurisce in un singolo oggetto materiale.

In molti casi, come quelli prima esemplificati, awiene che il trovato brevettato non può essere descritto nei termini astratti di una idea inventiva: è un oggetto e basta.

Se si approfondisce questa distinzione fra idea inventiva ed oggetto materiale il numero dei brevetti verrebbe radicalmente ridotto ed i brevetti riguarderebbero le vere e proprie invenzioni.

Un’ulteriore conferma, a contrario, della distinzione fra idea inventiva e specifica applicazione, si ha considerando la disciplina dei c.d. principi scientifici e delle scoperte.

In questi casi le norme (art. 2585 c.c., 45.3 c.p.i., 52.3 c.b.e.) espressamente limitano il brevetto ai soli risultati indicati dall’inventore ammettendo, in tale caso eccezionale, la sola brevettabilità della specifica applicazione.

Insomma anche da tale normativa si desume, a contrario, che di regola l’esclusiva brevettuale riguarda l’idea inventiva e non la specifica applicazione.

Prendendo le mosse dalla esperienza pratica e dalle osservazioni critiche che emergono dalla letteratura, mi pare interessante considerare il problema della qualità dei brevetti per invenzione industriale e del loro numero, oggi cresciuto in modo esponenziale.

Pur in assenza (a quanto mi risulta) di precisi riferimenti quantitativi, mi pare di poter asserire che numerosi brevetti hanno ad oggetto dispositivi ed oggetti relativamente modesti, se non addirittura insignificanti, sia dal punto di vista del problema risolto, sia dal punto di vista della sua soluzione tecnica.

In tutti questi casi il brevetto riguarda un oggetto, un dispositivo, un prodotto, definito nei suoi aspetti costruttivi, senza che sia possibile individuare, e comunque senza che sia descritta e rivendicata una qualche idea inventiva.

Circa le posizioni critiche alle quali accennavo, mi limito a ricordare alcuni articoli riferiti alla esperienza del Patent Office americano e dell’EPO che evidenziano tutti la necessità di riqualificare l’istituto brevettuale.

Robert P. Merges

As Many As Six Impossible Patents Before Breakfast: Property Rights for Business Concepts and Patent System Reform

Berkeley Tecnology law Journal- voi 14:577 -1999

John R. Thomas

The Responsability of the RuleMaker: Comparative Approaches to Patent Administration Reform

Georgetown University law Center -Year 2002

Mark Lemley (Stanford University) - Doug Lichtman (University of Chicago) - Bhaven Sampat (Columbia University)

What to Do about Bad Patents?

Regulation Winter 2005-2006

George Lazaridis -Bruno van Pottelsberghe

The rigour of EPO’s patentability criteria: An insight into the "induced withdrawals"

World Patent Information -Vol. 29 issue: 4 December, 2007 -pp. 317-326

http://scienceserver.cilea.it/cgi-bin/sciserv.pl?collection=journals&journal=01722190...

Eugenio Archontopoulos -Dominique Guellec -Niels Stevnsborg -Bruno van Pottelsberghe de la Potterie -Nicolas van Zeebroeck

When small is beautiful: Measuring the evolution and consequences of the voluninosity of patent applications at the EPO

Information Economics and Policy -vol. 19 issue 2 june 2007

http://scienceserver.cilea.it/cgi-bin/~ciserv .pl?collection=journals&journal=01676245...

Davld S. Olson

Taking the Utilitarian Basis for Patent Law Seriously: the Case for Restricting Patentable Subject Matter

Tempie Law Review 2009

Ricordo infine che nel settembre 2008 si è addirittura avuta una manifestazione degli esaminatori dell’ErO per ottenere un maggior rigore nella concessione di brevetti (http://www.theregister.co.uk/2008/09/25/epo_staff_strike/print. html).

Il problema insomma è uno dei più attuali per garantire l’efficienza del sistema.

lo penso tuttavia che questo tema debba essere affrontato da un punto di vista che non mi sembra emerga da quanto sopra ricordato.

Per ridurre il numero dei brevetti e migliorarne la qualità si insiste per lo più su una maggiore severità del giudizio sulla attività inventiva. lo penso invece che si debba procedere ad una valutazione logicamente precedente e per così dire pregiudiziale, costituita dall’accertamento della natura inventiva del trovato.

Il punto da cui muovere è costituito dal concetto di idea inventiva, che deve essere contrapposta alla mera progettazione e realizzazione di uno specifico prodotto.

Questo primo aspetto della questione emerge chiaramente dalla normativa vigente, sia a livello nazionale che a livello europeo.

L’oggetto del brevetto di invenzione è costituito dalla idea inventiva e non si riduce ad un singolo prodotto: bisogna distinguere fra l’idea di soluzione ed i mezzi nei quali si realizza per conseguire tale risultato, bisogna distinguere fra l’invenzione e le sue possibili applicazioni pratiche, fra l’invenzione ed i modi di attuazione dell’idea inventiva.

E’ insomma certo che l’invenzione riguarda l’idea e non il mezzo: è l’idea che costituisce l’oggetto della esclusiva brevettuale, in tutte le sue applicazioni ed in tutti i possibili risultati ai quali la sua realizzazione può condurre; è essenziale distinguere l’invenzione dalle sue applicazioni, dagli specifici risultati che attraverso la sua applicazione concreta vengono di volta in volta conseguiti, od ancora dai prodotti che la attuano e dagli impianti industriali nei quali un procedimento è realizzato.

Si può del resto notare che il Regolamento di esecuzione della Convenzione di Monaco dispone espressamente (reg. 42.1e) che la descrizione deve individuare l’<<invenzione>> ed indicare «almeno uno dei modi di attuazione della invenzione»; anche il nostro Regolamento di attuazione prevede (art. 21.3e), con identica formula, che la descrizione debba indicare «almeno un modo di attuazione della invenzione».

In queste norme si manifesta dunque la distinzione fra l’idea inventiva, il problema tecnico e la sua soluzione, ed i modi ed i mezzi di attuazione, e come questi ultimi siano, o comunque possano essere, molteplici e non debbano essere tutti descritti e rivendicati, e come infine la indicazione di «almeno uno di essi», necessaria per evidenziare l’effettivo conseguimento del risultato e la fattibilità della invenzione, non costituisca un limite al diritto di esclusiva sull’invenzione stessa.

Ciò che più rileva, per quanto stiamo dicendo, è che il sistema individua l’oggetto del brevetto in una idea astratta, cioè nella idea inventiva.

Con riferimento a quanto si è da principio affermato, deve quindi ritenersi che il brevetto debba descrivere e rivendicare una idea generale e non un prodotto od un oggetto..

Nelle ipotesi in cui non vi sia un’invenzione, cioè manchi una idea inventiva nel senso sopra indicato, non potrà aversi un valido brevetto; si avrà semplicemente un oggetto, eventualmente nuovo nella sua conformazione ed altrimenti tutelabile, ma non una invenzione.

Nel caso poi in cui vi sia una idea inventiva e l’oggetto concreto è uno dei possibili modi di attuazione della invenzione, si dovrà aver sempre presente la distinzione sopra richiamata, così da attribuire l’esclusiva all’idea e non al singolo modo di attuazione.

Ed ancora si può osservare che la individuazione di un concetto unitario ed astratto di idea inventiva rileva anche con riferimento alla dottrina degli «equivalenti»: il giudizio di equivalenza è costantemente riferito all’invenzione riguardata nel suo complesso ed è pacifica l’opinione per la quale il giudizio di equivalenza presuppone l’individuazione della «c.d. idea inventiva».

In proposito ricordo alcune decisioni: la Corte di Cassazione, nella nota sentenza "Forel" (Cass., 13 gennaio 2004, n. 257, in Giur. anno dir. ind., 2004, 4626), ha affermato che l’interferenza deve essere accertata verificando se "la soluzione si trovi al di fuori dell’idea di soluzione protetta".

Analogamente il Trib. Milano, 17 giugno 2004 -ord. (in Giur. anno dir. ind., 2005, 4618), parla di "sovrapponibilità dell’idea inventiva" ed il Trib. Bologna, 8 giugno 2004 (ivi, 2005, 355), ha ritenuto decisivo l’accertamento "che l’attività del contraffattore sia riferibile al nucleo concettuale dell’invenzione brevettata".

La medesima impostazione è stata poi seguita dalle più recenti pronunce di merito che si sono occupate della contraffazione "per equivalentI"’: tra queste un provvedimento del Tribunale di Roma, 9 febbraio 2006 -ord. (in Giur. anno dir. ind., 2006, 5003), nel quale il Giudice ha rilevato che nel giudizio di contraffazione per equivalenti "si deve anzitutto verificare l’identità della struttura e della funzione dei due termini di paragone presi non soltanto analiticamente, ma anche sinteticamente, in relazione alla soluzione del problema tecnico offerto dall’invenzione".

Nello stesso senso ricordo infine Gass. 19 ottobre 2006, n. 22495, secondo la quale "costituisce contraffazione del brevetto per invenzione industriale il produrre e commercializzare anche solo le componenti di un macchinario brevettato. ... con la precisazione che per aversi contraffazione in siffatte ipotesi occorre che le componenti del macchinario riprodotte e commercializzate siano quelle in cui essenzialmente si esplica la valenza inventiva di quanto brevettato".

Un ulteriore riferimento all’idea inventiva come elemento tipico della fattispecie invenzione si trova nell’art. 82 dell’EPC 2000 (28 giugno 2001) in tema di unità della invenzione.

Tale norma, che non trova un corrispondente nella nostra legge (cfr. art. 161 c.p.i.), consente la presentazione di un’unica domanda di brevetto per più invenzioni così collegate da formare un singolo generale concetto inventivo; in altre parole individua l’unità della invenzione nel concetto inventivo.

Da tutto ciò risulta insomma che l’oggetto del brevetto è l’invenzione, cioè una idea di soluzione di un determinato problema tecnico e non si esaurisce in un singolo oggetto materiale.

In molti casi, come quelli prima esemplificati, awiene che il trovato brevettato non può essere descritto nei termini astratti di una idea inventiva: è un oggetto e basta.

Se si approfondisce questa distinzione fra idea inventiva ed oggetto materiale il numero dei brevetti verrebbe radicalmente ridotto ed i brevetti riguarderebbero le vere e proprie invenzioni.

Un’ulteriore conferma, a contrario, della distinzione fra idea inventiva e specifica applicazione, si ha considerando la disciplina dei c.d. principi scientifici e delle scoperte.

In questi casi le norme (art. 2585 c.c., 45.3 c.p.i., 52.3 c.b.e.) espressamente limitano il brevetto ai soli risultati indicati dall’inventore ammettendo, in tale caso eccezionale, la sola brevettabilità della specifica applicazione.

Insomma anche da tale normativa si desume, a contrario, che di regola l’esclusiva brevettuale riguarda l’idea inventiva e non la specifica applicazione.