Sulla registrazione di marchi di forma costituiti da blocchi di cioccolata aventi la forma di animali

26 Gennaio 2011

Introduzione

Un’impresa può avere interesse a chiedere la registrazione come marchio della forma di un prodotto o della sua confezione, c.d. marchio tridimensionale o di forma. Uno degli ostacoli maggiori alla registrazione dei marchi tridimensionali è l’assenza di capacità distintiva, posto che tali marchi possono risultare inidonei a identificare l’origine commerciale del prodotto e quindi a svolgere la funzione distintiva che, come noto, costituisce la funzione essenziale dei marchi.

Di recente, il Tribunale dell’Unione Europea si è pronunciato sulla decisione dell’UAMI (Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno) di rigettare cinque domande di registrazione come marchi comunitari di altrettanti segni tridimensionali, quali:

1) la forma di un coniglio di cioccolata con nastro rosso dai colori rosso, dorato e marrone ( Causa T-336/08, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG c UAMI);

2) la forma di una renna di cioccolato con nastro rosso dai colori rosso, dorato e marrone ( Causa T-337/08, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG c UAMI);

3) la forma di un campanellino con nastro rosso dai colori rosso e dorato (Causa T-346/08, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG c UAMI);

4) la forma di un coniglio di cioccolato dal colore dorato (Causa T-395/08, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG c UAMI);

5) blocco rettangolare in cioccolata color marrone, la cui faccia superiore presenta un rilievo con l’effigie di un topo (Causa, T-13/09, August Storck c UAMI).

L’UAMI aveva stabilito che i segni tridimensionali suindicati non potevano essere registrati come marchi comunitari per assenza di carattere distintivo di cui all’Articolo 7, paragrafo 1, lett. b)del Regolamento (CE) 40/94, ora Regolamento (CE) 207/2009. Nelle sentenze qui in esame, il Tribunale al quale la Storck e la Lindt si erano rivolte per ottenere l’annullamento delle decisioni dell’UAMI, ha invece confermato i provvedimenti impugnati, illustrando i criteri per accertare la presenza del requisito della capacità distintiva in relazione ai segni tridimensionali.

In primo luogo, il Tribunale ha evidenziato che i criteri per valutare la capacità distintiva dei marchi tridimensionali non differiscono da quelli applicabili alla altre categorie di marchi. Ciò premesso, tuttavia, il Tribunale ha osservato che la percezione di un marchio tridimensionale da parte dei consumatori medi potrebbe essere diversa da quella relativa ai marchi verbali o figurativi. Infatti, il consumatore medio potrebbe non essere abituato ad inferire l’origine commerciale di un prodotto a partire dalla sola forma del prodotto o del confezionamento. Ne consegue, allora, che potrebbe essere più difficile accertare il carattere distintivo di un marchio tridimensionale. Come ha sottolineato il Tribunale, più il segno tridimensionale del quale si richiede la registrazione si avvicina alla forma del prodotto, più è probabile che il segno sia privo di capacità distintiva. Ovvero, un marchio costituito da un segno che diverge in modo significativo dalle norme o abitudini del mercato, ed è quindi idoneo a svolgere la sua funzione essenziale di identificare l’origine del prodotto, non può essere privo di capacità distintiva.

La capacità distintiva di un marchio deve essere valutata sulla base dell’impressione globale prodotta dal segno, considerando anche i singoli elementi che lo costituiscono. Al fine di stabilire se un segno abbia capacità distintiva o meno, è necessario considerare l’impressione globale del marchio, tenendo conto anche dei singoli elementi che lo costituiscono. Di seguito, saranno esposte le motivazioni con le quali il Tribunale ha respinto le censure prospettate dalla Lindt e dalla Storck contro le decisioni dell’UAMI.

Le sentenze del Tribunale riguardanti i marchi richiesti dalla Lindt

In via preliminare, il Tribunale, accogliendo le censure formulate dalla Lindt, ha ritenuto infondate le affermazioni dell’UAMI, secondo il quale per ragioni igieniche e sanitarie il cioccolato poteva essere venduto solo confezionato e che, di conseguenza, la confezione doveva essere assimilata alla forma del prodotto. Il Tribunale ha infatti rilevato che il cioccolato o i prodotti in cioccolato sono venduti anche senza confezione al cinema o al supermercato. Contrariamente a quanto rilevato dall’UAMI, la commercializzazione del cioccolato o dei prodotti in cioccolato non sempre necessita di una confezione che determina la forma del prodotto.

1) Causa T-336/08: coniglio di cioccolata con nastro rosso dai colori rosso, dorato e marrone. Il Tribunale ha esordito rilevando che quella del coniglio, sia esso seduto o accucciato, è una forma tipica della cioccolata e dei prodotti di cioccolata, soprattutto di quelli venduti nel periodo di Pasqua. Inidonei a conferire capacità distintiva sono gli elementi grafici della rappresentazione del coniglio, quali la forma delle orecchie, dei baffi e delle zampe. Sono questi tratti comuni presenti in tutte le rappresentazioni grafiche di un coniglio in cioccolata, e privi di rilevanza artistica tale da consentire ai consumatori di considerarli come elementi indicanti l’origine del prodotto. Di conseguenza la forma del coniglio richiesta dalla Lindt è priva di capacità distintiva, come anche il foglio dorato usato per avvolgere il coniglio. È pratica comune imballare la cioccolata in fogli dorati; né vale che detta pratica sia stata introdotta proprio dalla Lindt 50 anni fa. Come osservato dal Tribunale, detta circostanza rileverebbe al fine di accertare l’acquisto della capacità distintiva del segno richiesto a seguito dell’uso, ma non per valutare la sua originaria capacità distintiva. Neanche il fiocco rosso a forma di campanella aveva capacità distintiva, trattandosi di una decorazione abituale per conigli di cioccolata.

Infine, la Lindt ha giocato la carta dell’Articolo 7, paragrafo 3 del Regolamento (CE) 40/94, sostenendo che il marchio richiesto avrebbe acquisito capacità distintiva in seguito all’uso in Germania, Austria e Regno Unito. Il Tribunale, tuttavia, ha in primo luogo rilevato che la Lindt ha non dimostrato tale circostanza. In secondo luogo, se anche il marchio avesse acquisito capacità distintiva a seguito dell’uso in quegli stati membri, ciò non sarebbe ancora sufficiente a provare che l’acquisto della capacità distintiva a seguito dell’uso in tutta l’UE. La Lindt ha poi rilevato che, essendo la forma del coniglio sconosciuta all’infuori della Germania, questa dovrebbe avere capacità distintiva negli altri stati membri. Anche questa argomentazione della Lindt è destituita di fondamento, in quanto, come osserva il Tribunale, prodotti di cioccolata a forma di coniglio sono notoriamente venduti, specialmente nel periodo pasquale, anche negli altri stati membri e non solo in Germania.

2)Causa T-337/08: renna di cioccolato con nastro rosso dai colori rosso, dorato e marrone. Il Tribunale ha considerato privo di pregio i tentativi della Lindt di dimostrare la capacità distintiva della renna, evidenziando la sua forma inusuale. Il Tribunale ha infatti rilevato che la cioccolata e i prodotti di cioccolata spesso sono commercializzati in forma di animali, le quali tuttavia non costituiscono delle rappresentazioni fedeli, ma solo della figure semplificate che non differiscono in modo significativo l’uno dall’altra. Nemmeno il foglio dorato usato per l’imballaggio della renna aveva natura distintiva. Anzi, nel settore dolciario è pratica comune confezionare la cioccolata in fogli dorati. Neanche il nostro con campanellino appeso al collo della renna era tale da distinguere i prodotti della Lindt da quelli concorrenti. Detto nastro costituisce una decorazione tipica di tutti i prodotti di cioccolata messi in vendita nel periodo pasquale o natalizio.

3)Causa T-346/08: campanellino con nastro rosso dai colori rosso e dorato. Come visto in precedenza, questa è una decorazione abituale per la cioccolata o i prodotti di cioccolata, soprattutto di quelli venduti in occasione delle festività natalizie e pasquali. Pertanto, detto segno è privo di capacità distintiva.

4)Causa T-395/08: coniglio di cioccolato dal colore dorato. Si veda sub 1).

A seguito della valutazione globale del marchio richiesto, il Tribunale concludeva che tutti i segni dei quali la Lindt aveva domandato la registrazione come marchi comunitari erano privi di capacità distintiva e l’UAMI aveva correttamente rigettato le domande di registrazione. Infatti i segni non erano sufficientemente diverse dalle forme generalmente usate nel settore dolciario e di conseguenza non consentivano al pubblico rilevante di individuare l’origine commerciale dei prodotti, distinguendoli da quelli commercializzati dai concorrenti della Lindt.

La sentenza del Tribunale sul marchio richiesto dalla Storck

5)Causa, T-13/09: blocco rettangolare in cioccolata color marrone, la cui faccia superiore rappresenta in rilievo la forma di un topo. Qui il Tribunale ha osservato che la forma dell’animale impresso nel blocco di cioccolata non era sufficientemente distante dalle altre forme di animali utilizzate nel settore dolciario e tale da attrarre l’attenzione dei consumatori. Si tratta solamente di un elemento decorativo della faccia superiore di una barretta di cioccolata, ed è improbabile che sia percepito dai consumatori come indicante l’origine commerciale del prodotto. Neanche in questo caso gli elementi grafici utilizzati per rappresentare la forma dell’animale – le modiche fatte dalla Storck in riferimento all’aspetto naturale- erano sufficienti a distinguere detta forma da quelle impiegate dagli altri produttori. Quindi, al contrario di quanto rivendicato dalla Storck, il marchio richiesto non possedeva una forte personalità individuale.

Concludeva allora il Tribunale che il segno richiesto non era altro che una variante delle forme di base comunemente usate nel settore dolciario; pertanto non si differenziava in maniera significativa dalle abitudini di questo mercato. Di conseguenza il segno era inidoneo a distinguere i prodotti della Storck da quelli concorrenti.

Conclusioni

Segni tridimensionali costituiti dalla forma o confezione di un prodotto possono essere tutelati come marchi di impresa se idonei a svolgere una funzione distintiva. Tuttavia, sebbene le regole per accertare la capacità distintiva dei marchi tridimensionali non differiscono da quelle applicabili alle altre categorie di marchi, raramente è stata riconosciuta a detti segni la capacità distintiva. Ad esempio nella Causa T-302/05, Nestlè Waters France c UAMI, il Tribunale ha riconosciuta la capacità distintiva di un marchio di forma, costituito da una bottiglia trasparente, in ragione delle forme particolari che la distinguevano dalle bottiglie comunemente usate nel settore. Nessun elemento individualizzante, rispetto ai segni comunemente usati nel settore dolciario, è stato rilevato nei segni tridimensionali rivendicati dalla Storck e dalla Lindt nelle sentenze qui in esame.

Di conseguenza, il Tribunale non poteva che escludere la registrazione di detti marchi.