Marchio trasferito, licenza in bilico?

Marchio trasferito, licenza in bilico?
 

Il Tribunale dell’UE con la sentenza del 22 novembre 2023 emanata nell’ambito del procedimento T‑679/22 disciplina un tema di diritto industriale di sicuro rilievo, ossia quello afferente ai contratti di licenza di marchio nonché della loro registrazione nel registro EUIPO.

Il Reg. UE 2017/1001 disciplina il marchio unico europeo (MUE) ed indica con puntualità i requisiti formali in materia di registrazione di licenza di marchio a condizioni molto più rigide rispetto al quadro normativo postulato dalle leggi nazionali di alcuni Stati membri, quali la Finlandia, che considerano il contratto di licenza un contratto a forma libera per il quale non è prescritta la forma scritta ad substantiam.

La normativa europea prevede, infatti, come elemento essenziale, ai fini dell’accettazione della domanda di registrazione della licenza, la semplice allegazione, da parte del richiedente, di documentazione da cui si possa ricavare il consenso esplicito alla registrazione del contratto di licenza da parte del titolare dei segni distintivi.

Invero anche se la lettura del predetto Regolamento possa apparire di agevole ermeneusi, va però rilevato che sotto il profilo pratico non è sempre agevole dimostrare l’esistenza di un consenso esplicito da parte del titolare dei segni distintivi, specialmente nel caso in cui un marchio venga ceduto a un nuovo titolare senza che siano menzionati in maniera esplicita i contratti di licenza in essere e richiamati i  connessi relativi accordi.

L’assenza di una documentazione chiara e precisa può, infatti esporre il licenziatario a contestazioni da parte del nuovo titolare del marchio, oltre che provocare il diniego di registrazione della licenza da parte dell’EUIPO, che, in quanto organo amministrativo, ha esclusivamente il compito di valutare la sussistenza dei requisiti formali atti a supportare la domanda, senza poter fare considerazioni di merito.

In buona sostanza il ruolo dell’EUIPO  è quello di verificare se la domanda di registrazione della licenza appare corredata dalla documentazione necessaria ai fini della trascrizione.

La vicenda che andremo ad esaminare e, che vede protagoniste due società finlandesi, la Oy Shaman Spirits Ltd  e la Global Drinks Finland Oy , costituisce la prova lampante di come  la mancata dimostrazione da parte del licenziatario esclusivo del consenso del titolare dei marchi, incida sulla registrazione del contratto di licenza.

Per avere un quadro più chiaro dei fatti, occorre fare un salto indietro nel tempo e ripercorrere tutte le tappe che hanno dato origine alla vertenza giudiziaria de qua e, che hanno portato il Tribunale UE a convalidare il verdetto di rigetto della domanda di registrazione di licenza di marchio emesso dall’EUIPO.

La vicenda ha inizio nel 2016, allorquando la società finlandese Oy Shaman Spirits Ltd, che si occupa della produzione e della vendita di bevande alcoliche ed analcoliche stipula un contratto di licenza esclusiva di marchio con un’altra società finlandese, la Brandavid Oy, titolare dei marchi figurativi comunitari “LAPLANDIA LAND OF PURITY”, “FJNNTAST!C” e “MOSES”, registrati per le classi 32 e 33 della Convenzione di Nizza.

Nel 2017, la licenziante ovvero la Brandavid Oy cede i propri marchi alla società Global Drinks Finland Oy, che ne diventa così la nuova titolare. Il trasferimento viene registrato presso l’EUIPO nel gennaio 2017.

Nel luglio del 2020, ovvero tre anni dopo la cessione dei marchi, la Oy Shaman Spirits Ltd, deposita presso l’EUIPO una domanda al fine di far iscrivere nel registro delle licenze di marchio dell’Unione Europea una licenza esclusiva a suo favore per i predetti segni distintivi.

La domanda, in un primo momento, viene erroneamente accolta dall’EUIPO che comunica l’intervenuta registrazione della licenza sia alla richiedente Oy Shaman Spirits Ltd, sia alla (nuova) titolare dei marchi Global Drinks Finland Oy, la quale, però, in merito si preoccupa di esprime il proprio disaccordo.

A fronte della suddetta reazione di Global Drinks Finland Oy, l’EUIPO chiede alla licenziataria di dare prova che il nuovo titolare dei marchi abbia acconsentito esplicitamente alla registrazione della licenza, pena la revoca della registrazione della licenza medesima.

La Oy Shaman Spirits Ltd cerca di ottemperare alla richiesta dell’EUIPO e deposita una documentazione integrativa basata sul presupposto che la nuova titolare fosse a conoscenza dell’esistenza del contratto di licenza del 2016. Tale documentazione integrativa, però, viene ritenuta dall’EUIPO insufficiente e non idonea a dimostrare il consenso di Global Drinks Finland alla registrazione della licenza. Pertanto con provvedimento del 18 marzo 2021 l’EUIPO procede alla revoca della registrazione ai sensi dell’art.103 del Reg. UE 2017/1001.

Il 14 maggio 2021 Oy Shaman Spirits propone ricorso avverso la  predetta decisione ritenendola infondata. Secondo la ricorrente, la Global Drinks Finland, nuova titolare dei segni distintivi, al momento della cessione dei marchi in suo favore, era pienamente a conoscenza del contratto di licenza del 2016 e, non avendo formulato opposizioni di sorta in merito, sarebbe subentrata, accettandone, quindi, qualsivoglia effetto, all’originario titolare. Tale tesi, fondata sui dettami del diritto finlandese avrebbe determinato nell’intervenuta cessione del marchio, per il  nuovo titolare di subentrare in tutto e per tutto nelle obbligazioni assunte dal cedente, appunto perché non vi è stata, nella fattispecie, alcuna manifestazione di altra volontà di segno opposto. Siffatta considerazione è conseguenza del fatto che il contratto di licenza in Finlandia è un contratto a forma libera e quindi non necessita di forma scritta, al contrario di quanto, invece richiesto dal Reg. UE 2017/1001.

Il ricorso proposto viene, però, ritenuto infondato dall’EUIPO e di conseguenza respinto con provvedimento del 14 settembre 2022 in ragione della mancanza di requisiti formali atti a supportare la domanda di registrazione presentata della ricorrente.

A parere dell’EUIPO, infatti, l’unico elemento di prova allegato alla domanda di registrazione presentata dalla Oy Shaman Spirits consistente nel deposito del contratto di licenza firmato con la Brandavid Oy nel 2016, non è apparso sufficiente a sostenere la richiesta in quanto la nuova titolare dei marchi Global Drinks Finland non era mai stata parte in detta domanda. Di conseguenza non vi era la prova certa che al momento del trasferimento del marchio fossero state trasferite le licenze così come non è stato provato che la nuova proprietaria avesse contezza delle licenze sì da poterle mantenere in vita con consapevolezza.

Pertanto la Commissione di ricorso EUIPO, vista l’incompletezza della documentazione presentata dalla licenziataria, ha qualificato la registrazione della licenza come errore manifesto dell’ufficio di registrazione ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 1, del Regolamento UE 2017/100. Tale conclusione, rende legittima la revoca della registrazione della licenza nei confronti della ricorrente.

Il provvedimento decisorio dell’EUIPO ha, altresì posto in evidenza, che il predetto Regolamento fa obbligo all’Ufficio registrazioni di verificare, esclusivamente, l’esistenza dei requisiti formali della domanda di registrazione e, non già, di entrare nel merito della questione; compito che, invece, spetta unicamente ai giudici nazionali.

Ciò sta a significare che l’eventualità del fatto che Global Drinks Finland possa essere stata a conoscenza dell’esistenza del contratto di licenza stipulato tra Oy Shaman Spirits  con il vecchio titolare appare assolutamente irrilevante per l’EUIPO, atteso che siffatta evenienza si pone in contrasto con i requisiti richiesti dal Regolamento UE 2017/1001 in materia di registrazione della licenza; requisiti sovranazionali che, comunque,  prevalgono sulla normativa nazionale finlandese i quali prevedono che il nuovo licenziante subentra automaticamente al vecchio licenziante senza necessità che venga stipulato un contratto scritto tra le parti.

Oy Shaman Spirits nel novembre del 2022 propone ricorso anche avverso a tale ultimo provvedimento in quanto a suo parere infondato, poiché l’EUIPO avrebbe violato gli artt. 25  paragrafo 1,  e 26  paragrafo 1  del Regolamento UE 2017/1001 che disciplinano il contratto di licenza e le modalità di registrazione.

Secondo la ricorrente, l’EUIPO, non solo non avrebbe rispettato la validità del contratto di licenza che  Oy Shaman Spirits ha stipulato con la società Brandavid Oy, ma avrebbe anche violato il suo diritto, contrattualmente concordato, di essere iscritta quale licenziataria esclusiva dei marchi oggetto di contratto.

Oy Shaman Spirits sempre nella medesima sede ribadisce che al momento della registrazione del trasferimento di tali marchi da Brandavid Oy a Global Drinks Finland, quest’ultima società sarebbe stata a piena conoscenza dell’esistenza del predetto contratto e che, non opponendosi, avrebbe accettato la concessione della licenza esclusiva in favore della ricorrente sul presupposto che la licenza le era stata concessa a prescindere dalla titolarità dei marchi oggetto di giudizio.

La tesi della ricorrente viene contestata, sia dall’EUIPO, sia da Global Drinks Finland, le quali evidenziano che il Reg UE 2017/1001, citato dalla ricorrente, prevede che alle licenze di marchio debba applicarsi la stessa disciplina applicabile alla domanda di registrazione di trasferimento di titolarità di marchio.

Ciò significa che la domanda di registrazione di licenza deve essere corredata da una documentazione provvista di entrambi i requisiti essenziali: la firma e il consenso del titolare del marchio registrato.

Senza di essi la domanda di registrazione non può essere ritenuta valida e di conseguenza occorre procedere alla cancellazione della licenza, qualora venga erroneamente concessa.

Ne consegue che il provvedimento di revoca con cui è stata disposta cancellazione della licenza dal registro, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non viola in alcun modo gli articoli 25 e 26 del Regolamento UE 2017/1001, in quanto il contratto di licenza originario non menziona la nuova titolare dei marchi né reca la sua firma, ma solo quella del precedente titolare il quale non era più legittimato a dare il consenso richiesto dalle disposizioni in materia.

Il Tribunale, una volta analizzata la vicenda, ha rigettato il ricorso e ha confermato il decisum dell’EUIPO.

L’Organo Giudicante ha emesso la propria decisione basandosi sui principi dettati dal Reg. UE 2017/1001 e sulla giurisprudenza comunitaria prevalente, secondo cui alla licenza di marchio va applicata la medesima disciplina in materia di trasferimento/cessione di marchio, la quale prevede che l’EUIPO debba esaminare solo i requisiti formali della domanda di registrazione senza entrare nel merito.

Ciò significa che anche se Global Drinks Finland fosse stata a conoscenza dell’esistenza del contratto di licenza de quo, tale circostanza sarebbe stata irrilevante ai fini della concessione della registrazione della licenza, poiché il sopracitato Regolamento detta dei requisiti puntuali e specifici che non possono essere in alcun modo disattesi neppure sul piano del merito. Merito che pertiene alla  competenza esclusiva del giudice nazionale e che, comunque, non può prevalere su un Regolamento dell’UE in virtù del principio di gerarchia delle fonti.

La decisione del Tribunale risulta quindi più che corretta in quanto, non solo chiarisce il ruolo dell’EUIPO, ma indica l’iter normativo che ogni Stato Membro deve seguire in ambito comunitario in tema di registrazione di licenza di marchio che prescinde dalle disposizioni dettate a livello nazionale.

Per tale motivo quando ci si trova in situazioni in cui muta il titolare di un marchio è bene che l il licenziatario si adoperi per regolamentare per iscritto la sua posizione al fine di evitare di trovarsi davanti spiacevoli sorprese.