Tic tac: una vittoria dal gusto tridimensionale

Tic tac: una vittoria dal gusto tridimensionale

 

Il marchio tridimensionale tic tac

Tic Tac è un marchio tridimensionale riconosciuto e riconoscibile sul mercato.

Con questi motivi la Corte di Cassazione ha messo la parola fine al contezioso legale insorto la Ferrero S.p.A., e la società ceca Mocca S.r.lo. Spol e ha riconosciuto alla società italiana i diritti di esclusiva sul marchio tridimensionale Tic Tac costituito dalla scatola (involucro) in cui sono contenuti gli storici confetti.

La vicenda inizia nel 2017 quando la società ceca introduce e commercializza all’interno del mercato italiano confetti a marchio “Bliki” simili per forma e dimensione a quelli TIC TAC, ponendoli in confezioni altrettanto simili per forma e dimensione a quelle utilizzate dalla Ferrero.

Il provvedimento de quo (sentenza n. 12881 dell’11 maggio 2023) con cui la Suprema Corte condanna Mocca per atti di concorrenza sleale e contraffazione del marchio tridimensionale Tic Tac, assume una rilevanza primaria in quanto affronta una tematica molto particolare, ossia quella del marchio tridimensionale costituito dalla forma della confezione di un prodotto e non già dalla forma del prodotto.

Storicamente i marchi di forma rappresentano un ambito abbastanza sfuggente poiché il confine tra una forma registrabile come marchio ed i divieti posti in essere dall’art. 9 C.P.I. - secondo cui non possono essere registrati come marchi “i segni costituiti esclusivamente: a) dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, b) dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, c) dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto” - è spesso molto labile.

Da qui l’importanza del decisum della Cassazione che, attraverso l’analisi dettagliata sulla differenza che intercorre tra un marchio e la sua capacità distintiva, un brevetto e il suo risultato tecnico funzionale, un disegno industriale e il suo valore sostanziale estetico consente di avere un quadro più chiaro in ordine al concetto di marchio di forma ed alla sua tutela.

 

La vicenda processuale

La controversia giudiziaria, come già accennato nel paragrafo precedente, ha inizio nel 2017 quando la Ferrero S.p.A., titolare dei marchi denominativi e del marchio tridimensionale Tic Tac, scopre che la società ceca Mocca S.r.lo. pone in essere atti di concorrenza sleale mediante la commercializzazione e la vendita nel mercato italiano di confetti a marchio “Bliki”, molto simili a quelli Tic Tac per forma e dimensione, riposti in confezioni altrettanto simili per forma e dimensioni a quelle utilizzate dalla Ferrero e dotate del medesimo meccanismo di apertura che, negli anni ’70, era stato oggetto di brevettazione da parte della società italiana.

La Ferrero S.p.A., una volta riscontrata la sussistenza di una condotta illecita da parte di Mocca, si è preoccupata prontamente di esperire rituale azione legale davanti al Tribunale di Torino, sollecitando la condanna della società ceca per atti di concorrenza sleale e contraffazione del marchio tridimensionale Tic Tac nonché il ritiro dal commercio dei prodotti avversari.

Mocca per parte sua, si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, la supposta carenza di Giurisdizione del Giudice Italiano ed ha chiesto in via riconvenzionale la nullità del marchio tridimensionale Tic Tac per violazione dei limiti posti dall’art 9 C.P.I. lettere b) e c).

Secondo la tesi della società ceca il marchio della Ferrero sarebbe nullo perché la forma della scatola TIC TAC rappresenterebbe una forma funzionale utile al raggiungimento di un risultato tecnico. Tale circostanza, secondo Mocca sarebbe provata dal fatto che la confezione è stata in passato oggetto di brevetto e di modello di utilità ormai scaduti da tempo.

Tale circostanza a parere della convenuta comporterebbe che la scatola ed il suo meccanismo di apertura e/o chiusura siano diventati di dominio pubblico e quindi utilizzabili da chiunque.

Inoltre, sempre secondo la tesi della ricordata società ceca, la forma della scatola Tic Tac sarebbe da considerarsi altresì una forma atta a dare un valore sostanziale al prodotto, in quanto il gradiente estetico della confezione costituirebbe un elemento essenziale agli occhi del consumatore finale per l’acquisto dei famosi confetti.

Il Tribunale di Torino, investito della questione, ha proceduto all’esame delle richieste di entrambe le società.

In primo luogo, l’Organo giustiziale adito si è pronunciato sull’eccezione preliminare della carenza di giurisdizione del giudice italiano sollevata da Mocca ritenendola infondata ai sensi dell’art.7 n.2 Reg UE 1215/2012, normativa sulla competenza giurisdizionale, sull’esecuzione e sul riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale con espresso riguardo alla commercializzazione di un prodotto contraffatto fatta in violazione delle regole di concorrenza.

Il Giudice di prime cure, invero, sulla base del predetto articolo, ha correttamente rilevato che il fatto illecito da parte di Mocca, così come, peraltro, ampiamente documentato e provato da Ferrero, è stato commesso in Italia di guisa che, secondo il criterio del locus commissi delicti è di tutta evidenza e senza alcuna possibilità di ermeneusi di segno contrario, la sussistenza della competenza del giudice italiano.

Successivamente il Tribunale è passato alla disamina del merito della controversia, evidenziando che la richiesta di nullità avanzata dalla società ceca riguarda solo il marchio tridimensionale Tic Tac costituito dalla confezione dei confetti e non la forma dei confetti.

Una volta delineati i confini del petitum, il Tribunale di Torino è passato ad analizzare la forma delle due confezioni di caramelle, ravvisando la sussistenza di un’identità sostanziale tra le stesse. Non è inutile riferire che siffatto elemento di sostanziale identità non è stato mai contestato da Mocca; dopodiché il Giudice è passato alla disamina delle eccezioni sollevate dalla convenuta sul marchio tridimensionale Tic Tac.

A parere della società ceca il marchio Tic Tac sarebbe nullo in quanto registrato in barba ai divieti posti in essere dall’art. 9 lett. b) e c) C.P.I. poiché la confezione di confetti rappresenterebbe allo stesso tempo una forma funzionale e una forma che dà valore sostanziale al prodotto.

 Il Giudice di prime cure con riferimento all’eccezione di cui all’ art 9 lett. b) C.P.I., ha rilevato che la forma della scatola, contrariamente a quanto sostenuto dalla Mocca, S.r.lo. non costituisce una forma utile all’ottenimento di un risultato tecnico in quanto il brevetto e il modello di utilità depositati illico tempore dalla Ferrero non riguardano di certo la forma della confezione, bensì esclusivamente il suo meccanismo di apertura e/o chiusura.

Il Tribunale nel giungere a tale conclusione ha evidenziato che “le forme idonee a realizzare un concetto innovativo brevettato (come lo scatolino a forma di parallelepipedo dotato di meccanismo di chiusura del tappo), se sostituibili con altre forme in grado di realizzare il medesimo concetto (nulla vieta in natura di realizzare scatolini delle più varie forme con tappi dotati del medesimo meccanismo di chiusura al fine di contenere i confetti), nel momento della scadenza del brevetto godranno di una tutela ristretta alla forma specifica registrata (appunto, lo scatolino a forma di parallelepipedo rettangolare) con piena libertà per chiunque di adottare forme alternative, ma non confondibili (quindi, non lo stesso parallelepipedo) e che utilizzino lo stesso concetto innovativo (come, appunto, il meccanismo del tappo di chiusura dello scatolino). (…) Ciò vale a maggior ragione nel caso oggetto del presente giudizio dove la funzione tecnica (meccanismo di chiusura del coperchietto) non è neppure visibile nel marchio registrato e, di conseguenza, non vi è alcuna coincidenza tra la forma (del marchio) ed il risultato tecnico (del brevetto).” (Trib.Torino 5140/2019).

L’Organo Giudicante si è poi occupato dell’altra eccezione sollevata dalla Mocca S.r.lo. e segnatamente della nullità del marchio per violazione dell’art 9 lett c) C.P.I.

Secondo la ricordata Mocca S.r.lo, la scatola Tic Tac rappresenta una forma che dà valore sostanziale al prodotto in quanto unico elemento determinate ai fini dell’acquisto dei confetti da parte dei consumatori.

Al contrario di quanto sostenuto dalla società ceca, per il Tribunale di Torino il predetto involucro non assume un valore estetico così rilevante da poter essere ritenuto influente sulla motivazione d’acquisto del prodotto da parte del consumatore finale, in quanto non vi è nessun elemento atto a ritenere che i consumatori acquistino le caramelle Tic Tac per venire in possesso della loro confezione.

Sulla base di questi elementi il Tribunale di Torino ha ritenuto infondate le domande avanzate da Mocca e di conseguenza ha confermato la validità del marchio tridimensionale Tic Tac e condannato la prefata società ceca per atti di concorrenza sleale e di contraffazione ai sensi dell’art 2598 n.1 c.c.

Tale sentenza è stata confermata dalla Corte d'Appello di Torino nel 2021 il cui decisum è stato oggetto di ricorso per Cassazione da parte di Mocca, giudizio conclusosi con la conferma dei giudizi di merito con la ineccepibile sentenza n. 12881/ 2023.

 

L’iter decisionale

La Corte di Cassazione, infatti, nell’esame della vertenza de qua ha rilevato l’infondatezza delle contestazioni mosse da Mocca sulla nullità del marchio tridimensionale Tic Tac, assoluta conformità a quanto già statuito dalle Corti di merito.

L’identità tra le due confezioni, tra l’altro mai contestata da Mocca S.r.lo., ha determinato sia davanti alle Corti di merito che di legittimità, l’applicabilità al segno distintivo in questione dell’art. 20, co.1 lett. a) e b) C.P.I., in forza del quale il titolare del marchio d’impresa ha il diritto di vietare ai terzi l’uso di segni identici per prodotti identici e di segni identici o simili per prodotti identici o affini, se a causa di tale identità o somiglianza si possa determinare un rischio di confusione e/ o associazione per il pubblico.

Inoltre essendo l’oggetto del contendere un marchio tridimensionale la Suprema Corte ha ritenuto corretto, il ragionamento dei Giudici di merito secondo cui la circostanza che sulle etichette ci fossero due marchi denominativi diversi (Tic Tac e Bliki) non possa essere considerato, in alcun modo e misura, quale elemento rilevante ai fini della comparazione tra le due confezioni.

Il Giudice di legittimità è poi passato all’analisi dei concetti di forma necessaria e forma sostanziale basandosi sull’orientamento della Corte di Giustizia dell’Unione europea secondo cui un segno che rappresenta la forma di un prodotto rientra tra i segni idonei a costituire un marchio solo se è riproducibile graficamente e se è adatto a distinguere il prodotto o il servizio di un’impresa rispetto a quelli di altre imprese.

Ciò significa che un marchio di forma e/o tridimensionale non può essere registrato se non assume per il pubblico di riferimento carattere distintivo.

La normativa in materia, ossia l’art. 9 C.P.I. disciplina tre ipotesi in forza delle quali una forma non può assumere carattere distintivo, e segnatamente: a) quando la forma è imposta dalla natura stessa del prodotto; b) quando la medesima si sostanzia quale forma necessaria per ottenere un risultato tecnico; c) quando si tratta di forma che dà un valore sostanziale al prodotto.

In ragione delle indicate tre evenienze, nell’esaminare la forma del marchio Tic Tac, Il Giudice di legittimità ha ritenuto che la confezione dei famosi confetti, contrariamente a quanto sostenuto da Mocca S.r.lo., determina carattere distintivo, ossia si pone quale segno idoneo a distinguere il prodotto della Ferrero rispetto ad altri prodotti appartenenti ad altre imprese.

Difatti, a parere della Suprema Corte, così come dei giudici delle Corti di merito, la scatola Tic Tac non può costituire una forma necessaria in quanto le anteriorità brevettuali che Mocca ha invocato ai fini di far dichiarare la nullità del marchio della Ferrero non attengono ai profili estetici formali, ma soltanto ad uno specifico carattere tecnico ovvero la caratteristica apertura/chiusura della confezione, che è il solo elemento ad avere una specifica funzione e pregio tecnico.

Ciò significa che, mentre i brevetti oggetto di giudizio riguardano i soli meccanismi di apertura/ chiusura del contenitore, il marchio attiene alla forma complessiva della scatola.

Tale forma infatti è solo una delle tante configurazioni che potrebbero connotare i contenitori di confetti anche se dotati della medesima chiusura, brevettata come soluzione tecnica tutelata.

Ne consegue che i brevetti della Ferrero non determinano l’esistenza di una forma necessaria e/o funzionale.

La "forma necessaria" è infatti essenziale per ottenere un risultato tecnico, e, si considera funzionale proprio perché imposta dall'utilità industriale che persegue.

Pertanto quando una determinata forma è "necessaria", vuol dire che è connessa in maniera inscindibile con l'utilità di un ritrovato della tecnica che rende lecita l’attività di imitazione della stessa solo nel momento in cui sussiste tale elemento di inscindibilità e quindi di necessarietà.

Questo sta a significare che i segni possono costituire oggetto di marchio solo nel momento in cui rispondono in maniera oggettiva alla funzione distintiva del prodotto e della sua provenienza, senza esser vincolati dalla destinazione merceologica o dalla forma necessaria del prodotto.

Sulla base di questo ragionamento il marchio Tic Tac non è configurabile neanche come forma imposta dalla natura stessa del prodotto vale a dire come caratteristica naturale e/o standardizzata del prodotto medesimo, considerato che non è l’unica forma utilizzabile all’interno del mercato per contenere i confetti, i cui involucri possono avere varie forme e dimensioni del tutto differenti tra loro.

Lo stesso vale anche rispetto all’altra eccezione sollevata dalla Mocca S.r.lo.  e cioè che la scatola dei confetti rappresenti una forma che dà valore sostanziale al prodotto.

A parere della Corte la confezione Tic Tac non può essere considerata forma sostanziale in quanto non è atta a determinare alcun aumento di valore merceologico del prodotto.

In poche parole ciò sta a significare che il consumatore non acquista i confetti Tic Tac per venire in possesso della loro confezione, la cui forma, peraltro, non configura alcun carattere indefettibile del prodotto atto a escludere la tutela del marchio per violazione dell’art.9 C.P.I.

A parere della Cassazione, l’infondatezza delle eccezioni avanzate dalla prefata Mocca, determina la sussistenza di atti di concorrenza sleale ex art 2598 c.c. da parte di quest’ultima, che in violazione del principio di correttezza, ha imitato servilmente il marchio Tic Tac al fine di trarne profitto.

Per questi motivi la Corte di legittimità ha condannato Mocca S.r.lo.  per atti di concorrenza sleale, inibendo alla medesima il commercio in Italia dei confetti a marchio Bliki e, a conferma di quanto già statuito nel merito, ha definitivamente riconosciuto la validità del marchio tridimensionale Tic Tac, assegnando alla Ferrero una vittoria dal gusto tridimensionale.

 

Conclusioni

La Corte di legittimità, nel respingere il ricorso e nel confermare la decisione delle Corti di merito, ha correttamente valutato i concetti di forma funzionale e di forma che da un valore sostanziale al prodotto, delineandone i confini disciplinati dall’art. 9 C.P.I. lett b) e c).

Così operando l’Organo Giudicante ha chiarito una volta per tutte la differenza che intercorre tra un marchio e la sua capacità distintiva, un brevetto e il suo risultato tecnico funzionale, un disegno industriale e il suo valore sostanziale estetico.

Tutti questi elementi sono molto importanti in quanto aiutano a capire quando un segno non è registrabile come marchio perché rientrante nei divieti posti dall’art 9 C.P.I e quando, invece, come nel caso di specie, ci si trova davanti ad una pura ipotesi di imitazione servile ai sensi dell’art 2598 n°1.

Difatti è proprio grazie all’analisi dei due contenitori ed al raffronto con la normativa in essere che la Suprema Corte ha decretato che la confezione Tic Tac della Ferrero è tutelabile come marchio.

Secondo il Giudice di legittimità la forma della confezione dei confetti Tic Tac non può costituire né una soluzione di carattere tecnico atteso che la scatola può assumere altre forme, senza che vi sia un pregiudizio funzionale proprio perché non è forma che costituisce pura soluzione ad un problema tecnico, né può essere considerata una forma sostanziale non essendo la confezione medesima l’elemento determinante per l’acquisto dei prodotti.

Ne consegue che la sua riproduzione da parte di Mocca S.r.lo., che, peraltro, non ha mai contestato l’identità sostanziale tra le due confezioni altro non è che mera imitazione servile e come tale passibile di sanzione.

Alla luce di quanto sopra, poiché il decisum della Suprema Corte offre meticolose e puntuali linee ermeneutiche in materia di marchi di forma, il medesimo può essere definito, senza tema di smentita, del tutto chiaro e preciso al pari del meccanismo di un orologio.