10.02.10 - Avvocato Generale UE: limiti alla registrazione del dominio .eu
Interpellato su una questione relativa alla registrazione di un nome a dominio .eu (nel corso del periodo di tempo privilegiato concesso ai titolari dei marchi), l'Avvocato Generale UE ha proposto alla Corte di Giustizia di pronunciarsi come segue:
1) «L’art. 21, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) della Commissione n. 874/2004, che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello .eu e i principi relativi alla registrazione, deve essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio nazionale ha un diritto ai sensi di tale disposizione, fintantoché tale marchio non sia stato annullato dalle autorità o dalle giurisdizioni competenti e secondo le procedure stabilite dal diritto nazionale in materia di malafede o altro.
Tale diritto esiste anche se il marchio alla base della registrazione del dominio sia differente dal dominio in seguito alla corretta eliminazione da quest’ultimo dei caratteri speciali che detto marchio conteneva. Spetta al giudice del rinvio verificare se detti caratteri speciali avrebbero potuto essere sostituiti con un termine corrispondente.
2) Per l’accertamento della malafede ai sensi dell’art. 21, n. 1, lett. b), del regolamento n.º874/2004, in combinato disposto con il n. 3 del medesimo, i cui criteri non sono tassativi, il giudice nazionale deve prendere in considerazione tutti i fattori pertinenti propri del caso di specie e in particolare:
– il contesto in cui il marchio è stato acquisito, in particolare l’intenzione di non utilizzarlo nel mercato per il quale è stata richiesta la protezione;
– il fatto che si tratti di un termine generico mutuato dalla lingua tedesca; nonché
– l’eventuale uso abusivo del segno «&» al fine di incidere sull’applicazione delle norme di trascrizione di cui all’art. 11 del regolamento n. 874/2004,
purché il solo scopo della registrazione sia quello di poter chiedere la registrazione del nome di dominio corrispondente al marchio al momento della prima parte della registrazione per fasi di nomi di dominio («sunrise period») prevista da detto regolamento».
In particolare, secondo l'Avvocato Generale "la registrazione in Svezia, paese non germanofono, di un marchio denominativo tratto dalla lingua tedesca merita particolare attenzione. Pertanto, tale fattore è senza dubbio idoneo a dimostrare che il marchio svolgeva soltanto una funzione ausiliare, benché necessaria, al fine dell’acquisizione del nome di dominio. Se la ricorrente avesse tenuto un comportamento improntato a lealtà, non avrebbe potuto registrare il marchio «Reifen» in un paese germanofono, in quanto i segni denominativi generici sono privi di carattere distintivo, in particolare allorché sono descrittivi (32). Orbene, la protezione del marchio dovrebbe soddisfare le esigenze del titolare proprio in questi paesi germanofoni nei quali è circoscritto, secondo il giudice del rinvio, il mercato operativo (quello degli pneumatici) del titolare stesso.
Vero è che i nomi generici non sono esclusi dai registri «.de» o «.at», né dal registro «.eu» (33). Ma, poiché la ricorrente non poteva ottenere la registrazione del marchio generico «Reifen» nel mercato germanofono, dove intendeva svolgere la propria attività, essa avrebbe dovuto attendere l’apertura della fase detta «landrush» per cercare di ottenere il suo nome di dominio in una situazione di parità rispetto ad altri soggetti che desideravano registrare lo stesso nome, in applicazione del principio «primo arrivato, primo servito» (34), versione moderna dell’adagio romano «prior tempore potior iure» (35). Orbene, ricorrendo all’astuzia della registrazione di un marchio che essa non intendeva utilizzare, la ricorrente ha solo evitato di dover attendere la fase di apertura generalizzata («landrush period») a scapito degli altri soggetti interessati al medesimo nome di dominio, violando, quindi, lo spirito del regolamento, secondo il quale la regola «primo arrivato, primo servito» trova applicazione anche in questo periodo".
(Avvocato Generale UE, Conclusioni 10 febbraio 2010: Internet – Dominio di primo livello .eu – Regolamento (CE) n. 874/2004 – Art. 21 – Registrazione di un dominio da parte del proprietario di un marchio nazionale acquisito all’unico scopo di consentire tale registrazione nel corso della prima parte della procedura di registrazione per fasi – Nozione di “diritto” – Nozione di “interesse legittimo” – Nozione di “malafede” – Art. 11 – Norme di trascrizione dei caratteri speciali – Marchio nazionale registrato in malafede)
