Avvocato Generale UE: limiti alla registrazione del dominio .eu
Causa C‑569/08
Internetportal und Marketing GmbH
contro
Richard Schlicht
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria)]
I – Introduzione
1. La presente causa è fondata su una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) ai sensi dell’art. 234 CE, con cui il suddetto giudice ha sottoposto alla Corte di giustizia cinque questioni pregiudiziali relative all’interpretazione dell’art. 21 del regolamento (CE) n. 874/2004 (2).
2. Tali questioni sono state sollevate nell’ambito di una controversia tra l’impresa Internetportal und Marketing GmbH, che gestisce siti Internet e commercializza prodotti online (in prosieguo: la «ricorrente»), da un lato, e il sig. Richard Schlicht, titolare del marchio Benelux «Reifen», che egli intende utilizzare per nuovi detergenti, in particolare per vetrate (3) (in prosieguo: il «convenuto»), dall’altro, vertente sul nome di dominio «reifen.eu».
3. Dette questioni riguardano sostanzialmente i criteri per stabilire la sussistenza di un «diritto», di un «interesse legittimo» e della «malafede» ai sensi del menzionato art. 21 del regolamento n. 874/2004.
II – Contesto normativo
4. Il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 22 aprile 2002, n. 733, relativo alla messa in opera del dominio di primo livello .eu (4), contiene, ai sensi dell’art. 1, le disposizioni generali della messa in opera del dominio di primo livello .eu, in particolare per quanto riguarda la designazione di un Registro, e definisce il quadro di politica generale entro il quale opererà tale Registro.
5. Il sedicesimo ‘considerando’ spiega che l’adozione di tali misure in materia di registrazione abusiva e a fini di speculazione dei nomi di dominio dovrebbe prevedere per i titolari di diritti preesistenti riconosciuti o stabiliti dalla legislazione nazionale e/o comunitaria, nonché per gli organismi pubblici, un determinato periodo di tempo (periodo «sunrise») in cui la registrazione dei loro nomi di dominio «è riservata esclusivamente» a detti titolari di diritti preesistenti e organismi pubblici.
6. L’art. 5 («Quadro politico») del regolamento n. 733/2002 è formulato come segue:
«(1) La Commissione (…) adotta regole di politica pubblica relative alla messa in opera e al funzionamento del dominio di primo livello. eu e i principi di politica pubblica in materia di registrazione. Tale politica include segnatamente:
a) una politica per la risoluzione delle controversie in sede extragiudiziale;
b) una politica pubblica in materia di registrazione abusiva e a fini di speculazione dei nomi di dominio, compresa la possibilità di procedere per fasi alla registrazione di nomi di dominio per assicurare ai titolari di diritti preesistenti riconosciuti o stabiliti dalla legislazione nazionale e/o comunitaria e agli organismi pubblici un adeguato lasso di tempo per la registrazione dei loro nomi;
(…)».
7. Il regolamento n. 874/2004, adottato in applicazione del suddetto articolo, dispone quanto segue nel suo dodicesimo ‘considerando’:
«Al fine di tutelare i diritti preesistenti riconosciuti dal diritto comunitario o nazionale, occorre porre in essere una procedura di registrazione per fasi. Essa deve essere articolata in due parti distinte, al fine di assicurare ai titolari di diritti preesistenti adeguata possibilità di registrare i nomi sui quali detengono i diritti stessi. (…) Nel caso di due o più richiedenti, ognuno dei quali sia titolare di un diritto preesistente su un determinato nome, l’assegnazione del nome di dominio deve avvenire in base al principio “primo arrivato, primo servito”».
8. L’art. 3 («Richieste di registrazione di nomi di dominio») del regolamento n. 874/2004 dispone quanto segue:
«La richiesta di registrazione di un nome di dominio contiene i seguenti elementi:
(…)
c) una dichiarazione in forma elettronica con cui il richiedente afferma che, per quanto gli consta, la richiesta di registrazione del nome di dominio è fatta in buona fede e non lede eventuali diritti di terzi;
(…)»
9. L’art. 10 («Titolari di diritti preesistenti e nomi che essi possono registrare») del regolamento n. 874/2004 è formulato come segue:
«1. I titolari di diritti preesistenti riconosciuti o stabiliti dal diritto nazionale o comunitario (…) possono chiedere la registrazione di nomi di dominio durante un periodo di registrazione per fasi prima dell’avvio della registrazione generale del dominio .eu.
Per “diritti preesistenti” si intendono, tra l’altro, marchi nazionali registrati, marchi comunitari registrati, indicazioni o denominazioni geografiche di origine e, nella misura in cui siano tutelati dal diritto nazionale dello Stato membro in cui sono detenuti, marchi non registrati, nomi commerciali, identificatori di imprese, nomi di imprese, cognomi e titoli distintivi di opere letterarie e artistiche protette.
(…)
2. La registrazione sulla base di un diritto preesistente consiste nella registrazione del nome completo oggetto del diritto preesistente, come riportato nella documentazione che prova l’esistenza di tale diritto.
(…)»
10. L’art. 11 («Caratteri speciali») del regolamento n. 874/2004 prevede quanto segue:
«Per la registrazione di nomi completi che presentino uno spazio fra più elementi testuali o lessicali, si presume che vi sia identità fra detti nomi e gli stessi nomi scritti inserendo un trattino fra i vari elementi del nome oppure unendo tra loro tali elementi nel nome di dominio richiesto.
Ove il nome per il quale si vantano diritti preesistenti contenga caratteri speciali, spazi e segni di interpunzione questi sono completamente eliminati dal nome di dominio corrispondente o sostituiti con trattini o, se possibile, sostituiti dal termine corrispondente.
I caratteri speciali e segni di interpunzione di cui al comma precedente sono i seguenti:
~ @ # $ % ^ & * ( ) + = <> { } [ ] /:; ‘, .?
(…) Per ogni altro aspetto, il nome di dominio è identico agli elementi testuali o lessicali che compongono il nome oggetto del diritto preesistente».
11. L’art. 12 («Principi della registrazione per fasi») del regolamento n. 874/2004 è formulato come segue:
«1. La registrazione per fasi inizia solo una volta soddisfatta la prescrizione di cui all’articolo 6, paragrafo 1.
Il registro pubblica la data di avvio della registrazione per fasi con almeno due mesi di anticipo e ne informa tutti i conservatori del registro riconosciuti.
(…)
2. Il periodo di registrazione per fasi ha una durata di quattro mesi. La procedura di registrazione generale dei nomi di dominio [“Landrush‑period”] non ha inizio prima del completamento del periodo di registrazione per fasi.
La registrazione per fasi si compone di due parti della durata di due mesi ciascuna.
Nel corso della prima parte della procedura di registrazione per fasi può essere richiesta la registrazione come nomi di dominio esclusivamente dei marchi nazionali registrati, dei marchi comunitari registrati, delle indicazioni geografiche e dei nomi di cui all’articolo 10, paragrafo 3. Tale registrazione può essere richiesta dai titolari o licenziatari di diritti preesistenti e dagli enti pubblici di cui all’articolo 10, paragrafo 1.
Nel corso della seconda parte della procedura di registrazione per fasi, i titolari di diritti preesistenti possono chiedere la registrazione come nomi di dominio dei nomi che possono essere registrati durante la prima parte, nonché dei nomi oggetto di qualsiasi altro diritto preesistente.
3. La richiesta di registrazione di un nome di dominio basata su un diritto preesistente ai sensi dell’articolo 10, paragrafi 1 e 2, contiene un riferimento alla normativa nazionale o comunitaria sulla quale si fonda il diritto sul nome in questione, nonché altre informazioni pertinenti, quali il numero di registrazione del marchio, informazioni relative alla pubblicazione in una gazzetta o altro repertorio ufficiale, informazioni sulla registrazione presso associazioni professionali o commerciali e camere di commercio.
(…)
6. Per risolvere una controversia circa un nome di dominio si applicano le disposizioni di cui al capo VI».
12. L’art. 21 («Registrazioni speculative e abusive») del regolamento n. 874/2004 è formulato come segue:
«1. Un nome di dominio registrato è revocabile, a seguito di una procedura giudiziaria o extragiudiziale, qualora sia identico o presenti analogie tali da poter essere confuso con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario, quali i diritti di cui all’articolo 10, paragrafo 1, e ove tale nome di dominio:
a) sia stato registrato da un titolare che non possa far valere un diritto o un interesse legittimo sul nome; oppure
b) sia stato registrato o sia usato in malafede.
2. Il legittimo interesse ai sensi del paragrafo 1, lettera a), può essere dimostrato ove:
a) prima di qualsiasi avviso di procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie, il titolare di un nome di dominio abbia utilizzato il nome di dominio o un nome corrispondente al nome di dominio nell’ambito di un’offerta di beni o servizi o possa dimostrare che si apprestava a farlo;
b) il titolare di un nome di dominio sia un’impresa, un’organizzazione o una persona fisica comunemente nota con il nome del dominio, anche in mancanza di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario;
c) il titolare di un nome di dominio faccia un uso legittimo e non commerciale o un uso corretto del nome di dominio, senza alcun intento di fuorviare i consumatori o di nuocere alla reputazione di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario.
3. La malafede ai sensi del paragrafo 1, lettera b), può essere dimostrata ove:
a) le circostanze indichino che il nome di dominio sia stato registrato o acquisito principalmente al fine di venderlo, noleggiarlo o comunque trasferirlo al titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario oppure a un ente pubblico; oppure
b) il nome di dominio sia stato registrato al fine di impedire al titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario oppure a un ente pubblico di utilizzare tale nome in un nome di dominio corrispondente, sempre che:
i) sia possibile dimostrare tale condotta da parte del registrante; oppure
ii) il nome di dominio non sia stato utilizzato in modo pertinente per almeno due anni dalla data di registrazione; oppure
iii) nelle circostanze in cui, al momento dell’avvio della procedura di risoluzione extragiudiziale della controversia, il titolare di un nome di dominio oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario oppure il titolare di un nome di dominio di un ente pubblico abbia dichiarato l’intenzione di utilizzare il nome di dominio in modo pertinente, ma non lo faccia entro sei mesi dal giorno dell’avvio della procedura di risoluzione extragiudiziale della controversia;
c) il nome di dominio sia stato registrato principalmente al fine di nuocere all’attività professionale di un concorrente; oppure
d) il nome di dominio sia stato utilizzato intenzionalmente per attirare utenti Internet, per profitto commerciale, verso il sito Internet o un altro spazio online del titolare di un nome di dominio, ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario oppure con il nome di un ente pubblico, circa la fonte, la sponsorizzazione, l’affiliazione o l’approvazione del sito Internet o dello spazio online oppure di un prodotto o servizio offerto sul sito Internet o sullo spazio online del titolare di un nome di dominio; oppure
e) il nome di dominio registrato sia un nome proprio per il quale non esista alcun collegamento dimostrabile tra il titolare del nome di dominio e il nome di dominio registrato.
(…)»
13. L’art. 22 («Procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie», in prosieguo: «procedura ADR») (5) del regolamento n. 874/2004 prevede quanto segue:
«1. Ciascuna parte può avviare una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie qualora:
a) la registrazione sia speculativa o abusiva ai sensi dell’articolo 21; oppure
b) una decisione presa dal registro non sia conforme al presente regolamento oppure al regolamento (CE) n. 733/2002.
(…)
11. Nel caso di una procedura nei confronti del titolare di un nome di dominio, la commissione di esperti responsabile della risoluzione giudiziale delle controversie decide di revocare il nome di dominio se giudica che la registrazione è speculativa o abusiva ai sensi dell’articolo 21. Il nome di dominio è trasferito al ricorrente se questo ne richiede la registrazione e soddisfa i criteri generali di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 733/2002.
(…)
13. I risultati della risoluzione extragiudiziale delle controversie sono vincolanti per le parti e per il registro, a meno che non siano avviati procedimenti giudiziari entro trenta giorni di calendario dalla notifica dell’esito della procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie alle parti».
III – Fatti, procedimento principale e questioni pregiudiziali
14. La ricorrente gestisce siti Internet e commercializza prodotti attraverso tale rete. Per poter chiedere la registrazione di alcuni domini nella prima parte della registrazione per fasi, essa ha depositato presso il registro svedese dei marchi domanda di marchio per un totale di 33 termini generici tedeschi, ottenendone la relativa registrazione. Invero, rispettivamente, prima, dopo e tra le singole lettere ha impiegato il carattere speciale «&». La domanda della ricorrente 11 agosto 2005 aveva ad oggetto la registrazione del marchio denominativo «&R&E&I&F&E&N&» per la classe internazionale 9 (cinture di sicurezza), registrazione che ha avuto luogo il 25 novembre seguente.
15. Non è mai stata intenzione della ricorrente fare uso di tale marchio per cinture di sicurezza, ma, secondo quanto dichiarato dalla PricewaterhouseCoopers, impresa incaricata dalla EUDR dell’esame delle richieste di registrazione dei domini, essa ha ritenuto che in seguito alla registrazione di tale marchio come dominio di primo livello .eu, in applicazione delle «norme di trascrizione», il carattere «&» dovesse essere eliminato e, quindi, rimanesse la parola «Reifen» (pneumatici), che, a suo avviso, in quanto termine generico, non avrebbe certo potuto ottenere alcuna tutela sulla base del diritto dei marchi.
16. Il dominio «www.reifen.eu» è stato di fatto registrato a favore della ricorrente sulla base del suo marchio svedese «&R&E&I&F&E&N&» nella prima parte della registrazione per fasi. La ricorrente ha ottenuto in tutto la registrazione di circa 180 domini costituiti da termini generici. Sotto il dominio «www.reifen.eu», la ricorrente intende gestire un sito per il commercio di pneumatici ma, secondo il giudice del rinvio, essa non ha ancora fatto significativi preparativi per la sua creazione per via del procedimento pendente e della procedura di risoluzione extragiudiziale ad esso precedente. Al tempo della registrazione del dominio il convenuto era sconosciuto alla ricorrente.
17. Il convenuto è titolare del marchio denominativo «Reifen» (pneumatici), richiesto presso l’ufficio marchi del Benelux in data 10 novembre 2005 e registrato in data 28 novembre 2005 per la classe 3 (preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; (…)prodotti per la pulizia, in particolare detergenti per vetrate contenenti nanoparticelle) e per la classe 35 (servizi di supporto alla commercializzazione di siffatti detergenti).
18. Inoltre, in data 10 novembre 2005 il convenuto ha presentato domanda di marchio comunitario per il marchio denominativo «Reifen» per la classe 3 (prodotti per la pulizia di vetrate e superfici di pannelli solari, in particolare prodotti contenenti nano particelle) e per la classe 35 (pulizia di vetrate e pannelli solari per terzi). La sua intenzione è di commercializzare con tale marchio a livello europeo «Reinigungsmittel für fensterähnliche Oberflächen» (detergenti per superfici del tipo vetro per finestra), del cui sviluppo ha incaricato l’impresa BERGOLIN GmbH & Co KG. In data 10 ottobre 2006 esisteva già un campione prova della soluzione detergente I (REIFEN A).
19. Il convenuto ha contestato dinanzi alla Corte arbitrale ceca la registrazione in favore della ricorrente del dominio «www.reifen.eu». Detto giudice, con decisione 24 luglio 2006 (6), ha accolto il suo ricorso, ha revocato alla ricorrente il dominio «reifen» e lo ha trasferito al convenuto.
20. Secondo la Corte arbitrale, anche nel procedimento in oggetto contro il titolare del dominio si doveva applicare, per il principio giuridico dell’analogia, la precedente giurisprudenza pronunciata in sede arbitrale contro il registro (EUDR), secondo cui il carattere «&» contenuto in un marchio non dovrebbe essere eliminato, bensì sostituito con il termine corrispondente. In numerosi casi la ricorrente avrebbe evidentemente inteso aggirare la norma tecnica di cui all’art. 11, secondo comma, del regolamento n. 874/2004. Nel registrare il dominio controverso avrebbe, pertanto, agito in malafede.
21. Il 23 agosto 2006 la ricorrente ha quindi proposto ricorso, conformemente al termine previsto all’art. 22, n. 13, del regolamento n. 874/2004, con il quale ha chiesto che venisse dichiarato che né ad essa incombe l’obbligo di trasferire al convenuto il nome di dominio «reifen» per il dominio di primo livello .eu, né tale nome di dominio le deve essere revocato; in subordine, essa ha richiesto l’annullamento del lodo della Corte arbitrale 24 luglio 2006, con la dichiarazione, in particolare, che né ad essa incombe l’obbligo di trasferire al convenuto il nome di dominio «reifen» per il dominio di primo livello .eu né le deve essere revocato il nome di dominio «reifen».
22. Dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali di grado inferiore, gli argomenti delle parti vertevano sostanzialmente sulle seguenti questioni.
23. La ricorrente ritiene che con la domanda del marchio svedese «&R&E&I&F&E&N&», strutturata partendo dalla norma di trascrizione di cui all’art. 11, secondo comma, del regolamento n. 874/2004, essa si sarebbe solo servita delle norme esistenti per procurarsi una posizione di partenza il più possibile favorevole nella registrazione per fasi. Non si tratterebbe di «malafede» ai sensi dell’art. 21 del regolamento n. 874/2004 né di un abuso della norma.
24. La ricorrente disporrebbe, infatti, di un marchio registrato sulla base del quale, secondo il principio «primo arrivato, primo servito», avrebbe ottenuto il dominio «www.reifen.eu». Essa avrebbe inoltre un interesse legittimo al termine generico «Reifen», volendo creare sotto tale termine un portale tematico. La ricorrente non avrebbe neppure fatto registrare il dominio «reifen.eu» al fine di ostacolare la presenza in rete del convenuto, tanto più che essa non era neanche minimamente a conoscenza dell’attività di quest’ultimo e dell’asserito prodotto. Infine, né il numero dei marchi e dei domini da essa registrati né il loro uso sarebbero rilevanti ai fini della presente causa.
25. La ricorrente ritiene altresì che la registrazione per fasi sarebbe unicamente servita alla tutela dei titolari dei diritti preesistenti, ma non si sarebbe posta l’obiettivo di rendere possibile la registrazione di termini generici solo nella fase della registrazione generale. Pertanto non ci sarebbe stata ragione per non registrare termini generici come domini anche già nella prima parte della registrazione per fasi. L’art. 11, secondo comma, del regolamento n. 874/2004 non sarebbe stato applicato in modo erroneo in quanto le tre alternative ivi elencate (completa eliminazione, sostituzione con trattini o sostituzione con il termine corrispondente) sarebbero equivalenti e l’espressione «se possibile» significherebbe semplicemente che la terza alternativa non sempre è data.
26. Il convenuto ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto la ricorrente avrebbe aggirato abusivamente e in malafede l’intenzione del regolamento n. 874/2004 di impedire la sistematica registrazione di massa di domini e di permettere solo nella fase della registrazione generale la registrazione dei desiderati termini generici. Facendo quindi registrare in massa «pseudomarchi» non destinati all’uso in commercio, al fine di richiedere domini generici già nella prima parte della registrazione per fasi, riservata ai titolari di diritti preesistenti, e, quindi, poterli commercializzare tramite siti Internet, la ricorrente avrebbe agito da accaparratrice di domini («domain grabber»).
27. Essa avrebbe inoltre sfruttato in modo mirato un’interpretazione prevedibilmente erronea dell’art. 11, secondo comma, del regolamento n. 874/2004, in quanto correttamente non si sarebbe dovuto eliminare il carattere speciale «&», ma si sarebbe dovuto sostituirlo con il termine corrispondente. Pertanto ricorrerebbe una registrazione in malafede ai sensi dell’art. 21, n. 1, lett. b), del regolamento n. 874/2004. Uno «pseudomarchio», richiesto unicamente al fine di una privilegiata registrazione di un dominio, non costituirebbe un diritto preesistente ai sensi dell’art. l0, n. 1, del regolamento n. 874/2004, così che la revoca del dominio potrebbe fondarsi anche sull’art. 21, n. 1, lett. a), del detto regolamento.
28. Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso e il giudice di secondo grado ha confermato la sentenza di primo grado.
29. La ricorrente ha proposto avverso la sentenza del giudice di secondo grado un ricorso straordinario per cassazione («Revision») dinanzi all’Oberster Gerichtshof. Il giudice del rinvio, considerato che la soluzione della controversia dipende dall’interpretazione del diritto comunitario e, in particolare, dell’art. 21 del regolamento n. 874/2004, ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’art. 21, n. 1, lett. a), del regolamento (…) n. 874/2004 debba essere interpretato nel senso che un diritto ai sensi di tale disposizione sussiste anche
a) ove un marchio sia stato acquisito, senza l’intenzione di usarlo per prodotti o servizi, al solo scopo di poter richiedere nella prima parte della registrazione per fasi la registrazione di un dominio coincidente con un termine generico preso dal tedesco;
b) ove il marchio alla base della registrazione del dominio, e coincidente con un termine generico preso dal tedesco, sia differente dal dominio in quanto il marchio contiene caratteri speciali che sono stati eliminati dal nome di dominio benché fosse possibile una loro sostituzione con termini corrispondenti e la loro eliminazione abbia comportato che il dominio si differenzia dal marchio in un modo che esclude un rischio di confusione.
2) Se l’art. 21, n. 1, lett. a), del detto regolamento (…) debba essere interpretato nel senso che l’interesse legittimo sussiste unicamente nei casi menzionati all’art. 21, n. 2, lett. a)-c).
In caso di risposta negativa a tale questione,
3) Se l’interesse legittimo ai sensi dell’art. 21, n. 1, lett. a), del regolamento (…) sussista anche ove il titolare del dominio intenda usare il dominio, coincidente con un termine generico preso dal tedesco, per un portale tematico.
In caso di risposta affermativa alle questioni poste al punto 1 ed al punto 3:
4) Se l’art. 21, n. 3 del regolamento (…) debba essere interpretato nel senso che unicamente le fattispecie menzionate alle lett. a)‑e) dimostrino una malafede ai sensi dell’art. 21, n. 1, lett. b), dello stesso regolamento (…).
In caso di risposta negativa a tale questione:
5) Se la malafede ai sensi dell’art. 21, n. 1, lett. b), del regolamento (…) n. 874/2004 sussista anche ove il dominio sia stato registrato nella prima parte della registrazione per fasi sulla base di un marchio coincidente con un termine generico preso dal tedesco che il titolare del dominio ha acquisito solo al fine di poter richiedere la registrazione del dominio nella prima parte della registrazione per fasi e, quindi, precedere altri potenziali richiedenti ed, eventualmente, anche i titolari di diritti sul segno».
IV – Procedimento dinanzi alla Corte
30. L’ordinanza di rinvio è pervenuta nella cancelleria della Corte il 23 dicembre 2008.
31. La ricorrente, il convenuto, la Repubblica ceca, la Repubblica italiana nonché la Commissione delle Comunità europee hanno presentato osservazioni scritte entro il termine di cui all’art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia.
32. Nell’udienza del 10 dicembre 2009 sono comparsi i rappresentanti della ricorrente, del convenuto, del governo ceco e della Commissione per presentare osservazioni orali.
V – Principali argomenti delle parti
A – Premessa
33. La ricorrente sostiene, in via preliminare, cha la sua legittimazione derivante dalla titolarità del marchio «&R&E&I&F&E&N&» era stata riconosciuta dall’European Registry for Internet Domains (EURID) all’atto della registrazione del dominio «www.reifen.eu». Di conseguenza, eventuali irregolarità sotto questo profilo avrebbero dovuto essere sollevate dal convenuto nel contesto di un procedimento diretto contro il registro ai sensi dell’art. 22, n. 1, lett. b), del regolamento n. 874/2004, e non nell’ambito di un procedimento avviato contro lo stesso titolare del dominio. La decisione dell’EURID di registrare il dominio «www.reifen.eu» a favore della ricorrente, quindi, non potrebbe più essere oggetto di riesame in un procedimento inter partes.
B – Sulla prima questione, sub a)
34. Secondo la ricorrente, le indicazioni fornite dal giudice del rinvio relative alla prima questione sub a) rientrano esclusivamente nell’ambito del procedimento contro il registro. Ove l’opponente di un titolare di un nome di dominio ritenga che il registro abbia riconosciuto a torto la legittimazione di tale soggetto con riferimento al periodo sunrise, dovrebbe avviare un procedimento nei confronti del registro. Del resto, la ricorrente propone di rispondere affermativamente alla prima parte della prima questione.
35. Secondo il convenuto, quando un marchio è registrato senza alcuna intenzione di farne uso, al solo scopo di poter sfruttare taluni vantaggi legali, si tratterebbe invero di uno «pseudomarchio». Orbene, riconoscere che marchi di questo tipo costituiscano diritti ai sensi dell’art. 10, n. 1, o dell’art. 21, n. 1, lett. a), del regolamento n. 874/2004 equivarrebbe a consentire, se non addirittura ad incoraggiare, un’elusione e un abuso delle disposizioni specifiche di tale regolamento, le quali sono state adottate proprio per proteggere i titolari di «veri» diritti preesistenti. L’argomento secondo il quale tale finalità non sarebbe messa a rischio ove si registri come dominio un «termine generico» non tiene conto del fatto che i diritti preesistenti da far valere, ai sensi dell’art. 10, n. 1, o dell’art. 21, n. 1, lett. a), del regolamento n. 874/2004, possono anche riguardare termini generici.
36. La Repubblica ceca, sostenuta a grandi linee dalla Repubblica italiana, considera che occorre innanzitutto stabilire se il marchio controverso nella causa principale è stato registrato in malafede. Il fatto che il marchio sia stato registrato unicamente per garantire la partecipazione alla prima fase della registrazione dei nomi di dominio mostrerebbe che la ricorrente era, fin dall’inizio, animata da intenzioni sleali e perseguiva un obiettivo diverso da quello proprio dei marchi. La ricorrente avrebbe quindi tentato di procurarsi un vantaggio ingiustificato, ovvero di danneggiare la concorrenza.
37. La ricorrente avrebbe inoltre intenzionalmente impiegato i caratteri «&» nel nome del marchio in modo non usuale e linguisticamente inverosimile. Il carattere speculativo e opportunistico dell’utilizzazione degli stessi sarebbe del pari dimostrato dal fatto che la ricorrente ha ottenuto la registrazione come marchio di 33 termini generici impiegando ogni volta il carattere «&» tra le singole lettere. Poiché il giudice nazionale giunge alla conclusione che la domanda di registrazione del marchio in questione non è stata effettuata in buona fede, non può ritenersi, ad avviso della Repubblica ceca e della Repubblica italiana, che il diritto conferito da tale marchio sia un diritto ai sensi dell’art. 21, n. 1, lett. a), del regolamento n. 874/2004.
38. La Commissione sostiene che né la direttiva 89/104/CEE (7) né il regolamento n. 40/94 (8) subordinano la registrazione di un segno come marchio all’intenzione del presunto titolare dello stesso di utilizzarlo per i beni o servizi che tale segno raggruppa. Il fatto che un marchio sia stato acquisito unicamente allo scopo di poter richiedere, in base ad esso, la registrazione di un dominio nel corso della prima parte della registrazione per fasi sarebbe quindi irrilevante per stabilire se il titolare del nome di dominio che possiede parallelamente un marchio possa far valere un diritto derivante da tale marchio ai sensi della prima possibilità prevista all’art. 21, n. 1, lett. a), del regolamento n. 874/2004.
39. Quanto al fatto che il dominio registrato sulla base del marchio corrisponde ad un termine generico in una lingua ufficiale della Comunità, la Commissione sottolinea che tale circostanza, mentre potrebbe essere significativa nel contesto dell’art. 3, n. 1, lett. b)‑d), della direttiva 89/104 o dell’art. 7, n. 1,
Causa C‑569/08
Internetportal und Marketing GmbH
contro
Richard Schlicht
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria)]
I – Introduzione
1. La presente causa è fondata su una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) ai sensi dell’art. 234 CE, con cui il suddetto giudice ha sottoposto alla Corte di giustizia cinque questioni pregiudiziali relative all’interpretazione dell’art. 21 del regolamento (CE) n. 874/2004 (2).
2. Tali questioni sono state sollevate nell’ambito di una controversia tra l’impresa Internetportal und Marketing GmbH, che gestisce siti Internet e commercializza prodotti online (in prosieguo: la «ricorrente»), da un lato, e il sig. Richard Schlicht, titolare del marchio Benelux «Reifen», che egli intende utilizzare per nuovi detergenti, in particolare per vetrate (3) (in prosieguo: il «convenuto»), dall’altro, vertente sul nome di dominio «reifen.eu».
3. Dette questioni riguardano sostanzialmente i criteri per stabilire la sussistenza di un «diritto», di un «interesse legittimo» e della «malafede» ai sensi del menzionato art. 21 del regolamento n. 874/2004.
II – Contesto normativo
4. Il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 22 aprile 2002, n. 733, relativo alla messa in opera del dominio di primo livello .eu (4), contiene, ai sensi dell’art. 1, le disposizioni generali della messa in opera del dominio di primo livello .eu, in particolare per quanto riguarda la designazione di un Registro, e definisce il quadro di politica generale entro il quale opererà tale Registro.
5. Il sedicesimo ‘considerando’ spiega che l’adozione di tali misure in materia di registrazione abusiva e a fini di speculazione dei nomi di dominio dovrebbe prevedere per i titolari di diritti preesistenti riconosciuti o stabiliti dalla legislazione nazionale e/o comunitaria, nonché per gli organismi pubblici, un determinato periodo di tempo (periodo «sunrise») in cui la registrazione dei loro nomi di dominio «è riservata esclusivamente» a detti titolari di diritti preesistenti e organismi pubblici.
6. L’art. 5 («Quadro politico») del regolamento n. 733/2002 è formulato come segue:
«(1) La Commissione (…) adotta regole di politica pubblica relative alla messa in opera e al funzionamento del dominio di primo livello. eu e i principi di politica pubblica in materia di registrazione. Tale politica include segnatamente:
a) una politica per la risoluzione delle controversie in sede extragiudiziale;
b) una politica pubblica in materia di registrazione abusiva e a fini di speculazione dei nomi di dominio, compresa la possibilità di procedere per fasi alla registrazione di nomi di dominio per assicurare ai titolari di diritti preesistenti riconosciuti o stabiliti dalla legislazione nazionale e/o comunitaria e agli organismi pubblici un adeguato lasso di tempo per la registrazione dei loro nomi;
(…)».
7. Il regolamento n. 874/2004, adottato in applicazione del suddetto articolo, dispone quanto segue nel suo dodicesimo ‘considerando’:
«Al fine di tutelare i diritti preesistenti riconosciuti dal diritto comunitario o nazionale, occorre porre in essere una procedura di registrazione per fasi. Essa deve essere articolata in due parti distinte, al fine di assicurare ai titolari di diritti preesistenti adeguata possibilità di registrare i nomi sui quali detengono i diritti stessi. (…) Nel caso di due o più richiedenti, ognuno dei quali sia titolare di un diritto preesistente su un determinato nome, l’assegnazione del nome di dominio deve avvenire in base al principio “primo arrivato, primo servito”».
8. L’art. 3 («Richieste di registrazione di nomi di dominio») del regolamento n. 874/2004 dispone quanto segue:
«La richiesta di registrazione di un nome di dominio contiene i seguenti elementi:
(…)
c) una dichiarazione in forma elettronica con cui il richiedente afferma che, per quanto gli consta, la richiesta di registrazione del nome di dominio è fatta in buona fede e non lede eventuali diritti di terzi;
(…)»
9. L’art. 10 («Titolari di diritti preesistenti e nomi che essi possono registrare») del regolamento n. 874/2004 è formulato come segue:
«1. I titolari di diritti preesistenti riconosciuti o stabiliti dal diritto nazionale o comunitario (…) possono chiedere la registrazione di nomi di dominio durante un periodo di registrazione per fasi prima dell’avvio della registrazione generale del dominio .eu.
Per “diritti preesistenti” si intendono, tra l’altro, marchi nazionali registrati, marchi comunitari registrati, indicazioni o denominazioni geografiche di origine e, nella misura in cui siano tutelati dal diritto nazionale dello Stato membro in cui sono detenuti, marchi non registrati, nomi commerciali, identificatori di imprese, nomi di imprese, cognomi e titoli distintivi di opere letterarie e artistiche protette.
(…)
2. La registrazione sulla base di un diritto preesistente consiste nella registrazione del nome completo oggetto del diritto preesistente, come riportato nella documentazione che prova l’esistenza di tale diritto.
(…)»
10. L’art. 11 («Caratteri speciali») del regolamento n. 874/2004 prevede quanto segue:
«Per la registrazione di nomi completi che presentino uno spazio fra più elementi testuali o lessicali, si presume che vi sia identità fra detti nomi e gli stessi nomi scritti inserendo un trattino fra i vari elementi del nome oppure unendo tra loro tali elementi nel nome di dominio richiesto.
Ove il nome per il quale si vantano diritti preesistenti contenga caratteri speciali, spazi e segni di interpunzione questi sono completamente eliminati dal nome di dominio corrispondente o sostituiti con trattini o, se possibile, sostituiti dal termine corrispondente.
I caratteri speciali e segni di interpunzione di cui al comma precedente sono i seguenti:
~ @ # $ % ^ & * ( ) + = <> { } [ ] /:; ‘, .?
(…) Per ogni altro aspetto, il nome di dominio è identico agli elementi testuali o lessicali che compongono il nome oggetto del diritto preesistente».
11. L’art. 12 («Principi della registrazione per fasi») del regolamento n. 874/2004 è formulato come segue:
«1. La registrazione per fasi inizia solo una volta soddisfatta la prescrizione di cui all’articolo 6, paragrafo 1.
Il registro pubblica la data di avvio della registrazione per fasi con almeno due mesi di anticipo e ne informa tutti i conservatori del registro riconosciuti.
(…)
2. Il periodo di registrazione per fasi ha una durata di quattro mesi. La procedura di registrazione generale dei nomi di dominio [“Landrush‑period”] non ha inizio prima del completamento del periodo di registrazione per fasi.
La registrazione per fasi si compone di due parti della durata di due mesi ciascuna.
Nel corso della prima parte della procedura di registrazione per fasi può essere richiesta la registrazione come nomi di dominio esclusivamente dei marchi nazionali registrati, dei marchi comunitari registrati, delle indicazioni geografiche e dei nomi di cui all’articolo 10, paragrafo 3. Tale registrazione può essere richiesta dai titolari o licenziatari di diritti preesistenti e dagli enti pubblici di cui all’articolo 10, paragrafo 1.
Nel corso della seconda parte della procedura di registrazione per fasi, i titolari di diritti preesistenti possono chiedere la registrazione come nomi di dominio dei nomi che possono essere registrati durante la prima parte, nonché dei nomi oggetto di qualsiasi altro diritto preesistente.
3. La richiesta di registrazione di un nome di dominio basata su un diritto preesistente ai sensi dell’articolo 10, paragrafi 1 e 2, contiene un riferimento alla normativa nazionale o comunitaria sulla quale si fonda il diritto sul nome in questione, nonché altre informazioni pertinenti, quali il numero di registrazione del marchio, informazioni relative alla pubblicazione in una gazzetta o altro repertorio ufficiale, informazioni sulla registrazione presso associazioni professionali o commerciali e camere di commercio.
(…)
6. Per risolvere una controversia circa un nome di dominio si applicano le disposizioni di cui al capo VI».
12. L’art. 21 («Registrazioni speculative e abusive») del regolamento n. 874/2004 è formulato come segue:
«1. Un nome di dominio registrato è revocabile, a seguito di una procedura giudiziaria o extragiudiziale, qualora sia identico o presenti analogie tali da poter essere confuso con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario, quali i diritti di cui all’articolo 10, paragrafo 1, e ove tale nome di dominio:
a) sia stato registrato da un titolare che non possa far valere un diritto o un interesse legittimo sul nome; oppure
b) sia stato registrato o sia usato in malafede.
2. Il legittimo interesse ai sensi del paragrafo 1, lettera a), può essere dimostrato ove:
a) prima di qualsiasi avviso di procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie, il titolare di un nome di dominio abbia utilizzato il nome di dominio o un nome corrispondente al nome di dominio nell’ambito di un’offerta di beni o servizi o possa dimostrare che si apprestava a farlo;
b) il titolare di un nome di dominio sia un’impresa, un’organizzazione o una persona fisica comunemente nota con il nome del dominio, anche in mancanza di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario;
c) il titolare di un nome di dominio faccia un uso legittimo e non commerciale o un uso corretto del nome di dominio, senza alcun intento di fuorviare i consumatori o di nuocere alla reputazione di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario.
3. La malafede ai sensi del paragrafo 1, lettera b), può essere dimostrata ove:
a) le circostanze indichino che il nome di dominio sia stato registrato o acquisito principalmente al fine di venderlo, noleggiarlo o comunque trasferirlo al titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario oppure a un ente pubblico; oppure
b) il nome di dominio sia stato registrato al fine di impedire al titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario oppure a un ente pubblico di utilizzare tale nome in un nome di dominio corrispondente, sempre che:
i) sia possibile dimostrare tale condotta da parte del registrante; oppure
ii) il nome di dominio non sia stato utilizzato in modo pertinente per almeno due anni dalla data di registrazione; oppure
iii) nelle circostanze in cui, al momento dell’avvio della procedura di risoluzione extragiudiziale della controversia, il titolare di un nome di dominio oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario oppure il titolare di un nome di dominio di un ente pubblico abbia dichiarato l’intenzione di utilizzare il nome di dominio in modo pertinente, ma non lo faccia entro sei mesi dal giorno dell’avvio della procedura di risoluzione extragiudiziale della controversia;
c) il nome di dominio sia stato registrato principalmente al fine di nuocere all’attività professionale di un concorrente; oppure
d) il nome di dominio sia stato utilizzato intenzionalmente per attirare utenti Internet, per profitto commerciale, verso il sito Internet o un altro spazio online del titolare di un nome di dominio, ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario oppure con il nome di un ente pubblico, circa la fonte, la sponsorizzazione, l’affiliazione o l’approvazione del sito Internet o dello spazio online oppure di un prodotto o servizio offerto sul sito Internet o sullo spazio online del titolare di un nome di dominio; oppure
e) il nome di dominio registrato sia un nome proprio per il quale non esista alcun collegamento dimostrabile tra il titolare del nome di dominio e il nome di dominio registrato.
(…)»
13. L’art. 22 («Procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie», in prosieguo: «procedura ADR») (5) del regolamento n. 874/2004 prevede quanto segue:
«1. Ciascuna parte può avviare una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie qualora:
a) la registrazione sia speculativa o abusiva ai sensi dell’articolo 21; oppure
b) una decisione presa dal registro non sia conforme al presente regolamento oppure al regolamento (CE) n. 733/2002.
(…)
11. Nel caso di una procedura nei confronti del titolare di un nome di dominio, la commissione di esperti responsabile della risoluzione giudiziale delle controversie decide di revocare il nome di dominio se giudica che la registrazione è speculativa o abusiva ai sensi dell’articolo 21. Il nome di dominio è trasferito al ricorrente se questo ne richiede la registrazione e soddisfa i criteri generali di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 733/2002.
(…)
13. I risultati della risoluzione extragiudiziale delle controversie sono vincolanti per le parti e per il registro, a meno che non siano avviati procedimenti giudiziari entro trenta giorni di calendario dalla notifica dell’esito della procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie alle parti».
III – Fatti, procedimento principale e questioni pregiudiziali
14. La ricorrente gestisce siti Internet e commercializza prodotti attraverso tale rete. Per poter chiedere la registrazione di alcuni domini nella prima parte della registrazione per fasi, essa ha depositato presso il registro svedese dei marchi domanda di marchio per un totale di 33 termini generici tedeschi, ottenendone la relativa registrazione. Invero, rispettivamente, prima, dopo e tra le singole lettere ha impiegato il carattere speciale «&». La domanda della ricorrente 11 agosto 2005 aveva ad oggetto la registrazione del marchio denominativo «&R&E&I&F&E&N&» per la classe internazionale 9 (cinture di sicurezza), registrazione che ha avuto luogo il 25 novembre seguente.
15. Non è mai stata intenzione della ricorrente fare uso di tale marchio per cinture di sicurezza, ma, secondo quanto dichiarato dalla PricewaterhouseCoopers, impresa incaricata dalla EUDR dell’esame delle richieste di registrazione dei domini, essa ha ritenuto che in seguito alla registrazione di tale marchio come dominio di primo livello .eu, in applicazione delle «norme di trascrizione», il carattere «&» dovesse essere eliminato e, quindi, rimanesse la parola «Reifen» (pneumatici), che, a suo avviso, in quanto termine generico, non avrebbe certo potuto ottenere alcuna tutela sulla base del diritto dei marchi.
16. Il dominio «www.reifen.eu» è stato di fatto registrato a favore della ricorrente sulla base del suo marchio svedese «&R&E&I&F&E&N&» nella prima parte della registrazione per fasi. La ricorrente ha ottenuto in tutto la registrazione di circa 180 domini costituiti da termini generici. Sotto il dominio «www.reifen.eu», la ricorrente intende gestire un sito per il commercio di pneumatici ma, secondo il giudice del rinvio, essa non ha ancora fatto significativi preparativi per la sua creazione per via del procedimento pendente e della procedura di risoluzione extragiudiziale ad esso precedente. Al tempo della registrazione del dominio il convenuto era sconosciuto alla ricorrente.
17. Il convenuto è titolare del marchio denominativo «Reifen» (pneumatici), richiesto presso l’ufficio marchi del Benelux in data 10 novembre 2005 e registrato in data 28 novembre 2005 per la classe 3 (preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; (…)prodotti per la pulizia, in particolare detergenti per vetrate contenenti nanoparticelle) e per la classe 35 (servizi di supporto alla commercializzazione di siffatti detergenti).
18. Inoltre, in data 10 novembre 2005 il convenuto ha presentato domanda di marchio comunitario per il marchio denominativo «Reifen» per la classe 3 (prodotti per la pulizia di vetrate e superfici di pannelli solari, in particolare prodotti contenenti nano particelle) e per la classe 35 (pulizia di vetrate e pannelli solari per terzi). La sua intenzione è di commercializzare con tale marchio a livello europeo «Reinigungsmittel für fensterähnliche Oberflächen» (detergenti per superfici del tipo vetro per finestra), del cui sviluppo ha incaricato l’impresa BERGOLIN GmbH & Co KG. In data 10 ottobre 2006 esisteva già un campione prova della soluzione detergente I (REIFEN A).
19. Il convenuto ha contestato dinanzi alla Corte arbitrale ceca la registrazione in favore della ricorrente del dominio «www.reifen.eu». Detto giudice, con decisione 24 luglio 2006 (6), ha accolto il suo ricorso, ha revocato alla ricorrente il dominio «reifen» e lo ha trasferito al convenuto.
20. Secondo la Corte arbitrale, anche nel procedimento in oggetto contro il titolare del dominio si doveva applicare, per il principio giuridico dell’analogia, la precedente giurisprudenza pronunciata in sede arbitrale contro il registro (EUDR), secondo cui il carattere «&» contenuto in un marchio non dovrebbe essere eliminato, bensì sostituito con il termine corrispondente. In numerosi casi la ricorrente avrebbe evidentemente inteso aggirare la norma tecnica di cui all’art. 11, secondo comma, del regolamento n. 874/2004. Nel registrare il dominio controverso avrebbe, pertanto, agito in malafede.
21. Il 23 agosto 2006 la ricorrente ha quindi proposto ricorso, conformemente al termine previsto all’art. 22, n. 13, del regolamento n. 874/2004, con il quale ha chiesto che venisse dichiarato che né ad essa incombe l’obbligo di trasferire al convenuto il nome di dominio «reifen» per il dominio di primo livello .eu, né tale nome di dominio le deve essere revocato; in subordine, essa ha richiesto l’annullamento del lodo della Corte arbitrale 24 luglio 2006, con la dichiarazione, in particolare, che né ad essa incombe l’obbligo di trasferire al convenuto il nome di dominio «reifen» per il dominio di primo livello .eu né le deve essere revocato il nome di dominio «reifen».
22. Dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali di grado inferiore, gli argomenti delle parti vertevano sostanzialmente sulle seguenti questioni.
23. La ricorrente ritiene che con la domanda del marchio svedese «&R&E&I&F&E&N&», strutturata partendo dalla norma di trascrizione di cui all’art. 11, secondo comma, del regolamento n. 874/2004, essa si sarebbe solo servita delle norme esistenti per procurarsi una posizione di partenza il più possibile favorevole nella registrazione per fasi. Non si tratterebbe di «malafede» ai sensi dell’art. 21 del regolamento n. 874/2004 né di un abuso della norma.
24. La ricorrente disporrebbe, infatti, di un marchio registrato sulla base del quale, secondo il principio «primo arrivato, primo servito», avrebbe ottenuto il dominio «www.reifen.eu». Essa avrebbe inoltre un interesse legittimo al termine generico «Reifen», volendo creare sotto tale termine un portale tematico. La ricorrente non avrebbe neppure fatto registrare il dominio «reifen.eu» al fine di ostacolare la presenza in rete del convenuto, tanto più che essa non era neanche minimamente a conoscenza dell’attività di quest’ultimo e dell’asserito prodotto. Infine, né il numero dei marchi e dei domini da essa registrati né il loro uso sarebbero rilevanti ai fini della presente causa.
25. La ricorrente ritiene altresì che la registrazione per fasi sarebbe unicamente servita alla tutela dei titolari dei diritti preesistenti, ma non si sarebbe posta l’obiettivo di rendere possibile la registrazione di termini generici solo nella fase della registrazione generale. Pertanto non ci sarebbe stata ragione per non registrare termini generici come domini anche già nella prima parte della registrazione per fasi. L’art. 11, secondo comma, del regolamento n. 874/2004 non sarebbe stato applicato in modo erroneo in quanto le tre alternative ivi elencate (completa eliminazione, sostituzione con trattini o sostituzione con il termine corrispondente) sarebbero equivalenti e l’espressione «se possibile» significherebbe semplicemente che la terza alternativa non sempre è data.
26. Il convenuto ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto la ricorrente avrebbe aggirato abusivamente e in malafede l’intenzione del regolamento n. 874/2004 di impedire la sistematica registrazione di massa di domini e di permettere solo nella fase della registrazione generale la registrazione dei desiderati termini generici. Facendo quindi registrare in massa «pseudomarchi» non destinati all’uso in commercio, al fine di richiedere domini generici già nella prima parte della registrazione per fasi, riservata ai titolari di diritti preesistenti, e, quindi, poterli commercializzare tramite siti Internet, la ricorrente avrebbe agito da accaparratrice di domini («domain grabber»).
27. Essa avrebbe inoltre sfruttato in modo mirato un’interpretazione prevedibilmente erronea dell’art. 11, secondo comma, del regolamento n. 874/2004, in quanto correttamente non si sarebbe dovuto eliminare il carattere speciale «&», ma si sarebbe dovuto sostituirlo con il termine corrispondente. Pertanto ricorrerebbe una registrazione in malafede ai sensi dell’art. 21, n. 1, lett. b), del regolamento n. 874/2004. Uno «pseudomarchio», richiesto unicamente al fine di una privilegiata registrazione di un dominio, non costituirebbe un diritto preesistente ai sensi dell’art. l0, n. 1, del regolamento n. 874/2004, così che la revoca del dominio potrebbe fondarsi anche sull’art. 21, n. 1, lett. a), del detto regolamento.
28. Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso e il giudice di secondo grado ha confermato la sentenza di primo grado.
29. La ricorrente ha proposto avverso la sentenza del giudice di secondo grado un ricorso straordinario per cassazione («Revision») dinanzi all’Oberster Gerichtshof. Il giudice del rinvio, considerato che la soluzione della controversia dipende dall’interpretazione del diritto comunitario e, in particolare, dell’art. 21 del regolamento n. 874/2004, ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’art. 21, n. 1, lett. a), del regolamento (…) n. 874/2004 debba essere interpretato nel senso che un diritto ai sensi di tale disposizione sussiste anche
a) ove un marchio sia stato acquisito, senza l’intenzione di usarlo per prodotti o servizi, al solo scopo di poter richiedere nella prima parte della registrazione per fasi la registrazione di un dominio coincidente con un termine generico preso dal tedesco;
b) ove il marchio alla base della registrazione del dominio, e coincidente con un termine generico preso dal tedesco, sia differente dal dominio in quanto il marchio contiene caratteri speciali che sono stati eliminati dal nome di dominio benché fosse possibile una loro sostituzione con termini corrispondenti e la loro eliminazione abbia comportato che il dominio si differenzia dal marchio in un modo che esclude un rischio di confusione.
2) Se l’art. 21, n. 1, lett. a), del detto regolamento (…) debba essere interpretato nel senso che l’interesse legittimo sussiste unicamente nei casi menzionati all’art. 21, n. 2, lett. a)-c).
In caso di risposta negativa a tale questione,
3) Se l’interesse legittimo ai sensi dell’art. 21, n. 1, lett. a), del regolamento (…) sussista anche ove il titolare del dominio intenda usare il dominio, coincidente con un termine generico preso dal tedesco, per un portale tematico.
In caso di risposta affermativa alle questioni poste al punto 1 ed al punto 3:
4) Se l’art. 21, n. 3 del regolamento (…) debba essere interpretato nel senso che unicamente le fattispecie menzionate alle lett. a)‑e) dimostrino una malafede ai sensi dell’art. 21, n. 1, lett. b), dello stesso regolamento (…).
In caso di risposta negativa a tale questione:
5) Se la malafede ai sensi dell’art. 21, n. 1, lett. b), del regolamento (…) n. 874/2004 sussista anche ove il dominio sia stato registrato nella prima parte della registrazione per fasi sulla base di un marchio coincidente con un termine generico preso dal tedesco che il titolare del dominio ha acquisito solo al fine di poter richiedere la registrazione del dominio nella prima parte della registrazione per fasi e, quindi, precedere altri potenziali richiedenti ed, eventualmente, anche i titolari di diritti sul segno».
IV – Procedimento dinanzi alla Corte
30. L’ordinanza di rinvio è pervenuta nella cancelleria della Corte il 23 dicembre 2008.
31. La ricorrente, il convenuto, la Repubblica ceca, la Repubblica italiana nonché la Commissione delle Comunità europee hanno presentato osservazioni scritte entro il termine di cui all’art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia.
32. Nell’udienza del 10 dicembre 2009 sono comparsi i rappresentanti della ricorrente, del convenuto, del governo ceco e della Commissione per presentare osservazioni orali.
V – Principali argomenti delle parti
A – Premessa
33. La ricorrente sostiene, in via preliminare, cha la sua legittimazione derivante dalla titolarità del marchio «&R&E&I&F&E&N&» era stata riconosciuta dall’European Registry for Internet Domains (EURID) all’atto della registrazione del dominio «www.reifen.eu». Di conseguenza, eventuali irregolarità sotto questo profilo avrebbero dovuto essere sollevate dal convenuto nel contesto di un procedimento diretto contro il registro ai sensi dell’art. 22, n. 1, lett. b), del regolamento n. 874/2004, e non nell’ambito di un procedimento avviato contro lo stesso titolare del dominio. La decisione dell’EURID di registrare il dominio «www.reifen.eu» a favore della ricorrente, quindi, non potrebbe più essere oggetto di riesame in un procedimento inter partes.
B – Sulla prima questione, sub a)
34. Secondo la ricorrente, le indicazioni fornite dal giudice del rinvio relative alla prima questione sub a) rientrano esclusivamente nell’ambito del procedimento contro il registro. Ove l’opponente di un titolare di un nome di dominio ritenga che il registro abbia riconosciuto a torto la legittimazione di tale soggetto con riferimento al periodo sunrise, dovrebbe avviare un procedimento nei confronti del registro. Del resto, la ricorrente propone di rispondere affermativamente alla prima parte della prima questione.
35. Secondo il convenuto, quando un marchio è registrato senza alcuna intenzione di farne uso, al solo scopo di poter sfruttare taluni vantaggi legali, si tratterebbe invero di uno «pseudomarchio». Orbene, riconoscere che marchi di questo tipo costituiscano diritti ai sensi dell’art. 10, n. 1, o dell’art. 21, n. 1, lett. a), del regolamento n. 874/2004 equivarrebbe a consentire, se non addirittura ad incoraggiare, un’elusione e un abuso delle disposizioni specifiche di tale regolamento, le quali sono state adottate proprio per proteggere i titolari di «veri» diritti preesistenti. L’argomento secondo il quale tale finalità non sarebbe messa a rischio ove si registri come dominio un «termine generico» non tiene conto del fatto che i diritti preesistenti da far valere, ai sensi dell’art. 10, n. 1, o dell’art. 21, n. 1, lett. a), del regolamento n. 874/2004, possono anche riguardare termini generici.
36. La Repubblica ceca, sostenuta a grandi linee dalla Repubblica italiana, considera che occorre innanzitutto stabilire se il marchio controverso nella causa principale è stato registrato in malafede. Il fatto che il marchio sia stato registrato unicamente per garantire la partecipazione alla prima fase della registrazione dei nomi di dominio mostrerebbe che la ricorrente era, fin dall’inizio, animata da intenzioni sleali e perseguiva un obiettivo diverso da quello proprio dei marchi. La ricorrente avrebbe quindi tentato di procurarsi un vantaggio ingiustificato, ovvero di danneggiare la concorrenza.
37. La ricorrente avrebbe inoltre intenzionalmente impiegato i caratteri «&» nel nome del marchio in modo non usuale e linguisticamente inverosimile. Il carattere speculativo e opportunistico dell’utilizzazione degli stessi sarebbe del pari dimostrato dal fatto che la ricorrente ha ottenuto la registrazione come marchio di 33 termini generici impiegando ogni volta il carattere «&» tra le singole lettere. Poiché il giudice nazionale giunge alla conclusione che la domanda di registrazione del marchio in questione non è stata effettuata in buona fede, non può ritenersi, ad avviso della Repubblica ceca e della Repubblica italiana, che il diritto conferito da tale marchio sia un diritto ai sensi dell’art. 21, n. 1, lett. a), del regolamento n. 874/2004.
38. La Commissione sostiene che né la direttiva 89/104/CEE (7) né il regolamento n. 40/94 (8) subordinano la registrazione di un segno come marchio all’intenzione del presunto titolare dello stesso di utilizzarlo per i beni o servizi che tale segno raggruppa. Il fatto che un marchio sia stato acquisito unicamente allo scopo di poter richiedere, in base ad esso, la registrazione di un dominio nel corso della prima parte della registrazione per fasi sarebbe quindi irrilevante per stabilire se il titolare del nome di dominio che possiede parallelamente un marchio possa far valere un diritto derivante da tale marchio ai sensi della prima possibilità prevista all’art. 21, n. 1, lett. a), del regolamento n. 874/2004.
39. Quanto al fatto che il dominio registrato sulla base del marchio corrisponde ad un termine generico in una lingua ufficiale della Comunità, la Commissione sottolinea che tale circostanza, mentre potrebbe essere significativa nel contesto dell’art. 3, n. 1, lett. b)‑d), della direttiva 89/104 o dell’art. 7, n. 1,
