Il Tribunale Unificato dei Brevetti e la Divisione Centrale di Milano
Il Tribunale Unificato dei Brevetti e la Divisione Centrale di Milano
Introduzione
Appena un anno fa con l’istituzione del brevetto unitario e del Tribunale Unificato dei Brevetti (UPC- The Unified Patent Court) è stato in radice modificato il sistema brevettuale europeo.
Il brevetto unitario che ha un taglio decisamente internazionale produce i suoi effetti direttamente nei 17 Paesi Europei che hanno ratificato l’accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti: vale a dire Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia e Svezia.
Questa nuova tipologia di brevetto, nella cui domanda non occorre necessariamente indicare gli Stati in cui si vuole far valere il brevetto, non sostituisce il classico brevetto europeo che prevede un titolo indipendente per ogni Paese, ma lo affianca, nel senso che il richiedente al momento della registrazione può optare per una delle due tipologie.
Il brevetto unitario è sottoposto alla giurisdizione del Tribunale Unificato dei Brevetti o UPC, ossia di un tribunale a carattere sovranazionale a cui è demandata, sia la competenza esclusiva in materia di brevetti unitari, sia la competenza condivisa coi tribunali nazionali per le controversie aventi ad oggetto i brevetti europei tradizionali che sono stati convalidati nei Paesi aderenti al nuovo sistema.
Ciò significa che se, in sede di deposito, si opta per il brevetto unitario, in caso di giudizio, qualora il titolare del brevetto ottenga una decisione favorevole da parte dell’UPC, avrà pieno titolo per impedire la contraffazione del proprio brevetto nei 17 Paesi aderenti al nuovo sistema.
Tuttavia, oltre agli aspetti positivi ci sono anche quelli negativi poiché nel caso in cui la decisione del Tribunale Unitario dichiari nullo il brevetto unitario, ad esempio accogliendo la domanda di nullità avanzata dal preteso contraffattore, il brevetto sarà dichiarato nullo in tutti e 17 i Paesi sopra ricordati.
Per coloro i quali hanno, invece, optato in favore del brevetto europeo tradizionale, per un periodo transitorio di 7 anni, è concesso de jure il diritto di otp-out; ossia di escludere la competenza condivisa dell’UPC lasciando il brevetto sottoposto alla giurisdizione esclusiva dei tribunali nazionali.
Tale diritto può essere altresì revocato dal titolare in qualsiasi momento, eccetto quando sia già pendente un giudizio davanti al giudice nazionale.
Allo stato molte aziende hanno optato per il brevetto classico e per tenere ferma la giurisdizione del giudice nazionale, probabilmente per capire meglio come verranno gestite le situazioni relative ai brevetti unitari.
Sicuramente le imprese, prima di optare nella scelta tra il del brevetto unitario o il brevetto europeo tradizionale, vorranno effettuare una serie di valutazioni, quali la forza del proprio brevetto intesa come capacità di resistere ad eventuali attacchi sulla validità, la rilevanza tecnologica della soluzione rivendicata e la concorrenza nel mercato intesa come la capacità di riprodurre da parte di un concorrente la soluzione rivendicata.
Ovviamente, però, tali valutazioni devono essere effettuate anche ai fini dell’esercizio del diritto di otp-out, qualora si sia in presenza del classico brevetto europeo.
Solo in questo modo le aziende potranno decidere la soluzione più congeniale alle proprie esigenze e alla verifica dei rischi connessi al brevetto dalle stesse detenuto.
Il Tribunale Unificato dei Brevetti: composizione e materie di competenza
L’UPC è articolato in due gradi: Tribunale di primo grado e Corte d’Appello che decidono sulle seguenti tipologie di ricorsi (art.32 UPCA):
a) azioni per violazione o minaccia di violazione di brevetti e certificati protettivi complementari e relativi controricorsi, comprese le domande riconvenzionali relative a licenze;
b) azioni di accertamento di non violazione di brevetti e certificati protettivi complementari;
c) azioni per misure provvisorie e cautelari e ingiunzioni;
d) azioni di revoca di brevetti e di accertamento di nullità dei certificati protettivi complementari;
e) domande riconvenzionali di revoca di brevetti e di accertamento di nullità dei certificati protettivi complementari;
f) azioni per il risarcimento di danni o per indennizzi derivanti dalla protezione provvisoria conferita da una domanda di brevetto europeo pubblicata;
g) azioni correlate all'utilizzazione dell'invenzione precedente la concessione del brevetto o al diritto basato sull'utilizzazione precedente dell'invenzione;
h) azioni di compensazione per licenze sulla base dell'art. 8 del regolamento (UE) n. 1257/2012;
i) azioni concernenti decisioni prese dall'Ufficio europeo dei brevetti nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1257/2012.
Il Tribunale di primo grado è un organo a composizione collegiale multinazionale ed a struttura decentrata e comprende una divisione centrale a Parigi con una sezione a Monaco di Baviera, e una a Milano che sarà operativa da fine giugno 2024, oltre a varie divisioni locali e/o regionali dislocate in tutta Europa.
Le divisioni locali in linea generale sono competenti in materia di contraffazione, mentre le divisioni centrali sono competenti per le azioni di validità del brevetto e non contraffazione.
Va ancora precisato che, nel sistema così delineato sono previste alcune eccezioni.
Infatti, nel caso in cui sia già pendente un’azione di contraffazione tra le stesse parti e sul medesimo brevetto nell’ambito ed all’interno di una divisione locale dell’UPC, l’azione di validità o di non contraffazione potrà essere utilmente presentata anche solo dinnanzi alla corte locale. Qualora invece, sia già pendente l’azione di validità davanti alla divisione centrale, l’azione di contraffazione potrà ben essere avanzata tanto al cospetto della divisione locale che di fronte alla divisione centrale. In quest’ultima evenienza sarà la divisione locale a decidere di sospendere il giudizio, ovvero provvedere a proseguire nel procedimento, ovvero, infine, devolvere alla divisione centrale anche la soluzione della contraffazione. Va comunque rilevato che l’azione di non contraffazione pendente avanti una divisione centrale deve essere necessariamente sospesa se è la medesima è stata proposta entro un mese dalla sua proposizione davanti ad una divisione locale.
Per quanto riguarda, invece, la Corte d'Appello, va rilevato che la stessa ha sede in Lussemburgo e decide e giudica, sia sui ricorsi contro le decisioni del Tribunale di primo grado, sia sulle richieste di riesame delle decisioni definitive della Corte. Va ancora specificato che detta Corte d'Appello si riunisce in una composizione collegiale multinazionale composta da tre giudici qualificati dal punto di vista giuridico e due giudici qualificati dal punto di vista tecnico con qualifiche ed esperienza nel campo della tecnologia oggetto di giudizio.
Primi bilanci
Sino ad ora l’UPC è stato chiamato a dirimere i primi giudizi nonostante numerose aziende, beneficiando del periodo transitorio, abbiano optato per l’esercizio del diritto di opt-out.
Le Divisioni Locali tedesche, in questo momento sono le più gettonate, probabilmente per il fatto che il foro tedesco è storicamente quello più popolare per le controversie brevettuali in Europa e viene considerato maggiormente prevedibile.
La Divisione Locale di Milano finora ha disciplinato tre soli giudizi di merito in materia di contraffazione.
A fine giugno Milano sarà attiva anche come sede della Divisione Centrale assieme a Parigi e Monaco e sarà competente per le azioni di nullità dei brevetti che rientrano nella c.d. Classe A della Classificazione Internazionale dei Brevetti, inclusi quelli relativi a numerosi importanti settori industriali, quale quello farmaceutico (con l’esclusione però dei brevetti farmaceutici dotati di Certificato Complementare di Protezione), dei dispositivi medici, del settore agricolo, di quello alimentare, dell’abbigliamento, degli elettrodomestici, dello sport e intrattenimento, ed infine del tabacco e dei prodotti da fumo.
In questo modo Milano e di conseguenza l’Italia andranno ad assumere un ruolo di primaria importanza con particolare riguardo al contenzioso brevettuale proiettandosi così a pieno titolo nel più qualificato e, dunque, più prestigioso panorama europeo.
Prospettive future
Il Tribunale Unificato dei Brevetti si propone infatti l’ambizioso obiettivo di mettere l’Europa al centro del panorama mondiale delle controversie brevettuali e di fornire decisioni in tempi molto più rapidi rispetto ai tribunali nazionali.
L’UPC nel tempo potrà, infatti, diventare una vera e propria arma di difesa per i titolari di brevetti nei confronti di “pretesi” contraffattori anche se ciò comporta non pochi rischi per le imprese che si trovano esposte ad azioni di contraffazione brevettuale promosse da loro concorrenti stranieri, considerati i tempi molto brevi per difendersi ed un’altissima complessità tecnica delle difese.
Un ulteriore rischio significativo per le imprese potrebbe essere quello di essere costrette a combattere battaglie decisive in “territorio straniero”, come è successo di recente a Gucci, che è stata citata dinanzi alla Divisione Locale dell’UPC di Amburgo dalla multinazionale della stampa AGFA per pretesa violazione di un proprio brevetto riguardante un metodo di abbellimento della pelle.
Il titolare del brevetto col nuovo sistema può infatti selezionare la Divisione Locale dove promuovere l’azione tra tutte quelle dove la contraffazione ha luogo (e quindi essenzialmente quasi ovunque, in caso di prodotti venduti su scala europea).
Proprio per questo motivo molte aziende attualmente hanno preferito esercitare il diritto di opt-out anche se ciò non le esula dal dover valutare una strategia che parta sin dalla fase di brevettazione.
Le imprese dovranno infatti tenere in considerazione alcuni fattori tra cui l’utilizzo del diritto di opt-out sui propri titoli, il ricorso ai nuovi strumenti processuali introdotti in Italia con il nuovo sistema, come le protective letters atte a prevenire la concessione di misure inibitorie inaudita altera parte a favore di concorrenti e la promozione di cause nazionali di lock-out, o giudizi di contraffazione avanti all’UPC, selezionando accuratamente la Divisione Locale più adatta alle circostanze concrete.
In conclusione le aziende devono iniziare a considerare l'UPC come una vera e propria opportunità di crescita per la propria attività senza lasciarsi intimidire dal nuovo sistema che si è venuto a creare
