Il puma nero ed il gatto blu: una lunga sfida fra marchi

La sintesi della vicenda amministrativa e processuale che ha opposto dal 2013 al 2021 la società spagnola Puma e la società italiana Gemma Group può essere sintetizzata nella battuta che fa da titolo a questo commento. Ciò che è di grande interesse per chi si occupa di marchi è, invece, l’insieme delle pronunce che via via si sono susseguite, sino a quella, recentissima, depositata il 19 maggio 2021.

Per inquadrare la vicenda occorre partire dal fatto che le ha dato avvio. Nell’aprile 2013 Gemma Group deposita presso l’Ufficio Europeo (EUIPO) un marchio, solo figurativo, rappresentante un gatto stilizzato di colore blu intento a saltare.

Nei termini arrivava l’opposizione di Puma fondata sul proprio precedente deposito del puma saltatore (azionava in anteriorità due marchi con questa immagine). Puma affermava la confondibilità tra i due segni, indipendentemente dall’essere le classi di deposito differenti. Nella primavera del 2014 l’opposizione di Puma era rigettata in quanto non veniva riscontrata una interferenza tra i segni tale da impedire la registrazione di Gemma Group. Il rigetto dell’opposizione veniva impugnato da Puma ai sensi degli articoli 58 e 64 del Regolamento 207 del 2009 (non più in vigore dal 30 settembre 2017 e sostituito oggi dal Regolamento 1001 del 2017). Nel dicembre 2014 la Camera di Appello EUIPO, incaricata di pronunciarsi, respinse l’impugnativa Puma.

Puma fece quindi ricorso al Tribunale di primo grado della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che annullava la decisione della Camera di Appello dell’EUIPO, accogliendo l’impugnativa di Puma.

Su questa decisione si radicava l’appello depositato dall’EUIPO che chiedeva la riforma della decisione del Tribunale. Nel giugno 2018 l’appello EUIPO venne rigettato dalla seconda sezione della Corte di giustizia, e quello di Puma accolto. La Camera di reclamo EUIPO doveva adeguatamente considerare, secondo la Corte, la notorietà del marchio Puma e ciò ai fini di una corretta valutazione dell’insieme degli elementi necessari alla pronuncia. In particolare, la Corte ricordava che la prova della notorietà può essere data con qualunque forma e che le prove devono essere esaminate in modo rigoroso e secondo un principio di parità di trattamento e corretta gestione amministrativa, che non possono mai essere trascesi.

Con questi presupposti la questione veniva riportata all’attenzione del Tribunale, chiamato con la sua sesta sezione, a riesaminare la questione. La decisione è stata depositata in data 19 maggio 2021 e, nuovamente, la posizione di Puma non è stata considerata condivisibile.

In primo luogo il Tribunale indica la normativa di riferimento. Infatti, il tempo trascorso dalla originaria opposizione e l’avvicendarsi di modifiche nella disciplina applicabile, impone di identificare il diritto sostanziale rilevante. Il riferimento normativo è quello all’art. 8 del regolamento 207/2009, regolamento richiamato dalla stessa Puma nella propria opposizione alla registrazione del 2013.

L’articolo in questione richiama due diverse fattispecie sulle quali può essere basata l’opposizione, da parte del titolare di un marchio anteriore, ad una successiva registrazione: la similitudine tra i segni e l’identità delle classi individuate; ovvero la rinomanza del marchio anteriore e la similitudine dei segni pur in presenza di classi differenti di deposito.

In altre parole, il Tribunale ricorda che a far data dalla decisione nella causa Vips del 22 marzo 2007, affinché possa esservi fondamento nell’opposizione basata sulla notorietà di un marchio anteriore, occorrono tre elementi concorrenti e contemporaneamente sussistenti:

• l’identità o confondibilità dei marchi;
• la rilevanza del marchio anteriore nel suo settore;
• la possibilità che il marchio successivo si possa agganciare (e dunque godere) del posizionamento del marchio anteriore attraverso un meccanismo di confondibilità.

L’assenza di uno di questi elementi fa venire meno la fondatezza della opposizione.

Questi elementi secondo il Tribunale giudicante nel caso di specie non sussistono contestualmente. 

Né d’altra parte è stato provato da Puma che la concessione del marchio in favore di Gemma determini un pregiudizio al carattere distintivo del marchio Puma. Anche tale prova doveva essere fornita in modo chiaro e motivato dalla società opponente, ciò che a parere della Corte non è stato.

Il giudice chiarisce che non deve trattarsi di una prova specifica (che potrebbe essere difficile da raggiungere), ma che può trattarsi di un calcolo delle probabilità basato però su elementi statistici completi e comprensibili (il precedente richiamato è enviromental manufacturing/ohmi C-383/12).

Con riguardo al confronto tra il marchio e alla valutazione della similitudine occorre esaminare i marchi nel loro complesso e l’impressione che il marchio nel suo insieme genera verso il pubblico.

Il principio in questione è da tempo acquisito alla giurisprudenza comunitaria (e se consideriamo le pronunce dei Tribunali degli Stati membri, anche a queste). L’esame dei singoli elementi (eccezione fatta se esiste un elemento realmente sovrastante gli altri) può essere accantonato a favore di un esame di insieme che permette di valutare anche la memorizzazione del marchio da parte del pubblico. D’altra parte, la spinta all’acquisto di un prodotto per la riconducibilità dello stesso ad un marchio – con tutte le conseguenze in termini di attrattiva – passa per la memorizzazione del segno distintivo da parte del potenziale acquirente. Nel caso di specie, pur in presenza di diversi elementi di similitudine, sussistono elementi di differenziazione che portano il Tribunale a non concludere per la sovrapponibilità tra i marchi.

Il Tribunale considera, poi, il tipo di pubblico cui i prodotti si indirizzano. Il marchio Puma è un marchio noto al grande pubblico e si indirizza a quello che si potrebbe definire un ambito massivo, ossia al grande pubblico. Il prodotto, e di conseguenza il marchio contestato da Puma, è invece un marchio destinato ad un pubblico di specialisti. In conseguenza i due marchi si indirizzano a soggetti – e potenziali fruitori – differenti e non sovrapponibili.

Da ultimo Puma avrebbe dovuto dimostrare come il marchio successivo, il cui deposito era contestato avrebbe potuto trarre profitto dal marchio di titolarità Puma, ai fini del proprio posizionamento sul mercato. Il Tribunale concorda con la divisione opposizione e con la Camera ricorso dell’Euipo che questa prova non è stata fornita. La notorietà del marchio Puma (limitata ai settori in cui opera) non vale di per sé sola a dimostrare che il marchio di cui la società italiana aveva chiesto il deposito si sarebbe agganciato al marchio Puma, sfruttandone la notorietà, e fosse il fine cui il richiedente mirava. Alla luce di queste valutazioni il Tribunale ritiene non fondata l’opposizione Puma.

La decisione del Tribunale offre diversi spunti interessanti in più di un ambito e sarà sicuramente un precedente interessante cui potranno rifarsi le parti che si accingono a dare avvio ad un contenzioso.