Il caso Elwood e la registrabilità come marchi delle forme che attribuiscono un valore sostanziale al prodotto
Con la sentenza pronunziata il 20 settembre 2007 nel caso Elwood la Corte di giustizia ha confermato l’orientamento restrittivo circa la registrabilità come marchi delle forme che attribuiscono un valore sostanziale al prodotto (Corte di Giustizia CE, sentenza del 20 settembre 2007, causa C-371/06, Benetton Group c G-Star International)
Il quadro normativo
Tanto il diritto comunitario quanto il diritto nazionale riconoscono come regola generale che segni distintivi costituiti da forme possono essere registrati come marchi. Tuttavia, la registrazione di una forma è espressamente esclusa quando il segno del quale si richiede la registrazione è costituito esclusivamente da una forma, la quale risponde ad una delle seguenti caratteristiche: è imposta dalla natura stessa del prodotto, è necessaria per ottenere un risultato tecnico, ovvero dà al prodotto un valore sostanziale (si veda l’articolo 9 del cod. proprietà intellettuale, ovvero l’ articolo 3.1 lett. e) della direttiva marchi o l’articolo 7.1 lett. e) del regolamento sul marchio comunitario).
Il caso Elwood riguarda, per la precisione, la registrabilità di un segno costituito esclusivamente dalla forma che attribuisce un valore sostanziale al prodotto.
Il divieto della registrazione come marchio di un segno costituito esclusivamente dalla forma che attribuisce un valore sostanziale al prodotto è ispirato alla legislazione del Benelux in materia di marchi di impresa. La ratio del divieto è da individuarsi nella funzione essenziale stessa dei marchi. Un segno, la funzione esclusiva del quale è quella di aumentare il valore di un prodotto al quale si riferisce, non sembra svolgere la funzione essenziale dei marchi, consistente nell’individuare l’origine di un prodotto. Per questa ragione, il segno non potrà beneficiare della protezione che la legge prevede per i marchi di impresa, ma potrà essere tutelato con altri diritti di privativa, quali i modelli e disegni.
Il procedimento
La G-Star aveva ottenuto ai sensi della legge uniforme del Benelux in materia di marchi n. 58 del 1962 la registrazione di due marchi di forma per articoli di abbigliamenti. I marchi erano costituiti, rispettivamente, da cuciture oblique che partono dall’altezza dei fianchi fino al cavallo dei pantaloni e da cuciture, impunture e tagli della ginocchiera del pantalone, ginocchiera leggermente gonfia. Aveva quindi messo in commercio il pantalone di modello Elwood, contrassegnato con tali marchi di forma. Successivamente la Benetton aveva iniziato a vendere nel territorio olandese un pantalone con ginocchiera ovale e due cuciture oblique che partono dall’altezza dei fianchi fino al cavallo.
La G-Star aveva quindi convenuto in giudizio di fronte al Tribunale di Amsterdam la Benetton lamentando la contraffazione dei marchi di forma di cui sopra e domandando la cessazione della fabbricazione, commercializzazione e distribuzione nel territorio olandese dei pantaloni con il marchio Benetton. La Benetton, a sua volta, opponendosi alle domande attoree, chiedeva in via riconvenzionale l’annullamento dei marchi registrati da G-Star, trattandosi di marchi di forma, che per la loro bellezza e originalità attribuivano un valore sostanziale ai prodotti.
Il giudice di primo grado rigettava sia la domanda principale che quella riconvenzionale. Il giudice di appello presso il quale le parti avevano impugnato la sentenza di primo grado ha invece accolto le ragioni di G-Star. La notorietà dei marchi in questione era dovuta non già alla valenza estetica della forma, bensì alle intense campagne pubblicitarie condotte da G-Star e focalizzate sugli elementi distintivi del pantalone e della ginocchiera.
La Benetton contro la sentenza di secondo grado ricorreva in cassazione di fronte alla suprema corte olandese, la Hoge Raad. A sua volta, la Hoge Raad poneva in via pregiudiziale ex articolo 234 CE alla Corte di Giustizia il quesito se l’articolo 3.1 lett.e), terzo trattino della direttiva marchi 89/104 (che segnatamente esclude la registrazione di una forma che attribuisce un valore sostanziale al prodotto) deve essere interpretata nel senso di escludere che un segno, originariamente costituito da una forma che dà un valore sostanziale al prodotto, avendo prima della domanda di registrazione acquisito forza attrattiva in virtù di campagne pubblicitarie centrate sulle caratteristiche specifiche del prodotto, possa costituire un marchio registrabile. In breve, il problema è se un segno costituito da una forma come sopra descritto può essere registrato come marchio in virtù dell’uso fattone prima della domanda di registrazione come previsto dall’eccezione di cui all’articolo 3.3 della direttiva.
La sentenza della Corte
La Corte risolve tale quesito in senso negativo confermando quanto dalla stessa già statuito nel caso Philips. Infatti l’articolo 3. 3 della direttiva che ammette la registrazione di un segno originariamente privo di capacità distintiva che ha acquisito tale carattere distintivo successivamente non contiene alcun riferimento ai segni previsti dall’articolo 3.1 lett.e). Di conseguenza, l’eccezione dell’art. 3. 3 è applicabile a tutti i segni privi di capacità distintiva previsti dall’articolo 3.1, salvo, tuttavia, i segni previsti dall’articolo 3.1 lett.e, tra i quali, per l’ appunto, i segni esclusivamente costituiti da una forma che attribuisce un valore sostanziale al prodotto. (Corte di Giustizia CE, sentenza 18 giugno 2002, causa C- 299/99, , Philips, Racc. pag. I-5475).
In conclusione, i segni costituiti esclusivamente da forme che attribuiscono un valore sostanziale al prodotto non sono idonei ad essere registrati come marchi di impresa. Tale preclusione rimane valida anche quando, come nel caso di specie, la forma ha acquisito notorietà attraverso l’uso che ne è stato fatto in campagne pubblicitarie.
Il principio del secondary meaning e il problema della registrazione dei marchi di forma
La questione giuridica affrontata dai giudici comunitari nel caso Elwood riguarda l’applicabilità del principio del secondary meaning a segni costituiti esclusivamente da forme che attribuiscono un valore sostanziale al prodotto. Il principio del secondary meaning prevede che un segno, originariamente privo di capacità distintiva, possa ciò nondimeno essere registrato come marchio se in virtù dell’uso che n’è stato fatto prima della domanda di registrazione ha comunque acquisito carattere distintivo. Criteri rilevanti per accertare il carattere distintivo di un segno sono, tra gli altri, la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la durata dell’uso del marchio, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo, la percentuale degli utilizzatori interessati che identifica l’origine del prodotto da una determinata impresa e infine le dichiarazioni delle camere di commercio e industria e delle altre associazioni professionali (Corte di Giustiza CE, sentenza del 4 maggio 1999, causa C-108/97 e C-109/97, Windsurfing Chiemsee Racc. pag. I-2779).
Invece, come affermato dalla Corte nel caso Philips e poi confermato nel caso Elwood, il principio del secondary meaning non è applicabile ai marchi di forma di cui all’articolo 3.1 lett.e della direttiva. I motivi di tale preclusione devono essere individuati in ragioni di interesse generale. Come correttamente spiegato dalla Corte nel caso Philips, un imprenditore, tramite la registrazione come marchio di una determinata forma che attribuisce una valore sostanziale al prodotto o garantisce uno degli altri risultati pratici previsti dall’articolo 3. 3 lett. e), avrebbe il monopolio legale sull’uso della forma. Ma ciò sarebbe contrario all’interesse generale, in quanto agli altri imprenditori sarebbe precluso l’uso della forma. In ogni caso, l’imprenditore potrebbe tutelare tale forma facendo ricorso ad altri diritti di proprietà intellettuale, quali i modelli e disegni.
In conclusione, un segno distintivo costituito da una forma gradevole può essere un efficacie strumento di marketing. Tuttavia, l’ordinamento vigente non consente agli imprenditori di ottenerne la registrazione come marchio quando il segno del quale si richiede la registrazione è costituito esclusivamente da una forma che attribuisce un valore sostanziale al prodotto. La preclusione di cui sopra rimane valida e non può essere superata anche quando l’imprenditore ha realizzato intense campagne pubblicitarie allo scopo di far conoscere il prodotto e il relativo segno distintivo costituito dalla forma presso il pubblico dei consumatori e la forma abbia così acquisito capacità attrattiva.
Con la sentenza pronunziata il 20 settembre 2007 nel caso Elwood la Corte di giustizia ha confermato l’orientamento restrittivo circa la registrabilità come marchi delle forme che attribuiscono un valore sostanziale al prodotto (Corte di Giustizia CE, sentenza del 20 settembre 2007, causa C-371/06, Benetton Group c G-Star International)
Il quadro normativo
Tanto il diritto comunitario quanto il diritto nazionale riconoscono come regola generale che segni distintivi costituiti da forme possono essere registrati come marchi. Tuttavia, la registrazione di una forma è espressamente esclusa quando il segno del quale si richiede la registrazione è costituito esclusivamente da una forma, la quale risponde ad una delle seguenti caratteristiche: è imposta dalla natura stessa del prodotto, è necessaria per ottenere un risultato tecnico, ovvero dà al prodotto un valore sostanziale (si veda l’articolo 9 del cod. proprietà intellettuale, ovvero l’ articolo 3.1 lett. e) della direttiva marchi o l’articolo 7.1 lett. e) del regolamento sul marchio comunitario).
Il caso Elwood riguarda, per la precisione, la registrabilità di un segno costituito esclusivamente dalla forma che attribuisce un valore sostanziale al prodotto.
Il divieto della registrazione come marchio di un segno costituito esclusivamente dalla forma che attribuisce un valore sostanziale al prodotto è ispirato alla legislazione del Benelux in materia di marchi di impresa. La ratio del divieto è da individuarsi nella funzione essenziale stessa dei marchi. Un segno, la funzione esclusiva del quale è quella di aumentare il valore di un prodotto al quale si riferisce, non sembra svolgere la funzione essenziale dei marchi, consistente nell’individuare l’origine di un prodotto. Per questa ragione, il segno non potrà beneficiare della protezione che la legge prevede per i marchi di impresa, ma potrà essere tutelato con altri diritti di privativa, quali i modelli e disegni.
Il procedimento
La G-Star aveva ottenuto ai sensi della legge uniforme del Benelux in materia di marchi n. 58 del 1962 la registrazione di due marchi di forma per articoli di abbigliamenti. I marchi erano costituiti, rispettivamente, da cuciture oblique che partono dall’altezza dei fianchi fino al cavallo dei pantaloni e da cuciture, impunture e tagli della ginocchiera del pantalone, ginocchiera leggermente gonfia. Aveva quindi messo in commercio il pantalone di modello Elwood, contrassegnato con tali marchi di forma. Successivamente la Benetton aveva iniziato a vendere nel territorio olandese un pantalone con ginocchiera ovale e due cuciture oblique che partono dall’altezza dei fianchi fino al cavallo.
La G-Star aveva quindi convenuto in giudizio di fronte al Tribunale di Amsterdam la Benetton lamentando la contraffazione dei marchi di forma di cui sopra e domandando la cessazione della fabbricazione, commercializzazione e distribuzione nel territorio olandese dei pantaloni con il marchio Benetton. La Benetton, a sua volta, opponendosi alle domande attoree, chiedeva in via riconvenzionale l’annullamento dei marchi registrati da G-Star, trattandosi di marchi di forma, che per la loro bellezza e originalità attribuivano un valore sostanziale ai prodotti.
Il giudice di primo grado rigettava sia la domanda principale che quella riconvenzionale. Il giudice di appello presso il quale le parti avevano impugnato la sentenza di primo grado ha invece accolto le ragioni di G-Star. La notorietà dei marchi in questione era dovuta non già alla valenza estetica della forma, bensì alle intense campagne pubblicitarie condotte da G-Star e focalizzate sugli elementi distintivi del pantalone e della ginocchiera.
La Benetton contro la sentenza di secondo grado ricorreva in cassazione di fronte alla suprema corte olandese, la Hoge Raad. A sua volta, la Hoge Raad poneva in via pregiudiziale ex articolo 234 CE alla Corte di Giustizia il quesito se l’articolo 3.1 lett.e), terzo trattino della direttiva marchi 89/104 (che segnatamente esclude la registrazione di una forma che attribuisce un valore sostanziale al prodotto) deve essere interpretata nel senso di escludere che un segno, originariamente costituito da una forma che dà un valore sostanziale al prodotto, avendo prima della domanda di registrazione acquisito forza attrattiva in virtù di campagne pubblicitarie centrate sulle caratteristiche specifiche del prodotto, possa costituire un marchio registrabile. In breve, il problema è se un segno costituito da una forma come sopra descritto può essere registrato come marchio in virtù dell’uso fattone prima della domanda di registrazione come previsto dall’eccezione di cui all’articolo 3.3 della direttiva.
La sentenza della Corte
La Corte risolve tale quesito in senso negativo confermando quanto dalla stessa già statuito nel caso Philips. Infatti l’articolo 3. 3 della direttiva che ammette la registrazione di un segno originariamente privo di capacità distintiva che ha acquisito tale carattere distintivo successivamente non contiene alcun riferimento ai segni previsti dall’articolo 3.1 lett.e). Di conseguenza, l’eccezione dell’art. 3. 3 è applicabile a tutti i segni privi di capacità distintiva previsti dall’articolo 3.1, salvo, tuttavia, i segni previsti dall’articolo 3.1 lett.e, tra i quali, per l’ appunto, i segni esclusivamente costituiti da una forma che attribuisce un valore sostanziale al prodotto. (Corte di Giustizia CE, sentenza 18 giugno 2002, causa C- 299/99, , Philips, Racc. pag. I-5475).
In conclusione, i segni costituiti esclusivamente da forme che attribuiscono un valore sostanziale al prodotto non sono idonei ad essere registrati come marchi di impresa. Tale preclusione rimane valida anche quando, come nel caso di specie, la forma ha acquisito notorietà attraverso l’uso che ne è stato fatto in campagne pubblicitarie.
Il principio del secondary meaning e il problema della registrazione dei marchi di forma
La questione giuridica affrontata dai giudici comunitari nel caso Elwood riguarda l’applicabilità del principio del secondary meaning a segni costituiti esclusivamente da forme che attribuiscono un valore sostanziale al prodotto. Il principio del secondary meaning prevede che un segno, originariamente privo di capacità distintiva, possa ciò nondimeno essere registrato come marchio se in virtù dell’uso che n’è stato fatto prima della domanda di registrazione ha comunque acquisito carattere distintivo. Criteri rilevanti per accertare il carattere distintivo di un segno sono, tra gli altri, la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la durata dell’uso del marchio, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo, la percentuale degli utilizzatori interessati che identifica l’origine del prodotto da una determinata impresa e infine le dichiarazioni delle camere di commercio e industria e delle altre associazioni professionali (Corte di Giustiza CE, sentenza del 4 maggio 1999, causa C-108/97 e C-109/97, Windsurfing Chiemsee Racc. pag. I-2779).
Invece, come affermato dalla Corte nel caso Philips e poi confermato nel caso Elwood, il principio del secondary meaning non è applicabile ai marchi di forma di cui all’articolo 3.1 lett.e della direttiva. I motivi di tale preclusione devono essere individuati in ragioni di interesse generale. Come correttamente spiegato dalla Corte nel caso Philips, un imprenditore, tramite la registrazione come marchio di una determinata forma che attribuisce una valore sostanziale al prodotto o garantisce uno degli altri risultati pratici previsti dall’articolo 3. 3 lett. e), avrebbe il monopolio legale sull’uso della forma. Ma ciò sarebbe contrario all’interesse generale, in quanto agli altri imprenditori sarebbe precluso l’uso della forma. In ogni caso, l’imprenditore potrebbe tutelare tale forma facendo ricorso ad altri diritti di proprietà intellettuale, quali i modelli e disegni.
In conclusione, un segno distintivo costituito da una forma gradevole può essere un efficacie strumento di marketing. Tuttavia, l’ordinamento vigente non consente agli imprenditori di ottenerne la registrazione come marchio quando il segno del quale si richiede la registrazione è costituito esclusivamente da una forma che attribuisce un valore sostanziale al prodotto. La preclusione di cui sopra rimane valida e non può essere superata anche quando l’imprenditore ha realizzato intense campagne pubblicitarie allo scopo di far conoscere il prodotto e il relativo segno distintivo costituito dalla forma presso il pubblico dei consumatori e la forma abbia così acquisito capacità attrattiva.
