Barilla vs La Molisana: un duello a colpi di spaghetto

Spaghetti
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1. Capacità distintiva e secondary meaning

Lo storico pastificio La Molisana è stato protagonista di una annosa vicenda giudiziaria, che lo ha visto opposto ad un altro colosso italiano del mondo della pasta, ovvero la Barilla. Siffatta controversia processuale si è soltanto di recente conclusa in Cassazione dopo circa otto anni di battaglie legali.

La ragione del contendere ha riguardato la validità (o meno) del marchio nominativo “spaghetto quadrato, registrato dall’azienda di Campobasso nel lontano 2013 al fine di contraddistinguere, all’interno del mercato italiano, i propri spaghetti alla chitarra.

La Cassazione, con la sentenza n.53 del 2022, ha dunque messo fine a questo combattutissimo duello dichiarando nullo il marchio de La Molisana per mancanza di capacità distintiva e fornendo delle linee guida specifiche in materia di “secondary meaning, ossia sul procedimento di acquisizione di capacità distintiva di un marchio ab origine descrittivo attraverso il suo uso all’interno del mercato.

 

2. La vicenda processuale

Il noto pastificio Barilla nel 2014, a seguito di ricezione di una diffida da parte de La Molisana che intimava di non utilizzare l’espressione “spaghetto quadrato” per contraddistinguere i propri spaghetti, in quanto, a parere della prefata ditta, si era venuta a concretizzare tanto una ipotesi di contraffazione che un atto di concorrenza sleale nei confronti del marchio di cui era titolare, ha proceduto a convenire in giudizio quest’ultima davanti al Tribunale di Roma, contestando la validità del marchio e chiedendone la dichiarazione di nullità per mancanza di capacità distintiva.

La società attrice ha addotto, infatti, come l’espressione “spaghetto quadrato” utilizzata dalla convenuta per indicare gli spaghetti alla chitarra avesse valore meramente descrittivo, in quanto tale tipologia di prodotto è di fatto presente nell’offerta di molti pastifici, e non rappresenta una novità lanciata in esclusiva dal pastificio La Molisana.

Il pastificio molisano dal canto suo ha sostenuto che il proprio marchio costituisse una denominazione nuova, in senso tecnico, per contraddistinguere i propri spaghetti e che anche qualora suddetto segno distintivo fosse stato ab origine descrittivo, lo stesso avrebbe, comunque, acquistato capacità distintiva per secondary meaning grazie alle campagne pubblicitarie che avevano portato ad un incremento considerevole delle vendite del prodotto.

L’azienda di Campobasso ha chiesto, altresì, in via riconvenzionale, che la Barilla venisse condannata per contraffazione per la messa in commercio di spaghetti a forma quadrata e le fosse inibito di continuare la commercializzazione degli stessi.

Il Tribunale di Roma, dopo un’attenta disamina della questione, ritenendo legittime e fondate le domande di Barilla, nel 2016, ha dichiarato nullo il marchio “spaghetto quadrato per mancanza di capacità distintiva.

Secondo il Giudice di prime cure, infatti, il marchio era da considerarsi meramente descrittivo in quanto si riferiva allo spaghetto alla chitarra ed alla sua forma, quadrata per natura.

Inoltre, secondo il Tribunale, il marchio non poteva neanche avere acquisito capacità distintiva attraverso il suo uso consolidato all’interno del mercato (c.d. secondary meaning) giacché non era stata fornita prova da La Molisana che il consumatore medio del prodotto potesse percepire l’espressione “spaghetto quadrato” come un segno distintivo riconducibile solo ed esclusivamente agli spaghetti alla chitarra prodotti da La Molisana e non già a quelli di altri produttori.

Tale sentenza è stata in seguito, nel 2017, confermata dalla Corte d’Appello di Roma. Non è ancora inutile ricordare che avverso a tale ultimo decisum La Molisana ha interposto ricorso per Cassazione.

La Suprema Corte, dopo un’attenta e puntuale disamina della vicenda processuale, con sentenza n. 53 del 2022, ha confermato la sentenza di secondo grado e, pronunciandosi in favore di Barilla, ha chiuso definitivamente una disputa che durava da parecchi (otto) anni.

 

3. Il contenuto del ricorso e l’iter di ragionamento della Corte di Cassazione  

Nel ricorso presentato alla Suprema Corte, il pastificio di Campobasso ha mosso svariate contestazioni nei confronti del decisum di secondo grado.

Innanzitutto la ricorrente ha ritenuto che i giudici di secondo grado non avessero correttamente inquadrato la fattispecie oggetto di giudizio in quanto avevano reputato che il marchio “spaghetto quadrato” fosse stato ideato da La Molisana per contraddistinguere un prodotto nuovo all’interno del mercato; il che non è vero.

La Molisana, al contrario di quanto statuito dalla Corte d’Appello, ha sempre sostenuto di aver utilizzato il segno distintivo de quo come espressione nuova per qualificare un alimento già appartenente alla tradizione culinaria nazionale; vale a dire lo spaghetto alla chitarra denominato anche maccherone carrato o tonnarello.

Inoltre, sempre a parere di parte ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe erroneamente inteso che l’espressione “spaghetto quadrato” fosse stata utilizzata nel linguaggio corrente per indicare gli spaghetti alla chitarra e che dunque, l’espressione medesima avesse valore meramente descrittivo.

Infine, La Molisana ha contestato il fatto che in primo e secondo grado non si fosse neanche riconosciuta la capacità distintiva del marchio de quo per effetto del suo uso consolidato all’interno del mercato.

Tale fenomeno, conosciuto in dottrina e giurisprudenza come secondary meaning, si determina tutte le volte in cui un segno, originariamente privo di capacità distintiva perché generico, descrittivo e/o privo di originalità, acquista suddette capacità a seguito del consolidarsi del suo uso all’interno del mercato (per esempio attraverso una campagna pubblicitaria che consente al consumatore di associare un determinato prodotto a un determinato marchio).

In verità, secondo il decisum della Corte d’Appello tale circostanza non si è mai verificata, visto e considerato che La Molisana non è stata in grado di provare che la diffusione commerciale e le campagne pubblicitarie relative al marchio gli avessero fatto acquistare capacità distintiva presso il pubblico/consumatore; il pastificio si è limitato unicamente a dimostrare di aver effettuato degli investimenti pubblicitari consistenti, senza tuttavia riuscire a dar prova dell’effetto di questa pubblicità sul pubblico.

D’altra parte occorre evidenziare che è ormai da tempo noto che, ai fini dell’acquisizione del secondary meaning da parte di un segno distintivo, è necessario trasformare le campagne pubblicitarie e la promozione del segno in una percezione distintiva del marchio agli occhi dei consumatori e fare in modo che questi ultimi associno quel marchio a un determinato prodotto proveniente da quella specifica impresa.

Tale associazione da parte del consumatore, nel caso che ci occupa, non è avvenuta neanche a parere della Corte di Cassazione che, con la sentenza n.53/2022, ha riconfermato il decisum di secondo grado e ha rigettato la domanda della ricorrente dichiarando il marchio “spaghetto quadrato” nullo, in quanto descrittivo di un prodotto e dunque privo di novità e di capacità distintiva, ossia degli elementi essenziali per la tutela di un segno distintivo.

Attraverso il ricordato giudicato la Cassazione ha definitivamente sancito come non si sia, nella fattispecie, concretizzata l’acquisizione della capacità distintiva da parte del marchio per due ordini di motivi: per l’esigua durata dell’utilizzo del marchio all’interno del mercato, pari a soli 14 mesi, e per la debolezza del marchio stesso “costituito da parole di uso comune ontologicamente collegate alla natura e alle caratteristiche del prodotto non successivamente rese distintive agli occhi del pubblico.

Dunque, il consolidarsi dell’uso di un marchio presso i consumatori rappresenta un requisito essenziale per l’acquisizione della capacità distintiva tramite secondary meaning, ma tale uso deve essere provato e non presunto.

Ne consegue che in assenza di elementi probatori validi e concreti il marchio “spaghetto quadrato” non può considerarsi meritevole di tutela, giacché privo degli elementi essenziali che ne consentono la registrazione (o il permanere della registrazione).

 

4. Conclusioni

La Corte di legittimità, nel respingere il ricorso e confermare la decisione delle Corti di merito, ha correttamente valutato il concetto di capacità distintiva del marchio delineandone gli elementi fondamentali.

Secondo giurisprudenza consolidata un marchio possiede capacità distintiva solo nel momento in cui è caratterizzato da un certo gradiente significativo ed espressivo che gli permette di individualizzare e caratterizzare un determinato prodotto all’interno del mercato.

La capacità distintiva dunque non si può dare per assodata ab origine, specialmente quando vengono utilizzate parole generiche e, peraltro, meramente descrittive del prodotto stesso, così come è avvenuto nel caso oggetto di questa riflessione con l’espressione “spaghetto quadrato.

Un marchio descrittivo, come quello in questione, può acquisire capacità distintiva solo col consolidarsi del suo uso presso i consumatori.

Tuttavia tale uso all’interno di un giudizio deve essere concretamente provato e non presunto, altrimenti non si potrà mai parlare di acquisizione della capacità distintiva di un marchio per secondary meaning.

Ne consegue che la Cassazione, in assenza di prove concrete atte a dimostrare tale acquisizione, e obiettivamente non fornite nel caso di specie da parte de La Molisana, non ha potuto fare altro che dichiarare la nullità del marchio “spaghetto quadrato”, confermando quanto già statuito nel merito dalla Corte d’Appello.

Pertanto, alla luce di quanto sopra il decisum della Suprema Corte, che tra l’altro fornisce delle linee guida concrete in materia di acquisizione di capacità distintiva per secondary meaning, risulta, in termini di tutta evidenza, più che corretto.