Corte di Cassazione: giacca in tweed e zaino in spalla. La tutela extramerceologica del marchio notorio

La Suprema Corte ha recentemente cassato una sentenza di condanna per contraffazione di marchio e concorrenza sleale che i giudici di merito fiorentini avevano emesso nei confronti di due società toscane in liquidazione.
In particolare, la società inglese J. BARBOUR & SONS LTD ha visto accogliere il proprio appello incidentale in materia di tutela dei marchi notori.


Nel caso di specie, il marchio Barbour veniva ritenuto “notorio” dai giudici di merito, i quali gli riconoscevano una spiccata funzione distintiva ed una forte riconoscibilità presso gli acquirenti di abbigliamento e gli amanti dello stile inglese. Ritenevano i Giudici che l’uso del medesimo marchio sugli zainetti prodotti e distribuiti dalle convenute fosse illegittimo e consentisse alle condannate di porsi a traino del marchio notorio ed anteriore. Il Tribunale rifiutava tuttavia di dichiarare nullo il marchio registrato da una delle due società italiane ritenendo che a ciò ostasse il dettato dell’art. 88 della legge marchi (D.L. 480/92), secondo cui “il diritto di far uso esclusivo di  un  marchio  concesso  prima della data di entrata in vigore del presente decreto e  che  goda  di rinomanza non consente al titolare di opporsi all'ulteriore  uso  nel commercio di un segno identico o simile al  marchio  per  prodotti  o servizi non affini a quelli per cui esso è stato registrato”.


La questione, non risolta dai giudici di merito, era pertanto quella della presenza o meno di affinità tra i prodotti della società inglese (abbigliamento) e quelli delle società italiane (zainetti). La Corte rimetteva la questione ai giudici di merito precisando, tuttavia, che il principio di diritto da applicarsi e già enunciato in precedenza  è che “il giudizio di affinità di un prodotto rispetto ad un altro coperto da un marchio notorio o rinomato deve essere formulato – anche nel sistema normativo previgente alle modifiche introdotte con il decreto legislativo n. 480/92 [..] conformemente alla direttiva n. 89/104/CEE, secondo un criterio più largo rispetto ai marchi comuni. Il giudizio di affinità non può prescindere, infatti, dalla forza individualizzante che il marchio medesimo ha conseguito sul mercato. Attraverso la divulgazione del marchio notorio, si rende partecipe il pubblico dei consumatori della stessa provenienza dei prodotti immessi al consumo ed il successo del prodotto è garantito, appunto, a parte le sue qualità intrinseche, dalla rinomanza che la fonte produttiva ha acquistato nel tempo”.


La Corte d’Appello di Firenze dovrà pertanto esprimersi nuovamente circa l’affinità merceologica di zainetti e abbigliamento, sebbene l’esito appaia abbastanza scontato visto l’invito della Cassazione ad “allargare le vedute”.


(Corte di Cassazione – Prima sezione, Sentenza 27 maggio 2013, n. 13090)

La Suprema Corte ha recentemente cassato una sentenza di condanna per contraffazione di marchio e concorrenza sleale che i giudici di merito fiorentini avevano emesso nei confronti di due società toscane in liquidazione.
In particolare, la società inglese J. BARBOUR & SONS LTD ha visto accogliere il proprio appello incidentale in materia di tutela dei marchi notori.


Nel caso di specie, il marchio Barbour veniva ritenuto “notorio” dai giudici di merito, i quali gli riconoscevano una spiccata funzione distintiva ed una forte riconoscibilità presso gli acquirenti di abbigliamento e gli amanti dello stile inglese. Ritenevano i Giudici che l’uso del medesimo marchio sugli zainetti prodotti e distribuiti dalle convenute fosse illegittimo e consentisse alle condannate di porsi a traino del marchio notorio ed anteriore. Il Tribunale rifiutava tuttavia di dichiarare nullo il marchio registrato da una delle due società italiane ritenendo che a ciò ostasse il dettato dell’art. 88 della legge marchi (D.L. 480/92), secondo cui “il diritto di far uso esclusivo di  un  marchio  concesso  prima della data di entrata in vigore del presente decreto e  che  goda  di rinomanza non consente al titolare di opporsi all'ulteriore  uso  nel commercio di un segno identico o simile al  marchio  per  prodotti  o servizi non affini a quelli per cui esso è stato registrato”.


La questione, non risolta dai giudici di merito, era pertanto quella della presenza o meno di affinità tra i prodotti della società inglese (abbigliamento) e quelli delle società italiane (zainetti). La Corte rimetteva la questione ai giudici di merito precisando, tuttavia, che il principio di diritto da applicarsi e già enunciato in precedenza  è che “il giudizio di affinità di un prodotto rispetto ad un altro coperto da un marchio notorio o rinomato deve essere formulato – anche nel sistema normativo previgente alle modifiche introdotte con il decreto legislativo n. 480/92 [..] conformemente alla direttiva n. 89/104/CEE, secondo un criterio più largo rispetto ai marchi comuni. Il giudizio di affinità non può prescindere, infatti, dalla forza individualizzante che il marchio medesimo ha conseguito sul mercato. Attraverso la divulgazione del marchio notorio, si rende partecipe il pubblico dei consumatori della stessa provenienza dei prodotti immessi al consumo ed il successo del prodotto è garantito, appunto, a parte le sue qualità intrinseche, dalla rinomanza che la fonte produttiva ha acquistato nel tempo”.


La Corte d’Appello di Firenze dovrà pertanto esprimersi nuovamente circa l’affinità merceologica di zainetti e abbigliamento, sebbene l’esito appaia abbastanza scontato visto l’invito della Cassazione ad “allargare le vedute”.


(Corte di Cassazione – Prima sezione, Sentenza 27 maggio 2013, n. 13090)