Il brevetto perfettibile: modifica della domanda e del brevetto, priorità interna, altri rimedi

1. – Introduzione.

2. L’interpretazione.

3. – Gli interventi sulla domanda di brevetto.

4. – Gli interventi sul titolo brevettuale (brevetto concesso).

II. – Priorità interna:

5. – Introduzione.

6. – La priorità interna.

III. – Brevettazione:

7. – La ricerca di anteriorità.

8. – Il ritiro e rideposito della domanda.

9. – La doppia brevettazione.

10. – La conversione.

I. – MODIFICHE, INTEGRAZIONI ED INTERVENTI SUL TESTO BREVETTUALE

1. - Introduzione

Talora il brevetto può nascere imperfetto.

Le ragioni dell’imperfezione sono essenzialmente due:

(a) l’inventore procede immediatamente alla brevettazione (sul che e sulle possibili ragioni, si v. le osservazioni di VANZETTI-DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, Milano 2009, p. 404)

(b) l’inventore non comprende subito l’insieme delle implicazioni inventive del suo trovato (CARTELLA, Osservazioni alle disposizioni del codice della proprietà industriale. Alcuni profili relativi alle invenzioni, in AA.VV., Il Codice della Proprietà Industriale, a cura di Ubertazzi, Milano 2004, p. 22).

Nel primo caso, deficienza di analisi del trovato, mancanza o sommarietà di sperimentazione, successive difficoltà di ingegnerizzazione, carenza di affinamento tecnico, possono porre in luce carenze nella stesura del testo brevettuale. Nel secondo caso, l’inventore non percepisce che l’invenzione possiede un campo (od estrinsecazioni) più ampio o magari in parte diverso di applicazione rispetto a quello inizialmente individuato.

Nella prima ipotesi, ciò si traduce il più delle volte in oscurità ed ambiguità nella descrizione e/o nelle rivendicazioni, in carenze più o meno accentuate nella descrizione e/o nelle rivendicazioni.

Nella seconda ipotesi, ciò si traduce di regola nella mancata considerazione, nella stesura delle rivendicazioni, del più ampio o parzialmente diverso campo di applicazione dell’invenzione. In questa seconda ipotesi il testo brevettuale è spesso carente nella descrizione dell’invenzione, nell’ottica di questo più ampio o parzialmente diverso profilo applicativo.

Si tratta, allora, di mettere rimedio a tali mende. Infatti, le conseguenze negative sul brevetto sono certe e sono individuabili essenzialmente lungo due possibili direzioni:

(i) la invalidità del brevetto per difetto di descrizione

(ii) la limitazione dell’ambito protetto dal brevetto.

Infatti, l’art. 76.1.b) CPI dispone che è nullo il brevetto insufficientemente descritto ai sensi dell’art. 51 CPI; il quale art. 51 CPI, a sua volta, specifica che la descrizione è considerata sufficiente, quando l’invenzione è descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perchè ogni persona esperta del ramo possa attuarla. Le carenze nelle rivendicazioni, ed anche nella descrizione, si riflettono in eventuali limitazioni dell’ambito protetto dal brevetto. Infatti, occorre tenere conto della disposizione dell’art. 52.1 CPI, secondo cui alla descrizione devono far seguito, nel testo brevettuale, «una o più rivendicazioni in cui sia indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto» (e così, pure, l’art. 160.4 CPI). La disposizione dell’art. 52.1 CPI viene applicata nel senso che è protetto dal brevetto solo ciò che è, contemporaneamente, descritto e rivendicato. A loro volta, le rivendicazioni, secondo l’art. 52.2 CPI tracciano il limite della protezione in funzione di quello che è il loro «tenore». Peraltro, questo riferimento non è più presente, a far corso da EPC 2000 (ratificato dall’Italia il 6 dicembre 2007), nel disposto dell’art. 69.1 CBE, cui s’era ispirato l’art. 52.1 CPI, che ora recita che la protezione «shall be determined by the claims». E l’eliminazione pare essere funzionale alla introduzione, attraverso l’Art. 2 del Protocollo, dell’istituto dell’equivalenza, il quale viene definito come «any element which is equivalent to an element specified in the claims» (su EPC 2000, si v., le prime notazioni di PALLINI, EPC 2000: una breve guida ai cambiamenti, Notiziario Ordine Consulenti PI, n. 2/2007, p. 13 ss.).

Nel determinare l’ambito ed il limite della protezione le rivendicazioni possono essere (se necessario) oggetto di interpretazione; per questo fine possono essere utilizzati descrizione e disegni (sull’argomento si v., da ultimo, FRANZOSI, L’interpretazione delle rivendicazioni, Riv. dir. ind. 2005, I, p. 75 ss.; ID., in AA.VV., Il Codice della Proprietà Industriale, Padova 2005, p. 288 ss.). Tuttavia, il meccanismo determinativo dell’ambito di protezione del brevetto deve svilupparsi «in modo da garantire equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi», secondo quanto avverte l’art. 52.3 CPI.

La norma non dice se le rivendicazioni possono essere interpretate a prescindere dall’utilizzazione di descrizione e disegni; il fatto che l’art. 52.3 CPI nel trattare dell’esigenza di tutela della sicurezza giuridica si riferisca alla (sola) operazione interpretativa di cui all’art. 52.2, potrebbe indurre il dubbio che non sia ammesso l’utilizzo di strumenti interpretativi esogeni al testo brevettuale.

D’altro canto, il brevetto che venga indebitamente ampliato è passibile di nullità, ai sensi dell’art. 76.1.c) CPI; e ciò avviene, «se l’oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale».

La sanzione della nullità prevista da tale disposizione non è direttamente legata alla prescrizione della regola dell’equo temperamento di interessi espressa dall’art. 52.3 CPI; infatti, se bastasse, per assicurare tale temperamento, il disposto dell’art. 76.1.c) CPI, la norma dell’art. 52.3 CPI sarebbe superflua. Quel che si vuol dire è che l’operazione interpretativa può portare ad una ricostruzione dell’oggetto del brevetto diverso da quello apparente ad un primo esame, pur senza far travalicare all’oggetto così ricostruito, il contenuto della domanda iniziale.

Già dalle disposizioni combinate degli artt. 52 e 76.1.c) CPI, risulta che la possibilità di intervenire sul testo brevettuale è quindi suscettibile di indirizzarsi in varie direzioni ed è soggetta a limiti.

Inoltre, la situazione è diversa, secondochè il brevetto sia ancora allo stato di domanda, oppure sia stato rilasciato.

L’art. 172.2 CPI dispone, infatti, che «il richiedente, prima che l’Ufficio italiano brevetti e marchi abbia provveduto alla concessione del titolo o deciso in merito ad una istanza o ad una opposizione, o comunque prima che la Commissione dei ricorsi, nei casi in cui sia stato interposto ricorso abbia provveduto, ha facoltà di correggere, negli aspetti non sostanziali, la domanda originariamente depositata... nonchè, nel caso di domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità, di integrare anche con nuovi esempi o limitare la descrizione, le rivendicazioni o i disegni originariamente depositati», prevedendo l’intervento correttivo per la sola domanda; mentre l’art. 79.1 e 79.3 CPI dice che «il brevetto può essere limitato su istanza del titolare, alla quale devono unirsi la descrizione, le rivendicazioni e i disegni modificati» e che «l’istanza di limitazione non può essere accolta se è pendente un giudizio di nullità del brevetto e finchè non sia passata in giudicato la relativa sentenza». La limitazione è ora ammessa anche in relazione al brevetto europeo rilasciato, ed è prevista dall’art. 105.a) introdotto nella CBE da EPC 2000 (al riguardo, PALLINI, EPC 2000, p. 15, il quale avverte: «non sarà certamente più facile fare delle correzioni di ampliamento travestite come limitazioni»). Ne segue, quindi, che mentre la domanda di brevetto può, in una qualche misura, essere corretta ed integrata, oltre che limitata, il brevetto (salvo quanto si dirà tra poco in ordine alla riformulazione delle rivendicazioni in corso di causa) può soltanto essere limitato. Il quadro deve essere completato ricordando che se all’UIBM viene presentata una domanda di brevetto per invenzione (o per modello di utilità) priva di «un documento che possa essere assimilato ad una descrizione» o che «manchi» di «parte della descrizione o» di «un disegno», l’art. 148.2.a) CPI prevede che l’UIBM debba invitare il richiedente a fare «le necessarie integrazioni» entro due mesi dalla data della comunicazione. Analogamente si prevede nelle Guidelines dell’UEB, quanto alla domanda di brevetto europeo, come si dirà più avanti.

Un ulteriore tassello del sistema normativo è apportato dal D.M. 27 giugno 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico (Ricerca di anteriorità relativamente alle domande di brevetto per invenzione industriale: in seguito, D.M. 2008, Riv. dir. ind. 2008, III, p. 29) evocato dall’art. 170.1.b) CPI.

Di questa disposizione normativa interessa, qui, l’art. 5 che consente al richiedente il brevetto (anche prima degli interventi ex art. 172.2 CPI), di fornire all’UIBM, dopo aver ricevuto il rapporto di ricerca, «una stesura modificata dalla descrizione, delle rivendicazioni e dei disegni». Anche in questo caso, l’intervento è consentito solo in relazione alla domanda di brevetto. Inoltre, pare rilevante anche l’art. 3.4, che prevede la possibilità di presentare una domanda di brevetto corredata da «una descrizione o disegni provvisori».

Esaminiamo, adesso, le direzioni del possibile intervento del richiedente il (ovvero del titolare del) brevetto.

2. - L’interpretazione

La prima direzione d’intervento è quella che attiene alla interpretazione; essa può riguardare tanto la domanda che il brevetto concesso. Come è ovvio, non si tratta della prima direzione di intervento in ordine cronologico, bensì della prima dal punto di vista dell’agio nella praticabilità.

Una necessità di interpretazione della domanda di brevetto, sino ad oggi era di improbabile prospettazione nella procedura amministrativa di rilascio della privativa, salvo che:

(a) insorgessero opposizioni da parte dell’UIBM o la domanda fosse approdata avanti alla Commissione dei Ricorsi. Lo scenario, tuttavia, è stato modificato, con l’attuazione da parte dell’UIBM dell’esame dei requisiti di validità, così come previsto dall’art. 170.1 b)

CPI

(b) insorga un problema di individuazione del contenuto della domanda, in relazione all’esercizio del diritto di priorità ai sensi delle Convenzioni Internazionali. Al riguardo, ad esempio, si è affermato (App. Milano 4 dicembre 2001, GADI 2003, p. 189) che «problema centrale è l’identificazione del contenuto della domanda, essendo necessario che il contenuto di quella successivamente depositata sia ricompreso nell’ambito di protezione delle rivendicazioni della precedente domanda, su cui si fonda il diritto di priorità» e che la norma relativa all’esercizio della priorità «non pretende un rapporto di identità, ma sicuramente esige che ove esso non sia riscontrabile, il titolo anteriore, ancorchè ampiamente interpretato, comunque comprenda le rivendicazioni del brevetto successivo» © insorga un problema, ancora una volta, di individuazione del contenuto della domanda, in relazione all’esercizio della priorità interna, di cui all’art. 47.3-bis CPI introdotto dalla c.d. legge sviluppo (l. 23 luglio 2009 n. 99, Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia), posto che la norma riferisce l’esercizio della priorità ad «elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità» (si tratta, tuttavia, di un problema di rilievo limitato, posto che, come si dirà oltre, la priorità interna non presuppone la identità della domanda, rispetto a quella da cui si vuol trarre la priorità).

Con riferimento al D.M. 2008, non è inopportuno segnalare: (i) che occorrerà coordinare il suo art. 2.4, che richiede che le rivendicazioni siano «chiare» e descrivano «esplicitamente» la caratteristica tecnica rivendicata, con l’art. 52.2 CPI che ammette l’interpretazione della rivendicazione; (ii) che occorrerà sciogliere il quesito circa l’incidenza dell’art. 2.4, con il suo richiamo alla chiarezza delle rivendicazioni ed al fatto che in seno ad esse, la «caratteristica tecnica sia esplicitamente descritta», sull’art. 52.2 CPI che riferisce il limite della protezione al «tenore» delle rivendicazioni; anche perchè sempre l’art. 2.4 precisa che «le rivendicazioni di cui all’art. 160 comma 4 del Codice definiscono le caratteristiche specifiche dell’invenzione per le quali si chiede protezione»;

(iii) che problemi interpretativi possono sorgere in relazione alla previsione dell’art. 4.5 del D.M. 2008 il quale prevede che l’UEB (organo proposto alla ricerca ordinata dall’UIBM) non rediga o rediga un rapporto di ricerca parziale per l’UIBM, perchè ritiene che «descrizione.... rivendicazioni... disegni, contengano... incongruenze o contraddizioni». Il tema della interpretazione del brevetto, dunque, nasce in sede contenziosa, amministrativa o giudiziaria, che sia.

La necessità di interpretare è in funzione della corretta comprensione del brevetto, la cui necessità si manifesta:

- tanto ai fini della valutazione dei requisiti di validità

- tanto ai fini della valutazione in ordine alla contraffazione.

Riguardo ad un primo profilo, l’interpretazione può riverberarsi sulla valutazione circa la chiarezza e completezza della descrizione (le cui modalità sono ora enunciate nell’art. 2.3 D.M. 2008); e, quindi, in ultima analisi, sul giudizio di validità per sufficienza di descrizione. Essa, tuttavia, può diventare rilevante anche per un secondo profilo, e cioè ai fini del giudizio circa i requisiti di validità alla stregua della tecnica del settore (e quindi: dei giudizi di novità e di attività inventiva): è infatti solo ricostruendo l’esatta “fisionomia” dell’invenzione brevettanda, che questa può essere comparata alla tecnica del settore.

L’art. 52.2 CPI prende in considerazione l’interpretazione al solo secondo fine (quello della valutazione di contraffazione), perchè si occupa della determinazione dell’ambito protetto dalle rivendicazioni. Non sembra, però, dubitabile che il campo applicativo dell’interpretazione non è limitato alla prospettiva dei limiti della protezione, bensì coinvolge anche quella della validità del brevetto.

L’interpretazione, quindi, può essere esercitata anche sulla descrizione (così come di fatto avviene nella pratica delle cause brevettuali, senza che sorgano opposizioni di principio; per un accenno alla interpretazione – anche – delle rivendicazioni, si v. Trib. Roma 9 settembre 2004, GADI 2005, p. 462).

Ciò comporta, in una qualche misura, un possibile ampliamento del risultato interpretativo ricavabile dalle rivendicazioni ai sensi dell’art. 52 CPI; infatti, le rivendicazioni sono interpretabili alla luce della descrizione, ma a sua volta la descrizione è suscettibile di essere interpretata, con il risultato che ciò che viene identificato come rivendicato può essere il frutto – per dir così – di un “secondo grado di interpretazione”. Secondo un Autore (FRANZOSI, L’interpretazione, p. 79) non si deve ritenere che si ricorra a descrizione e disegni solo quando il significato delle rivendicazioni è ambiguo «e non invece quando esso è chiaro»; la norma, infatti, imporrebbe «di ricorrere a descrizione e disegni in ogni caso». L’assunto non sembra convincente; se, infatti, il significato delle rivendicazioni è chiaro, non si comprende perchè si debba ricorrere all’interpretazione e, quindi, a descrizione e disegni. D’altro canto, se il significato è chiaro, descrizione e disegni nulla di nuovo o di ulteriore potranno apportare sul piano interpretativo.

Al riguardo non è forse superfluo ricordare che le Guidelines UEB, Chapter III, Part C, par. 4.2, dopo aver specificato che ciascuna rivendicazione deve essere letta attribuendo alle parole il significato e scopo che esse hanno normalmente nel settore tecnico pertinente, aggiungono che nel caso in cui le parole siano destinate ad esprimere «a special meaning», l’Esaminatore deve richiedere che la rivendicazione sia emendata, «whereby the meaning is clear from the wording of the claim alone». Ciò, aggiungono le Guidelines, «is important because it is only the claims... not the description, which will be published in all the official languages of the EPO».

Ora, poichè la pubblicazione ha proprio lo scopo di rendere edotti i terzi dell’oggetto (e dei limiti) della protezione, la regola così espressa rende incompatibile un sistema in cui la rivendicazione (apparentemente) chiara deve comunque essere interpretata alla luce di descrizione e disegni.

Poichè in sede di esame e di procedura di concessione del brevetto l’UEB segue regole sue proprie, anche interpretative (se ne veda l’estrinsecazione nelle citate Guidelines, Chapter III, Part C, par. 4.2 ss.), l’interpretazione della porzione italiana di un brevetto europeo deve essere condotta in linea con tali regole, piuttosto che seguendo quelle utilizzate con riferimento ad un brevetto italiano.

Se la rivendicazione può essere interpretata, tuttavia il limite che sovraordina l’interpretazione è quello dettato dall’art. 76.1.c) CPI, secondo il quale l’oggetto del brevetto non può estendersi oltre il contenuto della domanda iniziale. Ne deriva che attraverso l’interpretazione non è possibile introdurre nelle rivendicazioni elementi (oggetti) non facenti parte del contenuto della domanda e quindi non descritti (oltre che non già rivendicati), nè l’interpretazione della descrizione può condurre ad un ampliamento del contenuto della domanda iniziale e quindi a rinvenire nella descrizione ciò che invece non è descritto, per supportare una rivendicazione che non trova base nella descrizione.

D’altro canto, l’operazione interpretativa delle rivendicazioni risulta condizionata dal contestuale e concorrente limite fornito dal principio per cui la protezione del brevetto è individuata da ciò che è contemporaneamente descritto e rivendicato: sicchè una interpretazione delle rivendicazioni che conduca a coprire ciò che non è descritto, sarebbe improduttiva di effetti utili.

In tema di interpretazione sembra opportuno segnalare un doppio profilo che tende a sfuggire durante i dibattiti tecnici:

- anzitutto, l’interpretazione non deve essere condotta alla luce delle conoscenze dell’epoca in cui viene attuata, bensì deve essere effettuata alla luce di quelle correnti al momento del deposito della domanda di brevetto. FRANZOSI, L’interpretazione p. 88, distingue il tema della validità, in ordine al quale si dovrebbe fare riferimento al tempo del deposito della domanda, dal tema della contraffazione. Al riguardo, per ciò che concerne la contraffazione “letterale” varrebbe ancora il tempo del deposito della domanda, mentre per quella per equivalente si dovrebbe guardare al tempo della contraffazione. La soluzione non mi trova d’accordo per diversi motivi, che qui sintetizzo:

(i) valutazione di validità e valutazione di contraffazione devono essere condotte con un criterio omogeneo; non bisogna dimenticare che la validità del brevetto è la risultante della non interferenza della soluzione tecnica inventiva nella tecnica precedente; in un certo modo, l’invenzione è validamente brevettabile se non “contraffà” la tecnica precedente;

(ii) la valutazione di equivalenza dipende dalla tecnica del ramo. Ciò che in un primo momento può non essere equivalente, può diventarlo poi, perchè il maturare della tecnica, successivo al brevetto, rende routinaria la soluzione tecnica, originariamente non equivalente;

(iii) se l’esclusiva brevettuale è il premio che l’inventore riceve per avere innovato, l’ambito dell’esclusiva deve essere determinato all’epoca in cui l’innovazione interviene, altrimenti l’inventore riceve un premio maggiore, la cui maggiorazione non trova causa in un suo specifico apporto.

- in secondo luogo, prima di ricorrere all’uso dei dizionari (peraltro ammessi dalle Guidelines dell’UEB: Chapter IV, Part C, par. 9.1), per accertare il significato delle parole usate dal richiedente il brevetto, è opportuno ricercare tale significato nei testi della tecnica del settore, noti a quell’epoca. Infatti, l’inventore non è un letterato, nè un filologo; è un tecnico del settore ed usa le parole secondo l’accezione propria data loro dall’uso nel settore.

Taluno (FRANZOSI, L’interpretazione, p. 81) ritiene, invece, che le pubblicazioni di non generale diffusione ed i brevetti non menzionati nella domanda non possano essere presi come significativi del senso utilizzato nella domanda di brevetto. Non ritengo condividibile la tesi. La definizione dell’ambito di tutela del brevetto deve essere determinata contemperando l’interesse del terzo alla certezza giuridica. La percezione che il terzo ha del contenuto e dell’oggetto del brevetto è in funzione della conoscenza dello stato della tecnica, il quale comprende tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico. Non si comprende come sia possibile determinare in modo oggettivo se una pubblicazione è, o non è, di generale diffusione e nemmeno perchè il tecnico non debba conoscere le pubblicazioni non di generale diffusione. Neppure si comprende perchè debbano essere neutralizzati i brevetti non menzionati nella domanda: l’inventore può benissimo conoscerli ed aver scelto di non menzionarli; addirittura, potrebbe aver deliberatamente deciso di tacerli, perchè “vicini” alla soluzione da lui inventata.

3. - Gli interventi sulla domanda di brevetto

La seconda direzione di intervento riguarda la correzione ed integrazione della domanda depositata, di cui fa cenno l’art. 172.2 CPI. Si tratta di un intervento che può essere esercitato in qualunque momento, prima e dopo l’attuazione della ricerca di anteriorità, il cui unico limite è la presenza di una decisione in seno al processo amministrativo, ovvero il rilascio del brevetto stesso.

La norma, dopo aver evocato, con riferimento generale a tutte le domande di privativa, la possibilità di «correggere negli aspetti non sostanziali la domanda originariamente depositata», quanto ai brevetti per invenzione (ed ai modelli di utilità) specifica «nonchè, nel caso di domanda di brevetto per invenzione...» (o modello di utilità) «di integrare anche con nuovi esempi o limitare la descrizione, le rivendicazioni o i disegni originariamente depositati».

Al riguardo si pongono due principali questioni:

(a) la rilevanza da attribuire al riferimento agli «aspetti non sostanziali»

(b) se la possibilità di integrare attenga alla sola descrizione, o si estenda anche alle rivendicazioni (ed ai disegni).

Non è mancato chi ha attribuito alla disposizione una portata restrittiva, rispetto al precedente sistema.

Così, BONINI (in AA.VV., Il Codice della Proprietà industriale, Padova, 2005, p. 762 s.) argomenta: «questa norma sembra più precisa e più restrittiva rispetto all’ex art. 126 dell’R.D. 5 febbraio 1940, n. 244, che recitava circa la “facoltà di correggere” senza specificare che gli aspetti debbano essere “non sostanziali”», proseguendo: «con il nuovo testo si ritiene che non possa essere accettata la prassi, più o meno diffusa, che prevede che, dopo il deposito della domanda ad esempio di brevetto per invenzione o per modello di utilità e prima della concessione, possa essere depositato un testo nuovo completamente rifatto rispetto al testo originale. Ciò accadeva, ad esempio, quando un richiedente effettuava un deposito senza chiedere l’assistenza di un consulente, assistenza che poi veniva chiesta in fase successiva e che generalmente implicava il rifacimento completo sia della descrizione sia delle rivendicazioni brevettuali, pur nel rispetto dell’idea di soluzione che in qualche modo era stata sommariamente evidenziata nella domanda originaria».

L’Autore, quindi, da un lato pare escludere che le integrazioni possano andare a toccare le rivendicazioni, da un altro lato precisa che il testo brevettuale, nel suo complesso, non può essere “riscritto”.

Questa seconda osservazione sembra possa essere condivisa. Occorre, però, domandarsi se possa essere condivisa l’altra.

Altri Autori (GHIDINI-DE BENEDETTI, Codice della proprietà industriale, Milano 2006, p. 453 s.) non assumono posizione; altri (FLORIDIA, Il riassetto della proprietà industriale, Milano 2006, p. 646 ss.) riconducono la disposizione al noto fine di «impedire che l’oggetto del titolo ecceda il contenuto della domanda iniziale» e quindi, in ultima analisi, ad una funzione di prevenzione dell’insorgere di cause di nullità ai sensi del già citato art. 76.1.c) CPI.

La disposizione dell’art. 172.2 CPI riguarda gli interventi che il depositante la domanda di brevetto può esercitare autonomamente.

Tuttavia, la norma non può essere letta senza tenere in conto che in sede di esame di validità della domanda l’art. 5 D.M. 2008 consente al richiedente, una volta ricevuto il rapporto di ricerca, di inviare all’UIBM:

- una stesura modificata della descrizione, delle rivendicazioni e dei disegni

- precisazioni sull’ammissibilità delle rivendicazioni emendate

- precisazioni sulla loro conformità al disposto dell’art. 76.1.c) CPI sulla nullità del brevetto, perchè esorbitante dal contenuto della domanda iniziale ciò che, poi, l’UIBM, decorsi i diciotto mesi del periodo di segretezza, mette a disposizione del pubblico, assieme alla domanda iniziale ed al rapporto di ricerca.

Ora, non sembra che sussista alcun giustificabile motivo per concludere che il potere d’intervento del richiedente, sulla propria domanda di brevetto, è diverso secondochè egli si attivi spontaneamente o su “pressione” del rapporto di ricerca, secondochè egli si attivi prima o dopo il rapporto di ricerca.

Sicchè, ammettendo la norma che le rivendicazioni possano essere emendate e richiamandosi essa alla regola del “contenimento” nell’ambito della domanda iniziale, sembra possibile concludere che l’art. 172.2 CPI non limita la facoltà di integrazione alla descrizione, bensì ne consente l’esercizio anche sulle rivendicazioni. Se ciò è corretto, l’ulteriore conseguenza che si può trarre è che il medesimo potere, sulle rivendicazioni, può essere esercitato anche durante la fase di esame di validità avanti all’UIBM, atteso che l’art. 6.2 ultima frase D.M. 2008 stabilisce che durante tale fase è fatta salva (tra l’altro) la «facoltà di cui all’art. 172 comma 2». Non sembra inutile notare, inoltre, una particolarità ulteriore. La previsione dell’art. 5 D.M. 2008 è ancorata alle emersioni tecniche provocate dal rapporto di ricerca; e, se ciò è esatto, si deve ritenere che le modifiche a descrizione e rivendicazioni cui si riferisce la norma siano quelle rese opportune da (e coerenti con) l’adattamento del testo della domanda brevettuale alla luce dello stato della tecnica rivelato dal rapporto di ricerca. La previsione dell’art. 172.2 CPI riguarda invece le necessità di adattamento del testo brevettuale ad una più matura e precisa valutazione di esso e dell’invenzione cui si riferisce, da parte dell’inventore. Peraltro, non può sfuggire che l’art. 5 D.M. 2008 limita temporalmente il potere d’intervento ai diciotto mesi dalla data della domanda (cioè, al periodo di segretezza), laddove la previsione dell’art. 172.2 CPI pone la “barriera” temporale al momento in cui viene concesso il titolo (o c’è una decisione nella procedura amministrativa). La discriminazione temporale propone il quesito della giustificabilità.

Questa potrebbe essere rinvenuta se si ritenesse che la facoltà di intervento di cui all’art. 5 D.M. 2008 debba essere “letta” come elemento della “fase” del perfezionamento della domanda iniziale che sarà poi pubblicata e quella di cui all’art. 172.2 CPI come intervento sulla domanda iniziale, dopo il suo perfezionamento. Senonchè, questa lettura pare essere preclusa; essa avrebbe senso, infatti, solo se la facoltà di cui all’art. 172.2 CPI fosse esercitabile a partire dalla scadenza del periodo di segretezza. Ma così non è, come mostra espressamente il disposto della norma stessa che la rende esercitabile sino ad un attimo prima della concessione del brevetto e, quindi, in un qualunque momento precedente; e come risulta indirettamente confermato dell’art. 5 D.M. 2008 che, essendo dettato con riguardo agli interventi esercitabili durante il periodo di segretezza, fa salva comunque l’applicazione dell’art. 172 CPI, ammettendone quindi la contestuale, od anche precedente, utilizzazione.

Solo per completezza di esposizione è opportuno rilevare che l’art. 1.4 D.M. 2008 prevede che se la domanda di brevetto è «una prima domanda priva di rivendicazione di priorità» l’UIBM invia all’UEB la richiesta del rapporto di ricerca «entro cinque mesi dalla data della domanda» e l’UEB «redige il rapporto di ricerca entro nove mesi dalla data della domanda medesima»; cioè: della domanda di brevetto. Conseguentemente, poichè il termine per l’esercizio della facoltà di cui all’art. 5 D.M. 2008 è di diciotto mesi dalla data del deposito della domanda, al richiedente (considerato che l’UIBM deve fargli pervenire il rapporto di ricerca) restano meno di nove mesi per provvedere alle modifiche del testo brevettuale, autorizzate da questa norma. Poichè la facoltà di correzione e di integrazione della domanda di brevetto prevista dall’art. 172.2 CPI costituisce facoltà autonoma rispetto a quella ora disciplinata dall’art. 5 D.M. 2008, non sembra inutile cercare anche altrove la conferma circa il contenuto delle facoltà riconosciute dall’art. 172.2 CPI come le abbiamo più sopra sommariamente descritte. Infatti, come già s’è visto, non manca chi, ad una prima lettura, vi ha ravvisato una norma restrittiva rispetto al passato. E, per altro verso, il riconoscimento della facoltà di intervento individuata dall’art. 5 D.M. 2008 potrebbe rendere legittimo il dubbio che l’art. 172.2 CPI, così come sopra ricostruito nel contenuto, si proponga come un inutile raddoppio dei poteri d’intervento legittimati dall’art. 5 D.M. 2008. In particolare, ci si potrebbe domandare se la facoltà di integrazione evocata dalla norma debba essere intesa come riguardante solo gli esempi contenuti nella domanda e non, in particolare, le rivendicazioni e se la modificazione (e ancor più, la integrazione) delle rivendicazioni incontri il divieto della correzione in aspetti sostanziali, pur evocato nel corpo dell’art. 172.2 CPI.

Inizierei da una osservazione formale e di puro senso logico delle frasi, posto che le norme vengono interpretate, anzitutto, secondo il senso fatto palese dal loro tenore letterale.

Come si nota agevolmente leggendo l’art. 172.2 CPI, la norma prevede due diverse cose:

a. – la correzione «negli aspetti non sostanziali» della domanda originariamente depositata (il che, è previsto come tipo di intervento per tutti i titoli di PI)

b. - «nel caso di domanda di brevetto...» la possibilità «di integrare, ecc.».

Anzitutto, sembra possibile negare una omogeneizzabilità delle due parti della norma, in modo da far reggere la seconda (parte b) dal limite agli «aspetti non sostanziali» della prima (parte a); se così si facesse, tutta la parte della disposizione che si riferisce al «caso di domanda di brevetto, ecc....» diverrebbe superflua e costituirebbe una inutile ripetizione.

In tale prospettiva, infatti, e posto che la prima parte della norma (parte a) si riferisce a tutti i titoli di proprietà industriale, sarebbe sufficiente dire che il richiedente ha la facoltà «di correggere negli aspetti non sostanziali la domanda depositata», per coprire (ed esaurire) la successiva elencazione che si riferisce ad integrazioni e limitazioni (della domanda di brevetto) le quali, altro non sarebbero che modalità particolari di correzione dei titoli di proprietà industriale.

Ora, il testo della norma non solo menziona espressamente le due fattispecie (sub a e sub b), rendendo evidente che si riferisce a cose diverse, ma altresì le contrappone, in un certo qual modo, allorchè inserisce, tra le due, la locuzione «nonchè»: «la facoltà di correggere, negli aspetti non sostanziali, la domanda... nonchè, nel caso di domanda di brevetto... di integrare, ecc.».

Una cosa, quindi, sono le correzioni, confinate agli aspetti non sostanziali ed altra cosa è la possibilità di integrare, che la norma esplicita quale attività diversa e che non “lega” nè direttamente, nè espressamente, agli aspetti non sostanziali; ed, anzi, con quel «nonchè» pare chiarire di volerne fare oggetto di un trattamento diverso. Aggiungerei che non mi pare dubitabile che il richiedente il brevetto possa integrare la descrizione al fine di ovviare, ad esempio, ad un difetto di descrizione. Una tale integrazione, peraltro, ha un rilievo sostanziale: infatti, prima l’invenzione è insufficientemente descritta nella domanda e dopo non lo è più; prima il futuro brevetto è votato a possibile nullità e dopo non lo è più.

Poichè le norme devono essere lette ed interpretate in modo che abbiano un senso, anziché in modo che non lo abbiano ed appaiano contraddittorie od enfaticamente ripetitive, occorre trovare un significato (autonomo) alla frase che si riferisce alla facoltà di «correggere negli aspetti non sostanziali la domanda», che possa essere coordinato con l’ulteriore (e sostanzialmente contrapposta: «nonchè») facoltà «di integrare, ecc....». L’art. 172 è dettato nel Capo IV che si occupa di tutti i diritti di proprietà industriale e delle relative procedure; quindi anche dei disegni e modelli, delle varietà vegetali, delle topografie dei conduttori, ecc.

Ciò conduce ad un primo risultato, che rivela anche il senso di quella locuzione «nonchè» di cui s’è fatto cenno sopra.

La prima parte dell’art. 172.2 CPI si riferisce alle domande attinenti in genere ai vari titoli di proprietà industriale, mentre la seconda parte (introdotta da «nonchè») detta una regola ulteriore, particolare per i brevetti d’invenzione (e per i modelli di utilità ed i marchi) (in questi termini, già GIUDICI, Brevi note sulle procedure di concessione dei titoli di proprietà industriale, Riv. dir. ind. 2005, I, p. 336).

Nell’ambito dei vari titoli di proprietà industriale molte sono le “correzioni” che possono essere portate alla domanda e che sono “non sostanziali” o “sostanziali”: si pensi alla rivendicazione di priorità, alla identificazione del richiedente, alla richiesta di più brevetti con una sola domanda, alla errata indicazione di un indirizzo o di un codice fiscale, all’errata indicazione del numero e data di deposito della coltura di un microrganismo, alla correzione della denominazione proposta per la varietà vegetale, all’aggiunta o modificazione di una Classe merceologica, alla radiazione, nell’ambito di una Classe merceologica, di un prodotto dall’elenco di quelli rivendicati con il marchio, e così via. Alcune attengono al contenuto della domanda, altre attengono alla domanda, ma non al suo contenuto. Alcune sono “correzioni” in senso proprio, altre non sono correzioni in senso proprio.

D’altro canto, nel senso della necessaria differenziazione e separazione delle regole dettate nelle due parti dell’art. 172.2 CPI, depongono altre osservazioni. Quali, ad esempio:

(i) che una ulteriore forma di integrazione “sostanziale” della domanda, specifica ad un particolare titolo di proprietà industriale, è quella prevista dall’art. 172.4, relativamente alle varietà vegetali

(ii) che il completamento o rettifica della documentazione necessaria per l’intelligenza del titolo di proprietà industriale (e, ancor più) «per meglio determinare l’ambito della tutela richiesta» di cui all’art. 172.3, ha sicuramente portata sostanziale.

In conclusione di questa prima parte del discorso, sembra di poter affermare che il senso delle due disposizioni contenute nell’art. 172.2 CPI (ed invero, anche delle altre riportate nello stesso art. 172) sia questo:

a. – la domanda di qualunque titolo di proprietà industriale può essere sempre

“corretta” «negli aspetti non sostanziali»

b – fuori da questa regola generale, essa può essere corretta in relazione e nei limiti di quanto previsto da disposizioni specifiche (limiti, perciò, anche eventualmente diversi dalla regola della non sostanzialità)

c – disposizioni specifiche sono quelle dell’art. 172.3, e dell’art. 172.4

d – disposizione specifica è quella dell’art. 172.2, seconda parte (da «nonchè» in poi).

Occorre, adesso, esaminare anche sotto altra prospettiva l’ipotesi secondo cui non sarebbe ammesso integrare le rivendicazioni, aggiungendone di nuove, perchè le uniche attività consentite sarebbero:

• integrare con esempi la descrizione

• limitare la descrizione, le rivendicazioni o i disegni.

Premetto, subito, che se l’assunto fosse corretto, perfettamente senza senso e superfluo sarebbe l’art. 76.1.c) CPI, secondo cui il brevetto è nullo «se l’oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale».

Poichè l’oggetto del brevetto è delineato dalle rivendicazioni (ciò che andremo ad esaminare oltre più diffusamente) il riferimento all’estensione del brevetto oltre il contenuto della domanda iniziale presuppone che, rispetto alla rivendicazione originaria, come formulata all’atto del deposito della domanda possano essere poi introdotte nuove rivendicazioni (o modificate le precedenti) e che in tali rivendicazioni si distingua tra quelle (legittime) che non si estendono oltre il contenuto della domanda iniziale e quelle (illegittime) che si estendono oltre tale contenuto.

Se fosse possibile soltanto limitare le rivendicazioni originarie (od eliminare alcune di esse), un problema di debordo dell’oggetto del brevetto dal contenuto della domanda iniziale sarebbe improponibile.

Ovviamente, la prospettiva della inutilità dell’art. 76.1.c) CPI è oggi modificata dalla nuova disposizione dell’art. 5 D.M. 2008; peraltro, se la conclusione (circa la inutilità) era corretta nella precedente normativa, ciò è sufficiente al fine della dimostrazione che si va conducendo in ordine all’art. 172.2 CPI.

Ma l’assunto qui criticato non è condividibile, neanche sul piano della lettera della norma.

Torniamo alla sua lettura.

Recita, l’art. 172.2 CPI, che «il richiedente... ha facoltà di correggere, negli aspetti non sostanziali, la domanda originariamente depositata..., nonchè, nel caso di domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità, di integrare anche con nuovi esempi o limitare la descrizione, le rivendicazioni o i disegni originariamente depositati....». Il testo non dice affatto che si può integrare con esempi ovvero limitare la sola descrizione, mentre rivendicazioni e disegni possono solo essere limitati. La disposizione, tra due virgole, dice che si può (,) «integrare anche con nuovi esempi o limitare la descrizione» (,): dunque, integrare («anche») e limitare riguardano entrambe la descrizione; la norma dice che la descrizione può essere integrata con nuovi esempi ovvero che può essere limitata.

La norma prosegue con questa lettera: «... le rivendicazioni o i disegni originari»; lettera che non è retta da alcun verbo.

Sicchè il reggente questa porzione di frase non può che essere ripescato nella parte precedente e non può che essere ripescato in ciò che c’è tra le due virgole: «integrare» e/o «limitare».

Quel che si intende dire, è che il testo in parola deve essere così letto: «...(,) di integrare (,) anche con nuovi esempi o limitare la descrizione, di integrare o limitare le rivendicazioni o i disegni originariamente depositati».

Se fosse corretta la lettura limitativa, il testo normativo sarebbe stato scritto come segue:

«..., di integrare anche con nuovi esempi la descrizione, o di limitare la descrizione, le rivendicazioni o i disegni originariamente depositati».

Del resto, che la lettura qui contestata sia errata e si basi su un falso presupposto (che il riferimento agli aspetti «non sostanziali» di cui alla prima parte della norma, incida sulla seconda parte, riducendola a prevedere sole ipotesi di limitazione di descrizione, rivendicazioni e disegni), appare evidente, sol che si consideri:

a. – che una limitazione di descrizione o disegni – ma specialmente di una rivendicazione – ha per lo più un rilievo sostanziale; è (seguendo l’ottica in discussione) una correzione sostanziale della domanda

b. – che una integrazione della rivendicazione può anche essere marginalissima; e quindi sostanziarsi in una correzione non sostanziale. Ancora una volta, dunque, risulta che la regola dettata circa la correzione (di qualsivoglia domanda per un titolo di proprietà industriale) opera su un piano diverso da quello della regola dettata, in aggiunta («nonchè») per i brevetti, relativamente alla integrazione o limitazione.

La questione, tuttavia, è meritevole di ulteriore considerazione sotto un ulteriore profilo.

Il CPI è stato redatto in attuazione della delega legislativa per il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale (l. 12.12.2002 n. 273) ed in particolare in attuazione dell’art. 15 b) che prevedeva l’«adeguamento della normativa alla disciplina internazionale e comunitaria intervenuta».

Pacifico è che, stante questo presupposto:

i. – ogni disposizione contrastante con la finalità dell’adeguamento è suscettibile di esser colpita da illegittimità costituzionale, per eccesso di delega

ii. – (anche) ad evitare la conseguenza precedente, ogni disposizione deve essere interpretata in modo da renderla coerente con tale finalità. Ora, la l. invenzioni nel testo riformato del 1979 era già il frutto dell’adeguamento agli atti internazionali ratificati con l. 26.5.1978 n. 260. Essa, quindi, conteneva già l’adeguamento (tra l’altro) alle norme della CBE. In particolare, la Relazione Ministeriale precisava che l’art. 59 l. inv. «è stato riformulato in modo da assicurare la conformità con gli artt. 138 CBE e 57 CBC». E, quanto all’art. 26 reg. inv. (si v. FLORIDIA, Marchi e modelli. Codice commentato delle riforme nazionali, Milano 2000, p. 254), esplicitava che «l’art. 26 è stato modificato per favorire il richiedente nazionale in relazione alla necessità che potrebbe insorgere dopo il deposito della domanda di apportare variazioni correttive nell’ambito dello stesso contenuto inventivo. La facoltà così concessa si coordina con la causa di nullità di cui all’art. 59 L.I. e costituisce adeguamento alla disciplina dell’art. 123 CBE e relative regole di esecuzione».

Fatta questa premessa, anticipo che l’interpretazione qui criticata, produrrebbe un “disadeguamento” al sistema “internazionale” ed un ritorno al passato. Vediamo, perchè.

Il testo originario (ante 1979) dell’art. 26 I co. reg. inv. disponeva che «il richiedente, in tempo utile, durante la procedura di esame.... ha facoltà di correggere, nei rispetti formali, la descrizione e i disegni, originariamente depositati, mediante postille sulla descrizione e rettifiche dei disegni, sottoscritte dal richiedente o dal suo mandatario». Non v’era dunque menzione, in particolare, delle rivendicazioni (anche se le rivendicazioni altro non sono se non la parte conclusiva della descrizione; sul sistema allora vigente si v., VERBARI, Procedimenti amministrativi in materia di invenzioni, modelli e marchi, Milano 1969, p. 190 ss.).

In sede di riforma, nel 1979, l’articolo era così modificato: «il richiedente, in tempo utile, durante la procedura di esame... ha facoltà di correggere, integrare anche con nuovi esempi o limitare la descrizione, le rivendicazioni o i disegni originariamente depositati, mediante postilla sulla descrizione e rettifiche dei disegni, sottoscritte dal richiedente o dal suo mandatario».

Si noterà (oltre ad aggiungere la facoltà di «integrare» ed il riferimento anche alle rivendicazioni) che è stato eliminato il richiamo al limite dei «rispetti formali». Il verbale della Commissione Ministeriale di riforma della l. inv. (si v., FLORIDIA, Marchi, invenzioni e modelli, p. 488) registra quanto segue: «Seduta conclusiva: facendo seguito a quanto discusso in ordine all’introduzione dell’istituto della cosiddetta “priorità interna” (v. verbale della seduta 3 maggio 1979 sub art. 15 L.I.) viene sottolineata la necessità di consentire una maggiore flessibilità nella procedura di brevettazione in ordine alla possibilità di apportare modifiche anche non soltanto formali al testo della domanda presentata. La Commissione accoglie tale proposta, salva restando la necessità di impedire ampliamenti del contenuto inventivo, e modifica conseguentemente l’articolo come risulta dal testo definitivo».

Dunque, in adeguamento alla normativa internazionale (e, particolarmente, comunitaria) è stato eliminato il limite dei «rispetti formali» e ciò è stato fatto allo scopo specifico di consentire «di apportare modifiche anche non soltanto formali al testo della domanda». L’unico limite, nota la Commissione Ministeriale, è quello volto ad «impedire ampliamenti del contenuto inventivo». Si noterà che ci si riferisce al contenuto inventivo e non già all’oggetto della domanda. Il contenuto inventivo è quello che viene enunciato nella descrizione.

E si noterà che mentre il testo originario dell’art. 26 reg. inv. consentiva la sola correzione (nei rispetti formali) di descrizione e disegni, il successivo testo del 1979 consente (senza necessità dei “rispetti formali”) anche la integrazione e la limitazione delle rivendicazioni, purché non si ecceda dal contenuto iniziale (per il che, provvedeva il disposto del nuovo art. 59.3 l. inv.).

La priorità interna, come sappiamo, è stata introdotta solo con la legge sviluppo, successivamente al CPI e, quindi, la successiva sua previsione è insuscettibile di influire sulla interpretazione delle norme