Il caso NASDAQ e l’appropriabilità di un marchio comunitario notorio

Il Tribunale di Primo Grado nella sentenza NASDAQ (Tribunale di Primo Grado, 10 maggio 2007 CE, T-47/06, Antartica c UAMI) si è pronunziato sulla domanda di registrazione di un marchio comunitario costituito da un segno simile ad un altro marchio comunitario notorio registrato in precedenza. La questione affrontata dal Tribunale, più precisamente, è se un terzo può appropriarsi di un marchio anteriore notorio al fine di contraddistinguere i propri prodotti appartenenti a categorie merceologiche differenti da quelle dei prodotti contrassegnati con il marchio anteriore.

B) Brevi osservazioni sulla disciplina del marchio che gode di notorietà

La disposizioni dell’ordinamento comunitario che disciplinano il marchio notorio tutelano non solo la capacità distintiva del marchio ma anche e soprattutto la sua capacità attrattiva e suggestiva (Regolamento Ce 90/44, articolo 8, comma 5). La tutela riconosciuta dal legislatore comunitario ai marchi notori, al contrario di quanto accade per i marchi che non godono di notorietà, prescinde sia dal rischio di confusione in senso stretto tra prodotti e servizi ai quali i marchi notori sono apposti, sia dalla identità o affinità di questi prodotti o servizi. Quindi il titolare di un marchio notorio può impedire ad un terzo l’uso del marchio anche in riferimento a prodotti non affini a quelli per i quali il marchio notorio è stato registrato. Il titolare del marchio notorio può esercitare questo diritto, sia facendo valere il difetto di novità come impedimento relativo alla registrazione di un nuovo marchio, sia mediante l’esperimento dell’azione di contraffazione (G. SENA, Il diritto dei marchi, Milano 2007, pag. 150).

I presupposti per l’applicabilità della protezione tipica del marchio notorio sono costituiti dall’elemento della notorietà e dal fatto che un terzo con l’uso di un segno, senza giusto motivo, può trarre indebiti vantaggi dalla notorietà del marchio anteriore, ovvero può arrecare pregiudizio alla notorietà dello stesso. Il titolare del marchio notorio può invocare tale protezione contro l’uso fatto di un terzo di un segno identico o simile anche per prodotti non affini, ma entro certi limiti. Infatti il titolare può agire a tutela del marchio solo se i consumatori estendono ai prodotti commercializzati dal terzo l’immagine che è associata al marchio notorio, e da tale associazione consegue il rischio dell’indebito vantaggio o pregiudizio (AA. VV., Diritto Industriale, Torino 2005, 142).

Il concetto di notorietà ha natura aperta ed è stato interpretato in maniera elastica dai giudici comunitari. Un marchio può considerarsi come notorio quando è conosciuto da una parte significativa dei pubblico dei consumatori interessati ai prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato in una parte sostanziale del territorio della Comunità. Il parametro del pubblico dei consumatori in relazione al quale deve valutarsi la notorietà del marchio non comprende necessariamente tutti i consumatori presenti sul mercato, ma può riferirsi anche ad un numero esiguo di soggetti, quali gli appartenenti ad una determinata categoria professionale.

Altri elementi rilevanti ai fini della valutazione della notorietà sono la quota di mercato del marchio; l’intensità, l’ampiezza geografica e la durata temporale dell’uso del marchio; gli investimenti realizzati dal titolare al fine di far conoscere il marchio ai potenziali consumatori (Corte di Giustizia, 14 settembre 1999, C-375/97, General Motors per quanto riguarda la direttiva 89/104 e Tribunale di Primo Grado, 13 dicembre 2004, El Corte Inglés/OAMI, per quanto riguarda il regolamento 40/94).

Come sopra accennato, ai fini dell’applicabilità della tutela riconosciuta ai marchi notori non è necessario provare il rischio di confusione. Si deve, invece, dimostrare, che, a causa di una certa somiglianza tra i due segni, il pubblico dei consumatori rilevante può rappresentarsi l’esistenza di un collegamento tra i due marchi, il quale deve essere valutato in modo globale. Ed è a tale collegamento che il rischio dell’indebito vantaggio o pregiudizio deve essere imputato (Corte di Giustizia, 23 ottobre 2003, Adidas-Salomon e Adidas Benelux, C-408/1).

Per quanto riguarda l’onere della prova a carico del titolare del marchio notorio, i giudici comunitari hanno precisato che questi non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una lesione concreto e attuale del marchio. Invece, è sufficiente provare il rischio futuro ma non ipotetico dell’indebito profitto o pregiudizio.

Ricorre l’elemento dell’indebito profitto in caso di agganciamento parassitario del segno usato da un terzo al marchio notorio come tentativo di sfruttare la notorietà del marchio anteriore. Si ha, per contro, l’elemento del pregiudizio quando l’uso del segno successivo è tale da ledere l’immagine del marchio notorio, ovvero è tale da indebolire la capacità distintiva di questo. Si deve infine rilevare che maggiore è il carattere distintivo del marchio notorio più facilmente si potrà dimostrare l’esistenza di uno dei fatti lesivi del marchio previsti dall’articolo 8 del regolamento 40/94 (Tribunale di Primo Grado, 25 maggio 2005, T-67/04 Spa Monopole/OAMI- SPA-FINDERS).

C) La sentenza del Tribunale nel caso NASDAQ

Il Tribunale di Primo Grado nel caso NASDAQ non si è discostato dall’orientamento consolidato delle corti comunitarie relativamente all’interpretazione dell’articolo 8 del regolamento 40/94 sopra descritto. Con la sentenza in esame il Tribunale ha deciso sull’appello proposto da Antartica contro la decisione della camera di ricorso dell’OAMI che aveva respinto la sua richiesta di registrare come marchio comunitario il segno nasdaq. Nel marzo 2000 Antartica aveva richiesto all’OAMI la registrazione di tale segno per una serie di articoli sportivi, alla quale si era opposta la società americana Nasdaq Stock Market, la quale qualche anno addietro aveva ottenuto la registrazione del marchio comunitario NASDAQ per una serie di servizi finanziari.

In primo istanza l’OAMI aveva accolto la domanda di registrazione di Antartica, in quanto non aveva ravvisato alcun rischio di confusione tra i due segni. Ma, successivamente, la seconda camera di ricorso dell’OAMI, adita dalla società Nasdaq, ha annullato la precedente decisione di concessione della registrazione del marchio nasdaq. Secondo l’OAMI non esisteva alcun giusto motivo perchè la richiedente usasse il marchio nasdaq e, inoltre con tale uso, la richiedente poteva tranne indebito vantaggio dal marchio anteriore NASDAQ o causare pregiudizio.

La prima questione affrontata dal Tribunale è stabilire se il segno anteriore NASDAQ è stato effettivamente utilizzato come marchio nel territorio comunitario. La ricorrente ha rilevato che questo è il nome dell’ indice del mercato finanziario NASDAQ, il quale non indica alcun prodotto o servizio commercializzato dal titolare del marchio. Di conseguenza, la ricorrente osservava che il segno NASDAQ non è utilizzato come marchio. A giudizio del Tribunale, invece, non vi è dubbio che gli indici del mercato NASDAQ si riferiscono a quelle categorie di beni per i quali il marchio NASDAQ è stato registrato, in particolare i servizi di quotazione nei mercati borsistici e i servizi finanziari. Quindi, il segno NASDAQ è effettivamente usato come marchio.

Il passo successivo è la qualificazione del segno NASDAQ come marchio notorio. A tal fine il parametro del pubblico dei soggetti interessati rilevante ai fini dell’accertamento della notorietà è costituito dagli operatori professionali o dai consumatori che fanno uso di informazioni finanziarie nell’ambito delle proprie attività ovvero per tenersi aggiornati. Dagli elementi di prova prodotti dal titolare del titolare del marchio anteriore risulta che il segno NASDAQ è apparso su numerosi giornali distribuiti nel territorio comunitario come anche in programmi televisivi seguiti da un considerevole numero di spettatori. Inoltre il titolare del marchio ha anche dimostrato di aver realizzato ingenti investimenti pubblicitari e promozionali al fine di ottenere un elevata esposizione mediatica del marchio NASDAQ. Tanto basta, secondo il Tribunale, per ritenere che il segno in esame gode di notorietà presso gli operatori professionali dei mercati finanziari e presso quella parte del pubblico dei consumatori interessata alle notizie di caratteri finanziario per poter meglio seguire i propri investimenti.

Tutto ciò chiarito, il Tribunale ha poi stabilito se la richiesta di registrazione del segno nasdaq avanzata da Antartica è tale da condurre a uno dei fatti lesivi del marchio previsti dall’art. 8 comma 5 del regolamento CE n. 40/94, ovvero l’indebito vantaggio o pregiudizio. Il marchio NASDAQ ha una spiccata capacità distintiva, essendo costituito da elementi lessicali i quali non hanno alcun collegamento con le attività economiche per le quali il marchio è stato registrato. Inoltre le frequenti apparizioni del marchio NASDAQ non solo sulla stampa finanziaria ma anche sulla stampa generalista lo hanno reso noto anche presso il grande pubblico. A giudizio del Tribunale, se la domanda di registrazione del marchio nasdaq proposta da Antartica fosse accolta, la richiedente potrebbe trarre un indebito vantaggio dal marchio anteriore. La richiedente, infatti, non sarebbe costretta a effettuare gli investimenti pubblicitari necessari per portare i propri prodotti all’attenzione dei potenziali acquirenti.

Come si evince dal verbale dell’assemblea ordinaria dei soci di Antartica del 12 aprile 1998 i soci della richiedente erano a conoscenza che il termine NASDAQ designa l’indice della borsa americana on-line. Risulta altresì che i soci avevano optato per il termine nasdaq quale marchio per contrassegnare i propri prodotti in quanto tale segno meglio avrebbe descritto i prodotti principali commercializzati dalla richiedente, quali materiali compositi di punta e articoli sportivi. Ma in questo modo secondo i giudici comunitari Antartica avrebbe potuto sfruttare l’immagine di modernità con la quale i servizi finanziari erogati da NASDAQ sono percepiti ed estenderla ai suoi materiali compositi di punta e ai suoi articoli sportivi.

Tenuto conto della considerevole somiglianza tra il segno del quale si richiede la registrazione e il marchio anteriore NASDAQ, della forte capacità distintiva e della rinomanza di quest’ultimo, il Tribunale conclude che bene ha fatto l’OAMI a respingere la domanda di registrazione proposta da Antartica.

Una volta provato che la domanda di registrazione di un marchio può condurre,se accolta, al rischio di profitto indebito in danno di un marchio anteriore rinomato, al richiedente grava l’onere di dimostrare un giusto motivo a giustificazione della domanda di registrazione del segno richiesto. Nel caso esame, la richiedente aveva adotto quale unica ragione della scelta del marchio nasdaq, la circostanza che tale segno fosse l’acronimo di «Nuovi Articoli Sportivi Di Alta Qualità». Tuttavia tale giustificazione non è stata ritenuta convincente dal Tribunale. Come è stato rilevato sia dall’OAMI che dal Tribunale, le preposizioni (come “di” nel caso di specie) generalmente non sono comprese negli acronimi.

D) Osservazioni conclusive

È dunque arduo per un terzo ottenere la registrazione di un segno simile ad un marchio forte notorio con un’elevata capacità distintiva. In questi casi forte è il sospetto che il terzo che opta per un segno simile ad un marchio con queste caratteristiche è in realtà mosso da ragione strategiche. In questo modo potrebbe sfruttare, di riflesso, la fama e reputazione del marchio notorio per facilitare la penetrazione del mercato dei propri prodotti senza dover affrontare gli investimenti pubblicitari necessari per far conoscere i suoi prodotti ai potenziali consumatori. Incombe dunque al richiedente dimostrare adeguatamente che sussistono giusti motivi a sostegno della scelta di quel marchio e che quindi non si tratti di agganciamento parassitario del marchio notorio. Un semplice acronimo, come nel caso in esame, non integra tali motivi.

Il Tribunale di Primo Grado nella sentenza NASDAQ (Tribunale di Primo Grado, 10 maggio 2007 CE, T-47/06, Antartica c UAMI) si è pronunziato sulla domanda di registrazione di un marchio comunitario costituito da un segno simile ad un altro marchio comunitario notorio registrato in precedenza. La questione affrontata dal Tribunale, più precisamente, è se un terzo può appropriarsi di un marchio anteriore notorio al fine di contraddistinguere i propri prodotti appartenenti a categorie merceologiche differenti da quelle dei prodotti contrassegnati con il marchio anteriore.

B) Brevi osservazioni sulla disciplina del marchio che gode di notorietà

La disposizioni dell’ordinamento comunitario che disciplinano il marchio notorio tutelano non solo la capacità distintiva del marchio ma anche e soprattutto la sua capacità attrattiva e suggestiva (Regolamento Ce 90/44, articolo 8, comma 5). La tutela riconosciuta dal legislatore comunitario ai marchi notori, al contrario di quanto accade per i marchi che non godono di notorietà, prescinde sia dal rischio di confusione in senso stretto tra prodotti e servizi ai quali i marchi notori sono apposti, sia dalla identità o affinità di questi prodotti o servizi. Quindi il titolare di un marchio notorio può impedire ad un terzo l’uso del marchio anche in riferimento a prodotti non affini a quelli per i quali il marchio notorio è stato registrato. Il titolare del marchio notorio può esercitare questo diritto, sia facendo valere il difetto di novità come impedimento relativo alla registrazione di un nuovo marchio, sia mediante l’esperimento dell’azione di contraffazione (G. SENA, Il diritto dei marchi, Milano 2007, pag. 150).

I presupposti per l’applicabilità della protezione tipica del marchio notorio sono costituiti dall’elemento della notorietà e dal fatto che un terzo con l’uso di un segno, senza giusto motivo, può trarre indebiti vantaggi dalla notorietà del marchio anteriore, ovvero può arrecare pregiudizio alla notorietà dello stesso. Il titolare del marchio notorio può invocare tale protezione contro l’uso fatto di un terzo di un segno identico o simile anche per prodotti non affini, ma entro certi limiti. Infatti il titolare può agire a tutela del marchio solo se i consumatori estendono ai prodotti commercializzati dal terzo l’immagine che è associata al marchio notorio, e da tale associazione consegue il rischio dell’indebito vantaggio o pregiudizio (AA. VV., Diritto Industriale, Torino 2005, 142).

Il concetto di notorietà ha natura aperta ed è stato interpretato in maniera elastica dai giudici comunitari. Un marchio può considerarsi come notorio quando è conosciuto da una parte significativa dei pubblico dei consumatori interessati ai prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato in una parte sostanziale del territorio della Comunità. Il parametro del pubblico dei consumatori in relazione al quale deve valutarsi la notorietà del marchio non comprende necessariamente tutti i consumatori presenti sul mercato, ma può riferirsi anche ad un numero esiguo di soggetti, quali gli appartenenti ad una determinata categoria professionale.

Altri elementi rilevanti ai fini della valutazione della notorietà sono la quota di mercato del marchio; l’intensità, l’ampiezza geografica e la durata temporale dell’uso del marchio; gli investimenti realizzati dal titolare al fine di far conoscere il marchio ai potenziali consumatori (Corte di Giustizia, 14 settembre 1999, C-375/97, General Motors per quanto riguarda la direttiva 89/104 e Tribunale di Primo Grado, 13 dicembre 2004, El Corte Inglés/OAMI, per quanto riguarda il regolamento 40/94).

Come sopra accennato, ai fini dell’applicabilità della tutela riconosciuta ai marchi notori non è necessario provare il rischio di confusione. Si deve, invece, dimostrare, che, a causa di una certa somiglianza tra i due segni, il pubblico dei consumatori rilevante può rappresentarsi l’esistenza di un collegamento tra i due marchi, il quale deve essere valutato in modo globale. Ed è a tale collegamento che il rischio dell’indebito vantaggio o pregiudizio deve essere imputato (Corte di Giustizia, 23 ottobre 2003, Adidas-Salomon e Adidas Benelux, C-408/1).

Per quanto riguarda l’onere della prova a carico del titolare del marchio notorio, i giudici comunitari hanno precisato che questi non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una lesione concreto e attuale del marchio. Invece, è sufficiente provare il rischio futuro ma non ipotetico dell’indebito profitto o pregiudizio.

Ricorre l’elemento dell’indebito profitto in caso di agganciamento parassitario del segno usato da un terzo al marchio notorio come tentativo di sfruttare la notorietà del marchio anteriore. Si ha, per contro, l’elemento del pregiudizio quando l’uso del segno successivo è tale da ledere l’immagine del marchio notorio, ovvero è tale da indebolire la capacità distintiva di questo. Si deve infine rilevare che maggiore è il carattere distintivo del marchio notorio più facilmente si potrà dimostrare l’esistenza di uno dei fatti lesivi del marchio previsti dall’articolo 8 del regolamento 40/94 (Tribunale di Primo Grado, 25 maggio 2005, T-67/04 Spa Monopole/OAMI- SPA-FINDERS).

C) La sentenza del Tribunale nel caso NASDAQ

Il Tribunale di Primo Grado nel caso NASDAQ non si è discostato dall’orientamento consolidato delle corti comunitarie relativamente all’interpretazione dell’articolo 8 del regolamento 40/94 sopra descritto. Con la sentenza in esame il Tribunale ha deciso sull’appello proposto da Antartica contro la decisione della camera di ricorso dell’OAMI che aveva respinto la sua richiesta di registrare come marchio comunitario il segno nasdaq. Nel marzo 2000 Antartica aveva richiesto all’OAMI la registrazione di tale segno per una serie di articoli sportivi, alla quale si era opposta la società americana Nasdaq Stock Market, la quale qualche anno addietro aveva ottenuto la registrazione del marchio comunitario NASDAQ per una serie di servizi finanziari.

In primo istanza l’OAMI aveva accolto la domanda di registrazione di Antartica, in quanto non aveva ravvisato alcun rischio di confusione tra i due segni. Ma, successivamente, la seconda camera di ricorso dell’OAMI, adita dalla società Nasdaq, ha annullato la precedente decisione di concessione della registrazione del marchio nasdaq. Secondo l’OAMI non esisteva alcun giusto motivo perchè la richiedente usasse il marchio nasdaq e, inoltre con tale uso, la richiedente poteva tranne indebito vantaggio dal marchio anteriore NASDAQ o causare pregiudizio.

La prima questione affrontata dal Tribunale è stabilire se il segno anteriore NASDAQ è stato effettivamente utilizzato come marchio nel territorio comunitario. La ricorrente ha rilevato che questo è il nome dell’ indice del mercato finanziario NASDAQ, il quale non indica alcun prodotto o servizio commercializzato dal titolare del marchio. Di conseguenza, la ricorrente osservava che il segno NASDAQ non è utilizzato come marchio. A giudizio del Tribunale, invece, non vi è dubbio che gli indici del mercato NASDAQ si riferiscono a quelle categorie di beni per i quali il marchio NASDAQ è stato registrato, in particolare i servizi di quotazione nei mercati borsistici e i servizi finanziari. Quindi, il segno NASDAQ è effettivamente usato come marchio.

Il passo successivo è la qualificazione del segno NASDAQ come marchio notorio. A tal fine il parametro del pubblico dei soggetti interessati rilevante ai fini dell’accertamento della notorietà è costituito dagli operatori professionali o dai consumatori che fanno uso di informazioni finanziarie nell’ambito delle proprie attività ovvero per tenersi aggiornati. Dagli elementi di prova prodotti dal titolare del titolare del marchio anteriore risulta che il segno NASDAQ è apparso su numerosi giornali distribuiti nel territorio comunitario come anche in programmi televisivi seguiti da un considerevole numero di spettatori. Inoltre il titolare del marchio ha anche dimostrato di aver realizzato ingenti investimenti pubblicitari e promozionali al fine di ottenere un elevata esposizione mediatica del marchio NASDAQ. Tanto basta, secondo il Tribunale, per ritenere che il segno in esame gode di notorietà presso gli operatori professionali dei mercati finanziari e presso quella parte del pubblico dei consumatori interessata alle notizie di caratteri finanziario per poter meglio seguire i propri investimenti.

Tutto ciò chiarito, il Tribunale ha poi stabilito se la richiesta di registrazione del segno nasdaq avanzata da Antartica è tale da condurre a uno dei fatti lesivi del marchio previsti dall’art. 8 comma 5 del regolamento CE n. 40/94, ovvero l’indebito vantaggio o pregiudizio. Il marchio NASDAQ ha una spiccata capacità distintiva, essendo costituito da elementi lessicali i quali non hanno alcun collegamento con le attività economiche per le quali il marchio è stato registrato. Inoltre le frequenti apparizioni del marchio NASDAQ non solo sulla stampa finanziaria ma anche sulla stampa generalista lo hanno reso noto anche presso il grande pubblico. A giudizio del Tribunale, se la domanda di registrazione del marchio nasdaq proposta da Antartica fosse accolta, la richiedente potrebbe trarre un indebito vantaggio dal marchio anteriore. La richiedente, infatti, non sarebbe costretta a effettuare gli investimenti pubblicitari necessari per portare i propri prodotti all’attenzione dei potenziali acquirenti.

Come si evince dal verbale dell’assemblea ordinaria dei soci di Antartica del 12 aprile 1998 i soci della richiedente erano a conoscenza che il termine NASDAQ designa l’indice della borsa americana on-line. Risulta altresì che i soci avevano optato per il termine nasdaq quale marchio per contrassegnare i propri prodotti in quanto tale segno meglio avrebbe descritto i prodotti principali commercializzati dalla richiedente, quali materiali compositi di punta e articoli sportivi. Ma in questo modo secondo i giudici comunitari Antartica avrebbe potuto sfruttare l’immagine di modernità con la quale i servizi finanziari erogati da NASDAQ sono percepiti ed estenderla ai suoi materiali compositi di punta e ai suoi articoli sportivi.

Tenuto conto della considerevole somiglianza tra il segno del quale si richiede la registrazione e il marchio anteriore NASDAQ, della forte capacità distintiva e della rinomanza di quest’ultimo, il Tribunale conclude che bene ha fatto l’OAMI a respingere la domanda di registrazione proposta da Antartica.

Una volta provato che la domanda di registrazione di un marchio può condurre,se accolta, al rischio di profitto indebito in danno di un marchio anteriore rinomato, al richiedente grava l’onere di dimostrare un giusto motivo a giustificazione della domanda di registrazione del segno richiesto. Nel caso esame, la richiedente aveva adotto quale unica ragione della scelta del marchio nasdaq, la circostanza che tale segno fosse l’acronimo di «Nuovi Articoli Sportivi Di Alta Qualità». Tuttavia tale giustificazione non è stata ritenuta convincente dal Tribunale. Come è stato rilevato sia dall’OAMI che dal Tribunale, le preposizioni (come “di” nel caso di specie) generalmente non sono comprese negli acronimi.

D) Osservazioni conclusive

È dunque arduo per un terzo ottenere la registrazione di un segno simile ad un marchio forte notorio con un’elevata capacità distintiva. In questi casi forte è il sospetto che il terzo che opta per un segno simile ad un marchio con queste caratteristiche è in realtà mosso da ragione strategiche. In questo modo potrebbe sfruttare, di riflesso, la fama e reputazione del marchio notorio per facilitare la penetrazione del mercato dei propri prodotti senza dover affrontare gli investimenti pubblicitari necessari per far conoscere i suoi prodotti ai potenziali consumatori. Incombe dunque al richiedente dimostrare adeguatamente che sussistono giusti motivi a sostegno della scelta di quel marchio e che quindi non si tratti di agganciamento parassitario del marchio notorio. Un semplice acronimo, come nel caso in esame, non integra tali motivi.