Le più recenti pronunce in materia di brevetti

Sintesi della relazione tenuta al convegno "Made in Italy, denominazioni d’origine, marchi e brevetti: la proprietà industriale che cambia", Università di Parma, 27 maggio 2010
La tutela dei brevetti davanti ai Tribunali nazionali del nostro Paese manifesta, sul piano dell’efficienza degli strumenti processuali, alcuni punti di forza purtroppo non sempre adeguatamente conosciuti: cosa questa che porta ad alimentare l’idea ingiustificata per cui in Italia non varrebbe la pena brevettare e tanto meno difendere in giudizio i brevetti, perché il contraffattore la farebbe sempre franca, mentre la situazione è ben diversa e consente senz’altro di difendere un asset aziendale, come l’innovazione appunto, che risulta di primaria importanza in uno scenario in cui la competizione, per vederci vincenti, deve spostarsi su un terreno nel quale i Paesi emergenti ancora incontrano difficoltà.

Sebbene sia infatti vero che la durata dei giudizi di merito costituisce ancora un problema di un qualche rilievo specie sotto il profilo del conseguimento del risarcimento del danno (anche se non bisogna dimenticare come l’art. 125 del Codice della Proprietà Industriale abbia introdotto a favore della vittima della contraffazione un efficace apparato sanzionatorio, che prevede tra l’altro la retroversione degli utili in alternativa o per la parte eccedente il “lucro cessante”, e cioè i minori utili conseguiti dal titolare a causa della presenza dei prodotti copia, dovuta anche quando il contraffattore non ha agito con dolo o colpa) , il sistema dei procedimenti cautelari funziona con rapidità, consentendo di ottenere in tempi quantificabili mediamente fra sei mesi ad un anno provvedimenti di inibitoria, ritiro dal commercio e sequestro (assistiti da una penale per le successive violazioni nonché da una sanzione penale per il mancato rispetto degli ordini del giudice), che bloccano l’attività del contraffattore, favorendo spesso la definizione della vicenda in via transattiva, con una netta anticipazione del momento in cui è possibile conseguire anche un ristoro (magari parziale – nell’ottica un accordo ma più rapido) del pregiudizio subito in conseguenza dell’illecito.

Gli artt. 121 e ss. del Codice consentono di attivare efficaci strumenti di discovery, che, attraverso in particolare il sequestro ovvero la descrizione delle scritture contabili avversarie, permettono di individuare con tempestività tutti i soggetti coinvolti a monte e a valle della contraffazione (dai produttori ai distributori fino ai singoli rivenditori) e di intraprendere azioni giudiziali anche nei confronti degli stessi e comunque di eseguire presso di loro le misure cautelari di sequestro ottenute nei confronti del soggetto attaccato (contrastando dunque ad ampio la presenza sul mercato del prodotto contraffattorio; non senza dire che spesso l’esecuzione dei provvedimenti di sequestro presso i terzi rivenditori del prodotto contraffattorio rappresenta una buona arma di pressione nei confronti del produttore, che si ritrova a far fronte anche alle rimostranze dei suoi aventi causa che subiscono la misura).

Elemento centrale del sistema cautelare è l’effettuazione già in quella fase della consulenza tecnica d’ufficio: prassi questa che pare ormai essere del tutto accolta come ordinaria dai nostri Tribunali, che dispongono indagine peritali di effettuare i tempi contingentati (mediamente da tre e sei mesi) senza attendere il giudizio di merito.

Richiamo a testimonianza di questo modus operandi, e della sua rapidità, ad esempio, un’ordinanza emessa dal Tribunale di Milano il 29 dicembre 2008 che ha accolto un ricorso presentato il 5 maggio 2008, concedendo provvedimenti cautelari di inibitoria, sequestro e ritiro dal commercio dei prodotti contraffattori, appunto dopo che una consulenza tecnica aveva giudicato il brevetto invocato valido e contraffatto.

Significativa è altresì un’ordinanza con la quale il Tribunale di Venezia[1] ha disposto una consulenza tecnica in fase di reclamo cautelare, dopo che un provvedimento cautelare era stato concesso inaudita altera parte e poi revocato senza previo contraddittorio tecnico, confermando quindi che la consulenza anche in fase cautelare è la via da seguire per raggiungere un giusto equilibrio fra l’esigenza di consentire un’efficace e rapida tutela dei brevetti e di non negare i diritti di difesa di chi è accusato di contraffazione.

Non va poi dimenticato che in Italia la tutela cautelare può essere concessa anche sulla base di semplici domande di brevetto nazionale od europeo, ove le stessie siano state rese opponibili al soggetto accusato di contraffazione con la pubblicazione o la notifica (e nel caso di domanda di brevetto europeo, con il deposito presso l’U.I.B.M. o la notifica all’interessato della traduzione delle rivendicazioni).

Anche il soggetto accusato ingiustamente di contraffazione (situazione che ovviamente può ben darsi, specie con riferimento ai brevetti concessi a livello nazionale, per i quali non è stato effettuato alcun esame preventivo di validità, cosicché non sono infrequenti i casi di esclusive che sono tali solo sulla carta) può rivolgersi al sistema di tutela cautelare con la richiesta di una pronuncia di accertamento negativo della contraffazione, sussistendone naturalmente i presupposti dell’interesse ad agire e dell’urgenza. Su questo tema è necessario registrare un filone giurisprudenziale (non maggioritario) che solleva dubbi sulla ammissibilità di tale tipo di azioni, rendendosi probabilmente opportuno al riguardo un intervento del legislatore, attualmente impegnato nella revisione del Codice della Proprietà Industriale sulla base di una legge delega che scadrà quest’estate.

Le questioni sostanziali: la validità del brevetto.

Una “familiarità” sempre maggiore dei nostri Tribunali con le questioni brevettuali – familiarità derivante anche dalla concentrazione, a partire del 2003, del contenzioso industrialistico nelle Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, e che consente di avvertire in modo sempre più diretto la dimensione “quotidiana” dell’innovazione, che non è soltanto quella delle grandi invenzioni rivoluzionarie ma anche e soprattutto quella dell’innovazione incrementale –, oltre al confronto più stretto con la case law dell’EPO e con la giurisprudenza degli altri Paesi, sembra favorire (come risulta da alcune recenti decisioni giurisprudenziali) l’abbandono di approcci teorici che valorizzano genericamente “l’idea” alla base del brevetto (con risultati “schizofrenici”, e cioè molto punitivi per il titolare sul fronte della validità – spesso negata in quanto l’idea non si sarebbe posta in discontinuità con la prior art – e al contrario eccessivamente generosi sul piano della contraffazione, dove il riferimento all’idea produce un allargamento a dismisura dell’ambito di protezione), a favore di un’impostazione che, da un lato, più correttamente misura sia validità sia l’ampiezza della protezione dell’invenzione sulla base del contributo concreto dato allo stato della tecnica e che, dall’altro, ancora saldamente i confini della tutela al testo brevettuale ed in particolare alle rivendicazioni.

In particolare, sul piano dell’accertamento della validità del brevetto, è importante l’accreditarsi come criterio di giudizio quello fatto proprio dalla giurisprudenza dell’EPO e codificato dalle Guidelines dell’Ufficio, e cioè il cosiddetto problem-solution approach.

Tale criterio di accertamento del requisito dell’attività inventiva prevede di partire dal problema affrontato dall’invenzione e dalle conoscenze che l’inventore aveva a disposizione per giungere al risultato (con l’individuazione della cosiddetta “closest prior art”, e cioè l’anteriorità più vicina dalla quale si potesse tentare il “salto” verso il trovato), per giungere a verificare non “se la persona esperta avrebbe potuto giungere all’invenzione modificando la tecnica nota ma piuttosto se, nella speranza dei vantaggi effettivamente conseguiti (e cioè in relazione al problema tecnico), lo avrebbe fatto in considerazione dei suggerimenti contenuti nella tecnica anteriore” (“is not whether the skilled person could have arrived at the invention by modifying the prior art, but rather whether, in expectation of the advantages actually achieved (ie in the light of the technical problem addressed), he would have done so because of promptings in the prior art”: cfr. le decisioni dei casi T 219/87, T 455/94, T 414/98, che si leggono tutte nella raccolta EPO Case Law, consultabile sul sito Internet dell’Ufficio Europeo dei Brevetti).

Tale approccio, che ricostruisce il quadro all’interno del quale si muoveva l’inventore e chiede di verificare se, all’interno di quel quadro, non già vi fossero solamente conoscenze astrattamente utilizzabili per giungere al trovato, ma sussistessero suggerimenti che spingessero nel senso di tale utilizzazione, ha il vantaggio di oggettivare il giudizio e di ridurre il rischio di inaccettabili analisi ex post facto che, proprio partendo dalla conoscenza della soluzione, fanno apparire ovvio quel che, prima della soluzione medesima, ovvio non era affatto, dal momento che nulla lo suggeriva.

Interessante applicazione di questi insegnamenti è stata fatta da una recente sentenza del Tribunale di Torino[2], dove veniva in considerazione un brevetto che rivendicava l’impiego di una determinata sostanza chimica (gli acidi boswellici) per la produzione di un preparato cosmetico per il trattamento di inestetismi come rughe e smagliature; e la validità della privativa era stata messa in discussione sulla base dell’esistenza di anteriorità costituite da creme e preparati cosmetici contenenti, insieme a numerosi altri ingredienti, anche un estratto vegetale del quale gli acidi boswellici rappresentano una delle molteplici componenti (nell’ordine delle centinaia).

I Giudici torinesi hanno invece escluso questa portata invalidante, valorizzando la circostanza che non era stata dimostrata l’esistenza nella prior art di suggerimenti che inducessero ad attribuire l’efficacia cosmetica proprio all’olibano, e non agli altri ingredienti dei preparati anteriori, ovvero all’azione sinergica dei diversi ingredienti, mentre gli unici usi degli acidi boswellici in sé considerati che fossero già noti allo stesso della tecnica erano quelli come antinfiammatori, antiflogistici e sostanze da impiegare nella cura delle lesioni; e su questa base il Tribunale ha concluso che “con un giudizio ex ante il tecnico medio non (aveva) ragioni per ritenere evidente, alla data di deposito del brevetto, un impiego cosmetico di questo componente (gli acidi boswellici: n.d.r.) dell’olibano (del quale, invece, senza specificazione dei suoi componenti, erano noti diversi impieghi curativi e cosmetici)”.

L’approccio in questione, d’altra parte, non può essere applicato in modo meccanicistico, e cioè nel senso che la brevettabilità dell’invenzione vada esclusa solo nel caso in cui l’esperto si trovasse di fronte una strada obbligata (e cioè a suggerimenti che portassero necessariamente ed univocamente all’invenzione), dovendosi invece valutare ogni volta, e caso per caso, se fosse quanto meno “ovvio tentare” di muoversi nel senso che ha condotto al trovato, specie quando il risultato deriverebbe più o meno automaticamente dal vaglio di una serie limitata di ipotesi [3].

E’ infine da sottolineare come i rischi di un’inaccettabile analisi a posteriori si pongono infine anche sotto profili diversi da quello sopra evidenziato.

Interessante è a questo riguardo una recente sentenza del Tribunale di Milano[4] che ha deciso un caso in cui il titolare del brevetto, al fine di cercare evitare la declaratoria di nullità (in effetti poi pronunciata dalla decisione) della privativa, aveva cercato di ricostruire a posteriori un preteso pregiudizio tecnico che l’invenzione avrebbe superato e che in realtà non sussisteva.

La pronuncia è di particolare interesse, in quanto ha approfondito la nozione di “pregiudizio tecnico”, ritenendo che esso sussista solo in presenza di una convinzione diffusa e radicata, che non può essere dimostrata sulla base di semplici opinioni di portata individuale: e ciò in aderenza alla giurisprudenza del Board of Appeal E.P.O., che ha sottolineato che di pregiudizio tecnico si possa parlare solo in presenza di “un’opinione o un’idea preconcetta largamente o universalmente sostenuta dagli esperti del settore”[5]; e ha quindi concluso che “Il pregiudizio tecnico deve essere largamente o universalmente sostenuto dagli esperti del settore interessato”[6]. Sempre il Board of Appeal dell’Ufficio Europeo dei Brevetti ha sottolineato al riguardo che “Il pregiudizio non può essere dimostrato partendo dal contenuto di un singolo documento brevettuale, perché le informazioni tecniche in un singolo documento brevettale o in articolo scientifico possono essere basate su speciali premesse ovvero sul punto di vista personale dell’autore”, con la sola eccezione del caso in cui il pregiudizio risulti dalle “spiegazioni contenute in un lavoro standard o in un libro di testo che rappresentino le comuni conoscenze dell’esperto nel settore interessato”[7]; e ancora ha affermato che “Una soluzione prospettata come il superamento di un problema tecnico deve contrastare con l’insegnamento prevalente degli esperti del settore, cioè sulle loro unanimi esperienze e nozioni, piuttosto che sulla mera citazione del fatto che essa è respinta da singoli specialisti”[8].

La contraffazione: il ruolo centrale delle rivendicazioni nell’individuazione dell’ambito di tutela del brevetto; il tema della contraffazione per equivalenti.

Sul tema dell’ampiezza dell’ambito di tutela della privativa è in atto (seppur non modo non apertamente dichiarato) un dibattito nella giurisprudenza italiana.

A fronte di pronunce che valorizzano in linea di principio il ruolo centrale assegnato dalle disposizioni che regolano la materia (ed in particolare dall’art. 52 del Codice della Proprietà Industriale, dall’art. 69 della Convenzione sul Brevetto Europeo e dall’art. 8 della Convenzione di Strasburgo, al cui tenore la norma interna si è conformata) alle rivendicazioni come “una vera e propria manifestazione di volontà giuridica, tendente alla identificazione della specifica protezione che si pretende”[9] - affermazione questa da cui discende che la contraffazione deve essere misurata sul trovato così come rivendicato, e quindi sulla ripresa delle specifiche caratteristiche dell’oggetto della privativa per le quali il titolare ha richiesto tutela - vi sono decisioni che affermano che una violazione dei diritti di esclusiva sussisterebbe anche ogni qualvolta la realizzazione di un terzo, pur non riproducendo tutte le caratteristiche rivendicate, riprenda gli “elementi essenziali” dell’invenzione, e cioè l’ “idea di soluzione” che sarebbe sottesa al trovato brevettato[10].

A sostegno di quest’impostazione la giurisprudenza richiama l’insegnamento relativo alla cosiddetta “contraffazione per equivalenti” ed in particolare una pronuncia recente della Suprema Corte, che ha affermato che “perché vi sia contraffazione, non è necessaria la riproduzione pedissequa dell’esempio di realizzazione illustrato dall’inventore, ma è sufficiente che si rientri nell’idea di soluzione” (così, Cass., 31 gennaio 2004, n. 257 in Giur. ann. dir. ind., 2004, 69 e ss.).

Sennonché la lettura del testo integrale della richiamata pronuncia della Corte di legittimità non sembrerebbe autorizzare una identificazione dell’ambito di tutela della privativa a prescindere dalle rivendicazioni, ma piuttosto semplicemente chiarire che il limite della tutela brevettuale non è segnato dalla stretta lettera delle stesse rivendicazioni, essendovi ovviamente lo spazio per una protezione anche ove i diversi elementi delle rivendicazioni (e quindi della “idea di soluzione” che queste delineano coerentemente con la descrizione) vengano ripresi anche solo per equivalenti.

Tale regola è stata ora codificata, esattamente in questi termini, nel Protocollo Interpretativo dell’art. 69 della Convenzione sul Brevetto Europeo, che prevede, alla voce “Equivalenti”, che “Allo scopo di determinare l’estensione della protezione conferita dal brevetto europeo, dovrà essere preso in considerazione ogni elemento che sia equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni” (“For the purpose of determining the extent of protection conferred by a European patent, due account shall be taken of any element which is equivalent to an element specified in the claims”).

Questa soluzione sembra raggiungere un corretto contemperamento fra l’interesse dell’inventore ad ottenere un’equa protezione per l’invenzione (e cioè una tutela che non sia aggirabile semplicemente con la riproposizione, attraverso una sostituzione ovvia, di una caratteristica specificamente rivendicata del trovato) e, dall’altro lato, l’affidamento e la certezza per i terzi in ordine ai confini dell’esclusiva, confini segnati appunto dal trovato così come esso è individuato dalle rivendicazioni (e dalle soluzioni ad esse equivalenti).

La necessità di questo contemperamento degli interessi in gioco è stata anche in recente messa in luce dalla dottrina del nostro paese, con l’affermazione che “l’esigenza del terzi di non trovarsi di fronte ad ostacoli non (facilmente) identificabili è un’esigenza primaria. L’economia non potrebbe altrimenti svilupparsi. Il brevetto non è solo uno strumento che consente all’inventore di monopolizzare una soluzione tecnologica, ma una pubblicazione che insegna ai terzi certe soluzioni. Infatti i terzi possono non solo riprodurre l’invenzione alla scadenza del brevetto, ma anche fin dalla data di pubblicazione del titolo acquisire quelle nozioni e procedere a proprie ideazioni, con un’attività di ‘designing around’. Il contenuto normativo del brevetto è riservato all’inventore, ma il contributo scientifico è posto a disposizione di tutti. Quindi è ragionevole porre a carico del brevettante l’onere di parlare chiaro più che ai terzi di comprendere lo scuro. E quindi se una soluzione poteva essere prevista dall’inventore, e lo stesso non l’ha menzionata, si deve pensare che lo stesso non abbia voluto o saputo o non si sia dato pena di rivendicarla”; ed ha anzi aggiunto che “la tendenza di molti C.T.U. di largheggiare con l’equivalenza spesse volte è diretta, anche se inconsciamente, a coprire (mi si consenta l’impertinenza) un lavoro non perfetto da parte del consulente brevettuale, che si traduce in manchevolezze nella stesura del brevetto. Questo atteggiamento è da respingere: i brevetti vanno scritti con cura, poiché dalla loro violazione discendono conseguenze assai gravi (addirittura penali, in certi casi)”[11].

Alla luce di quanto sin qui detto, sembra doversi concludere che si può parlare di contraffazione per equivalenti quando la realizzazione accusata di contraffazione, pur non riproducendo pedissequamente le caratteristiche rivendicate del trovato, si limita a sostituirle con elementi che, al momento del deposito della domanda di brevetto, rappresentavano ovvi equivalenti funzionali degli quelli rivendicati. “Per accertare l’equivalenza non si può dunque pensare di fare riferimento ad una sorta di versione “ideale” del trovato brevettato (l’“idea di soluzione”), ricostruita a posteriori, elidendo dal brevetto le caratteristiche considerate “non essenziali”, ma si dovrà fare riferimento al trovato così come esso è stato brevettato, e quindi a tutte le sue caratteristiche comprese nelle rivendicazioni, senza arbitrarie eliminazioni, ma dovendosi giustificare appunto in termini di equivalenza ciascuna singola sostituzione”[12].

[1] Trib. Venezia, 10 luglio 2009, Est. Caprioli, inedita.

[2] Trib. Torino, 23 febbraio 2009, Est. Contini, inedita.

[3] Si veda, in questo senso, nella dottrina straniera, Szabo, The problem and Solution Approach in the European Patent Office, in IIC, 1995, 457 e ss.; nella dottrina nazionale cfr. Galli, Per un approccio realistico al diritto dei brevetti, in Il Diritto Industriale, 2010, p. 133 e ss..

[4] Trib. Milano, 14 maggio 2009, Est. Rosa, inedita.

[5] In questo senso cfr. fra le altre, le pronunce rese nei casi T341/94, T 531/95, T 452/96, T 695/90, T 60/1982, T 631/89, tutte consultabili in EPO Case Law, cit.

[6] “The prejudice must be widely or universally held by export in the relevant field”: così la pronuncia nel caso T 1212/01, sempre in EPO Case Law, cit.

[7] “… prejudice cannot be demonstrated by a statement in a single patent specification, since the technical information in a patent specification ora a scientific artiche might be based on special premises or on the personal view of the author. However, this principle does not apply to explanations in a standard work or textbook which reflected the common knowledge in the special field concerned”: così ancora la pronuncia nel caso T-1212/01, cit.

[8] “A solution put forward as overcoming a prejudice must clash with the prevailing teaching of experts in the field, ie their unanimous experience and notions, rather than merely citing its rejection by individual specialists”: così, fra le altre, le pronounce nei casi T 19/81, T 104/93, T 321/87, T 900/95, T 1212/01 e T 62/82, tutte consultabili in EPO Case Law, cit.

[9] Così, Cass., 1° ottobre 1997 n. 8324, in Giur. ann.,dir. ind., 1997, 59 e ss. ;in senso analogo, Cass., 3 giugno 1998, n. 5445, ivi, 1998, 84 e ss. e Cass., 8 febbraio 1999, n. 1072, ivi, 1999, 46 e ss.

[10] In giurisprudenza, ad esempio, App. Bologna, 21 marzo 2009, inedita, ha affermato la sussistenza della contraffazione in cui caso in cui il brevetto rivendicava un trovato risultante dalla combinazione di undici caratteristiche e la realizzazione in asserita violazione ne riproduceva solamente cinque, sulla base dell’idea che tale realizzazione avrebbe replicato appunto l’idea di soluzione sottesa alla privativa.

[11] Così Franzosi, Il concetto di equivalenza, ne Il Dir. Ind., 2005.

[12] Galli, Per un approccio realistico al diritto dei brevetti, cit.

La tutela dei brevetti davanti ai Tribunali nazionali del nostro Paese manifesta, sul piano dell’efficienza degli strumenti processuali, alcuni punti di forza purtroppo non sempre adeguatamente conosciuti: cosa questa che porta ad alimentare l’idea ingiustificata per cui in Italia non varrebbe la pena brevettare e tanto meno difendere in giudizio i brevetti, perché il contraffattore la farebbe sempre franca, mentre la situazione è ben diversa e consente senz’altro di difendere un asset aziendale, come l’innovazione appunto, che risulta di primaria importanza in uno scenario in cui la competizione, per vederci vincenti, deve spostarsi su un terreno nel quale i Paesi emergenti ancora incontrano difficoltà.

Sebbene sia infatti vero che la durata dei giudizi di merito costituisce ancora un problema di un qualche rilievo specie sotto il profilo del conseguimento del risarcimento del danno (anche se non bisogna dimenticare come l’art. 125 del Codice della Proprietà Industriale abbia introdotto a favore della vittima della contraffazione un efficace apparato sanzionatorio, che prevede tra l’altro la retroversione degli utili in alternativa o per la parte eccedente il “lucro cessante”, e cioè i minori utili conseguiti dal titolare a causa della presenza dei prodotti copia, dovuta anche quando il contraffattore non ha agito con dolo o colpa) , il sistema dei procedimenti cautelari funziona con rapidità, consentendo di ottenere in tempi quantificabili mediamente fra sei mesi ad un anno provvedimenti di inibitoria, ritiro dal commercio e sequestro (assistiti da una penale per le successive violazioni nonché da una sanzione penale per il mancato rispetto degli ordini del giudice), che bloccano l’attività del contraffattore, favorendo spesso la definizione della vicenda in via transattiva, con una netta anticipazione del momento in cui è possibile conseguire anche un ristoro (magari parziale – nell’ottica un accordo ma più rapido) del pregiudizio subito in conseguenza dell’illecito.

Gli artt. 121 e ss. del Codice consentono di attivare efficaci strumenti di discovery, che, attraverso in particolare il sequestro ovvero la descrizione delle scritture contabili avversarie, permettono di individuare con tempestività tutti i soggetti coinvolti a monte e a valle della contraffazione (dai produttori ai distributori fino ai singoli rivenditori) e di intraprendere azioni giudiziali anche nei confronti degli stessi e comunque di eseguire presso di loro le misure cautelari di sequestro ottenute nei confronti del soggetto attaccato (contrastando dunque ad ampio la presenza sul mercato del prodotto contraffattorio; non senza dire che spesso l’esecuzione dei provvedimenti di sequestro presso i terzi rivenditori del prodotto contraffattorio rappresenta una buona arma di pressione nei confronti del produttore, che si ritrova a far fronte anche alle rimostranze dei suoi aventi causa che subiscono la misura).

Elemento centrale del sistema cautelare è l’effettuazione già in quella fase della consulenza tecnica d’ufficio: prassi questa che pare ormai essere del tutto accolta come ordinaria dai nostri Tribunali, che dispongono indagine peritali di effettuare i tempi contingentati (mediamente da tre e sei mesi) senza attendere il giudizio di merito.

Richiamo a testimonianza di questo modus operandi, e della sua rapidità, ad esempio, un’ordinanza emessa dal Tribunale di Milano il 29 dicembre 2008 che ha accolto un ricorso presentato il 5 maggio 2008, concedendo provvedimenti cautelari di inibitoria, sequestro e ritiro dal commercio dei prodotti contraffattori, appunto dopo che una consulenza tecnica aveva giudicato il brevetto invocato valido e contraffatto.

Significativa è altresì un’ordinanza con la quale il Tribunale di Venezia[1] ha disposto una consulenza tecnica in fase di reclamo cautelare, dopo che un provvedimento cautelare era stato concesso inaudita altera parte e poi revocato senza previo contraddittorio tecnico, confermando quindi che la consulenza anche in fase cautelare è la via da seguire per raggiungere un giusto equilibrio fra l’esigenza di consentire un’efficace e rapida tutela dei brevetti e di non negare i diritti di difesa di chi è accusato di contraffazione.

Non va poi dimenticato che in Italia la tutela cautelare può essere concessa anche sulla base di semplici domande di brevetto nazionale od europeo, ove le stessie siano state rese opponibili al soggetto accusato di contraffazione con la pubblicazione o la notifica (e nel caso di domanda di brevetto europeo, con il deposito presso l’U.I.B.M. o la notifica all’interessato della traduzione delle rivendicazioni).

Anche il soggetto accusato ingiustamente di contraffazione (situazione che ovviamente può ben darsi, specie con riferimento ai brevetti concessi a livello nazionale, per i quali non è stato effettuato alcun esame preventivo di validità, cosicché non sono infrequenti i casi di esclusive che sono tali solo sulla carta) può rivolgersi al sistema di tutela cautelare con la richiesta di una pronuncia di accertamento negativo della contraffazione, sussistendone naturalmente i presupposti dell’interesse ad agire e dell’urgenza. Su questo tema è necessario registrare un filone giurisprudenziale (non maggioritario) che solleva dubbi sulla ammissibilità di tale tipo di azioni, rendendosi probabilmente opportuno al riguardo un intervento del legislatore, attualmente impegnato nella revisione del Codice della Proprietà Industriale sulla base di una legge delega che scadrà quest’estate.

Le questioni sostanziali: la validità del brevetto.

Una “familiarità” sempre maggiore dei nostri Tribunali con le questioni brevettuali – familiarità derivante anche dalla concentrazione, a partire del 2003, del contenzioso industrialistico nelle Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, e che consente di avvertire in modo sempre più diretto la dimensione “quotidiana” dell’innovazione, che non è soltanto quella delle grandi invenzioni rivoluzionarie ma anche e soprattutto quella dell’innovazione incrementale –, oltre al confronto più stretto con la case law dell’EPO e con la giurisprudenza degli altri Paesi, sembra favorire (come risulta da alcune recenti decisioni giurisprudenziali) l’abbandono di approcci teorici che valorizzano genericamente “l’idea” alla base del brevetto (con risultati “schizofrenici”, e cioè molto punitivi per il titolare sul fronte della validità – spesso negata in quanto l’idea non si sarebbe posta in discontinuità con la prior art – e al contrario eccessivamente generosi sul piano della contraffazione, dove il riferimento all’idea produce un allargamento a dismisura dell’ambito di protezione), a favore di un’impostazione che, da un lato, più correttamente misura sia validità sia l’ampiezza della protezione dell’invenzione sulla base del contributo concreto dato allo stato della tecnica e che, dall’altro, ancora saldamente i confini della tutela al testo brevettuale ed in particolare alle rivendicazioni.

In particolare, sul piano dell’accertamento della validità del brevetto, è importante l’accreditarsi come criterio di giudizio quello fatto proprio dalla giurisprudenza dell’EPO e codificato dalle Guidelines dell’Ufficio, e cioè il cosiddetto problem-solution approach.

Tale criterio di accertamento del requisito dell’attività inventiva prevede di partire dal problema affrontato dall’invenzione e dalle conoscenze che l’inventore aveva a disposizione per giungere al risultato (con l’individuazione della cosiddetta “closest prior art”, e cioè l’anteriorità più vicina dalla quale si potesse tentare il “salto” verso il trovato), per giungere a verificare non “se la persona esperta avrebbe potuto giungere all’invenzione modificando la tecnica nota ma piuttosto se, nella speranza dei vantaggi effettivamente conseguiti (e cioè in relazione al problema tecnico), lo avrebbe fatto in considerazione dei suggerimenti contenuti nella tecnica anteriore” (“is not whether the skilled person could have arrived at the invention by modifying the prior art, but rather whether, in expectation of the advantages actually achieved (ie in the light of the technical problem addressed), he would have done so because of promptings in the prior art”: cfr. le decisioni dei casi T 219/87, T 455/94, T 414/98, che si leggono tutte nella raccolta EPO Case Law, consultabile sul sito Internet dell’Ufficio Europeo dei Brevetti).

Tale approccio, che ricostruisce il quadro all’interno del quale si muoveva l’inventore e chiede di verificare se, all’interno di quel quadro, non già vi fossero solamente conoscenze astrattamente utilizzabili per giungere al trovato, ma sussistessero suggerimenti che spingessero nel senso di tale utilizzazione, ha il vantaggio di oggettivare il giudizio e di ridurre il rischio di inaccettabili analisi ex post facto che, proprio partendo dalla conoscenza della soluzione, fanno apparire ovvio quel che, prima della soluzione medesima, ovvio non era affatto, dal momento che nulla lo suggeriva.

Interessante applicazione di questi insegnamenti è stata fatta da una recente sentenza del Tribunale di Torino[2], dove veniva in considerazione un brevetto che rivendicava l’impiego di una determinata sostanza chimica (gli acidi boswellici) per la produzione di un preparato cosmetico per il trattamento di inestetismi come rughe e smagliature; e la validità della privativa era stata messa in discussione sulla base dell’esistenza di anteriorità costituite da creme e preparati cosmetici contenenti, insieme a numerosi altri ingredienti, anche un estratto vegetale del quale gli acidi boswellici rappresentano una delle molteplici componenti (nell’ordine delle centinaia).

I Giudici torinesi hanno invece escluso questa portata invalidante, valorizzando la circostanza che non era stata dimostrata l’esistenza nella prior art di suggerimenti che inducessero ad attribuire l’efficacia cosmetica proprio all’olibano, e non agli altri ingredienti dei preparati anteriori, ovvero all’azione sinergica dei diversi ingredienti, mentre gli unici usi degli acidi boswellici in sé considerati che fossero già noti allo stesso della tecnica erano quelli come antinfiammatori, antiflogistici e sostanze da impiegare nella cura delle lesioni; e su questa base il Tribunale ha concluso che “con un giudizio ex ante il tecnico medio non (aveva) ragioni per ritenere evidente, alla data di deposito del brevetto, un impiego cosmetico di questo componente (gli acidi boswellici: n.d.r.) dell’olibano (del quale, invece, senza specificazione dei suoi componenti, erano noti diversi impieghi curativi e cosmetici)”.

L’approccio in questione, d’altra parte, non può essere applicato in modo meccanicistico, e cioè nel senso che la brevettabilità dell’invenzione vada esclusa solo nel caso in cui l’esperto si trovasse di fronte una strada obbligata (e cioè a suggerimenti che portassero necessariamente ed univocamente all’invenzione), dovendosi invece valutare ogni volta, e caso per caso, se fosse quanto meno “ovvio tentare” di muoversi nel senso che ha condotto al trovato, specie quando il risultato deriverebbe più o meno automaticamente dal vaglio di una serie limitata di ipotesi [3].

E’ infine da sottolineare come i rischi di un’inaccettabile analisi a posteriori si pongono infine anche sotto profili diversi da quello sopra evidenziato.

Interessante è a questo riguardo una recente sentenza del Tribunale di Milano[4] che ha deciso un caso in cui il titolare del brevetto, al fine di cercare evitare la declaratoria di nullità (in effetti poi pronunciata dalla decisione) della privativa, aveva cercato di ricostruire a posteriori un preteso pregiudizio tecnico che l’invenzione avrebbe superato e che in realtà non sussisteva.

La pronuncia è di particolare interesse, in quanto ha approfondito la nozione di “pregiudizio tecnico”, ritenendo che esso sussista solo in presenza di una convinzione diffusa e radicata, che non può essere dimostrata sulla base di semplici opinioni di portata individuale: e ciò in aderenza alla giurisprudenza del Board of Appeal E.P.O., che ha sottolineato che di pregiudizio tecnico si possa parlare solo in presenza di “un’opinione o un’idea preconcetta largamente o universalmente sostenuta dagli esperti del settore”[5]; e ha quindi concluso che “Il pregiudizio tecnico deve essere largamente o universalmente sostenuto dagli esperti del settore interessato”[6]. Sempre il Board of Appeal dell’Ufficio Europeo dei Brevetti ha sottolineato al riguardo che “Il pregiudizio non può essere dimostrato partendo dal contenuto di un singolo documento brevettuale, perché le informazioni tecniche in un singolo documento brevettale o in articolo scientifico possono essere basate su speciali premesse ovvero sul punto di vista personale dell’autore”, con la sola eccezione del caso in cui il pregiudizio risulti dalle “spiegazioni contenute in un lavoro standard o in un libro di testo che rappresentino le comuni conoscenze dell’esperto nel settore interessato”[7]; e ancora ha affermato che “Una soluzione prospettata come il superamento di un problema tecnico deve contrastare con l’insegnamento prevalente degli esperti del settore, cioè sulle loro unanimi esperienze e nozioni, piuttosto che sulla mera citazione del fatto che essa è respinta da singoli specialisti”[8].

La contraffazione: il ruolo centrale delle rivendicazioni nell’individuazione dell’ambito di tutela del brevetto; il tema della contraffazione per equivalenti.

Sul tema dell’ampiezza dell’ambito di tutela della privativa è in atto (seppur non modo non apertamente dichiarato) un dibattito nella giurisprudenza italiana.

A fronte di pronunce che valorizzano in linea di principio il ruolo centrale assegnato dalle disposizioni che regolano la materia (ed in particolare dall’art. 52 del Codice della Proprietà Industriale, dall’art. 69 della Convenzione sul Brevetto Europeo e dall’art. 8 della Convenzione di Strasburgo, al cui tenore la norma interna si è conformata) alle rivendicazioni come “una vera e propria manifestazione di volontà giuridica, tendente alla identificazione della specifica protezione che si pretende”[9] - affermazione questa da cui discende che la contraffazione deve essere misurata sul trovato così come rivendicato, e quindi sulla ripresa delle specifiche caratteristiche dell’oggetto della privativa per le quali il titolare ha richiesto tutela - vi sono decisioni che affermano che una violazione dei diritti di esclusiva sussisterebbe anche ogni qualvolta la realizzazione di un terzo, pur non riproducendo tutte le caratteristiche rivendicate, riprenda gli “elementi essenziali” dell’invenzione, e cioè l’ “idea di soluzione” che sarebbe sottesa al trovato brevettato[10].

A sostegno di quest’impostazione la giurisprudenza richiama l’insegnamento relativo alla cosiddetta “contraffazione per equivalenti” ed in particolare una pronuncia recente della Suprema Corte, che ha affermato che “perché vi sia contraffazione, non è necessaria la riproduzione pedissequa dell’esempio di realizzazione illustrato dall’inventore, ma è sufficiente che si rientri nell’idea di soluzione” (così, Cass., 31 gennaio 2004, n. 257 in Giur. ann. dir. ind., 2004, 69 e ss.).

Sennonché la lettura del testo integrale della richiamata pronuncia della Corte di legittimità non sembrerebbe autorizzare una identificazione dell’ambito di tutela della privativa a prescindere dalle rivendicazioni, ma piuttosto semplicemente chiarire che il limite della tutela brevettuale non è segnato dalla stretta lettera delle stesse rivendicazioni, essendovi ovviamente lo spazio per una protezione anche ove i diversi elementi delle rivendicazioni (e quindi della “idea di soluzione” che queste delineano coerentemente con la descrizione) vengano ripresi anche solo per equivalenti.

Tale regola è stata ora codificata, esattamente in questi termini, nel Protocollo Interpretativo dell’art. 69 della Convenzione sul Brevetto Europeo, che prevede, alla voce “Equivalenti”, che “Allo scopo di determinare l’estensione della protezione conferita dal brevetto europeo, dovrà essere preso in considerazione ogni elemento che sia equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni” (“For the purpose of determining the extent of protection conferred by a European patent, due account shall be taken of any element which is equivalent to an element specified in the claims”).

Questa soluzione sembra raggiungere un corretto contemperamento fra l’interesse dell’inventore ad ottenere un’equa protezione per l’invenzione (e cioè una tutela che non sia aggirabile semplicemente con la riproposizione, attraverso una sostituzione ovvia, di una caratteristica specificamente rivendicata del trovato) e, dall’altro lato, l’affidamento e la certezza per i terzi in ordine ai confini dell’esclusiva, confini segnati appunto dal trovato così come esso è individuato dalle rivendicazioni (e dalle soluzioni ad esse equivalenti).

La necessità di questo contemperamento degli interessi in gioco è stata anche in recente messa in luce dalla dottrina del nostro paese, con l’affermazione che “l’esigenza del terzi di non trovarsi di fronte ad ostacoli non (facilmente) identificabili è un’esigenza primaria. L’economia non potrebbe altrimenti svilupparsi. Il brevetto non è solo uno strumento che consente all’inventore di monopolizzare una soluzione tecnologica, ma una pubblicazione che insegna ai terzi certe soluzioni. Infatti i terzi possono non solo riprodurre l’invenzione alla scadenza del brevetto, ma anche fin dalla data di pubblicazione del titolo acquisire quelle nozioni e procedere a proprie ideazioni, con un’attività di ‘designing around’. Il contenuto normativo del brevetto è riservato all’inventore, ma il contributo scientifico è posto a disposizione di tutti. Quindi è ragionevole porre a carico del brevettante l’onere di parlare chiaro più che ai terzi di comprendere lo scuro. E quindi se una soluzione poteva essere prevista dall’inventore, e lo stesso non l’ha menzionata, si deve pensare che lo stesso non abbia voluto o saputo o non si sia dato pena di rivendicarla”; ed ha anzi aggiunto che “la tendenza di molti C.T.U. di largheggiare con l’equivalenza spesse volte è diretta, anche se inconsciamente, a coprire (mi si consenta l’impertinenza) un lavoro non perfetto da parte del consulente brevettuale, che si traduce in manchevolezze nella stesura del brevetto. Questo atteggiamento è da respingere: i brevetti vanno scritti con cura, poiché dalla loro violazione discendono conseguenze assai gravi (addirittura penali, in certi casi)”[11].

Alla luce di quanto sin qui detto, sembra doversi concludere che si può parlare di contraffazione per equivalenti quando la realizzazione accusata di contraffazione, pur non riproducendo pedissequamente le caratteristiche rivendicate del trovato, si limita a sostituirle con elementi che, al momento del deposito della domanda di brevetto, rappresentavano ovvi equivalenti funzionali degli quelli rivendicati. “Per accertare l’equivalenza non si può dunque pensare di fare riferimento ad una sorta di versione “ideale” del trovato brevettato (l’“idea di soluzione”), ricostruita a posteriori, elidendo dal brevetto le caratteristiche considerate “non essenziali”, ma si dovrà fare riferimento al trovato così come esso è stato brevettato, e quindi a tutte le sue caratteristiche comprese nelle rivendicazioni, senza arbitrarie eliminazioni, ma dovendosi giustificare appunto in termini di equivalenza ciascuna singola sostituzione”[12].

[1] Trib. Venezia, 10 luglio 2009, Est. Caprioli, inedita.

[2] Trib. Torino, 23 febbraio 2009, Est. Contini, inedita.

[3] Si veda, in questo senso, nella dottrina straniera, Szabo, The problem and Solution Approach in the European Patent Office, in IIC, 1995, 457 e ss.; nella dottrina nazionale cfr. Galli, Per un approccio realistico al diritto dei brevetti, in Il Diritto Industriale, 2010, p. 133 e ss..

[4] Trib. Milano, 14 maggio 2009, Est. Rosa, inedita.

[5] In questo senso cfr. fra le altre, le pronunce rese nei casi T341/94, T 531/95, T 452/96, T 695/90, T 60/1982, T 631/89, tutte consultabili in EPO Case Law, cit.

[6] “The prejudice must be widely or universally held by export in the relevant field”: così la pronuncia nel caso T 1212/01, sempre in EPO Case Law, cit.

[7] “… prejudice cannot be demonstrated by a statement in a single patent specification, since the technical information in a patent specification ora a scientific artiche might be based on special premises or on the personal view of the author. However, this principle does not apply to explanations in a standard work or textbook which reflected the common knowledge in the special field concerned”: così ancora la pronuncia nel caso T-1212/01, cit.

[8] “A solution put forward as overcoming a prejudice must clash with the prevailing teaching of experts in the field, ie their unanimous experience and notions, rather than merely citing its rejection by individual specialists”: così, fra le altre, le pronounce nei casi T 19/81, T 104/93, T 321/87, T 900/95, T 1212/01 e T 62/82, tutte consultabili in EPO Case Law, cit.

[9] Così, Cass., 1° ottobre 1997 n. 8324, in Giur. ann.,dir. ind., 1997, 59 e ss. ;in senso analogo, Cass., 3 giugno 1998, n. 5445, ivi, 1998, 84 e ss. e Cass., 8 febbraio 1999, n. 1072, ivi, 1999, 46 e ss.

[10] In giurisprudenza, ad esempio, App. Bologna, 21 marzo 2009, inedita, ha affermato la sussistenza della contraffazione in cui caso in cui il brevetto rivendicava un trovato risultante dalla combinazione di undici caratteristiche e la realizzazione in asserita violazione ne riproduceva solamente cinque, sulla base dell’idea che tale realizzazione avrebbe replicato appunto l’idea di soluzione sottesa alla privativa.

[11] Così Franzosi, Il concetto di equivalenza, ne Il Dir. Ind., 2005.

[12] Galli, Per un approccio realistico al diritto dei brevetti, cit.