L’esaurimento internazionale del diritto di autore nella giurisprudenza della Corte di Giustizia

Il principio dell’esaurimento costituisce un limite al diritto di esclusiva che l’ordinamento riconosce ai titolari di diritti di proprietà intellettuale e industriale. I titolari di brevetti, marchi di impresa, modelli e disegni, gli autori di opere di ingegno e i titolari di diritti connessi al diritto di autore hanno un diritto di esclusiva per lo sfruttamento economico di tali beni immateriali. Ma, secondo il principio dell’esaurimento, tale diritto viene meno quando i prodotti nei quali il bene immateriale è incorporato o al quale è affisso sono posti in vendita per la prima volta dal titolare stesso del diritto o con il suo consenso.

Quindi, la prima condizione necessaria per l’operatività della regola dell’esaurimento è l’imputabilità della messa in commercio del prodotto tutelato dal dritto di esclusiva al titolare stesso di tale diritto. Questo requisito è soddisfatto quando è lo stesso titolare che immette il prodotto nel mercato o quando è un terzo che commercializza il prodotto ma con il consenso del titolare.

È inoltre necessario considerare un ulteriore elemento: il luogo dove il prodotto è messo in commercio. Al riguardo è possibile distinguere tre ipotesi. Nel caso di esaurimento nazionale il diritto di esclusiva viene meno solo se il prodotto è stato messo in commercio nel territorio dello stato che ha concesso tale diritto. Nel caso di esaurimento regionale il diritto di esclusiva concesso da uno stato aderente a un accordo commerciale regionale (ad esempio un’unione doganale) si estingue se il prodotto è stato messo in commercio in uno dei paesi aderenti all’accordo. Il principio dell’esaurimento comunitario previsto dalla CE è forse il più noto esempio di esaurimento regionale. Nel caso di esaurimento internazionale, infine, il diritto di esclusiva cessa con la commercializzazione del prodotto in qualunque stato.

La distinzione tra le tre tipologie del principio dell’esaurimento non è di poco conto e rileva soprattutto in caso di importazione parallele. Nel caso di esaurimento nazionale o regionale il titolare del diritto, dopo aver commercializzato il prodotto nel territorio nazionale o nel territorio al quale si applica l’accordo regionale non può poi opporsi alla vendita dello stesso nel territorio di cui sopra. Infatti, il suo diritto esclusivo di controllare la circolazione del prodotto si è estinto a seguito del primo atto di commercializzazione. La situazione, invece, è differente se il titolare ha messo in commercio il prodotto in uno stato terzo. In questo caso il suo diritto di esclusiva esiste ancora e può esercitarlo per impedire l’importazione del bene nel territorio nazionale o regionale. Tuttavia, in caso di esaurimento internazionale, nella medesima situazione il titolare del diritto non potrà opporsi alla importazione del prodotto essendosi il suo diritto di esclusiva esauritosi con la messa in vendita del prodotto nello stato terzo.

La Comunità Europea, come sopra accennato, ha ormai da tempo accolto il principio dell’esaurimento regionale nella forma dell’esaurimento comunitario. Il primo caso nel quale i giudici comunitari hanno espressamente applicato tale principio è stato Deutsche Grammaphone in materia di diritto di autore, o meglio di diritti connessi. In questo caso la Corte di Giustizia ha riconosciuto che il diritto esclusivo di distribuzione spettante al produttore di fonogrammi doveva considerarsi esaurito in virtù del fatto che il produttore aveva messo in vendita i fonogrammi nel territorio di un altro stato membro. Per questa ragione il produttore dei fonogrammi non poteva opporsi all’ulteriore commercializzazione di questi prodotti.

Il principio dell’esaurimento comunitario è stato elaborato dalla Corte di Giustizia allo scopo di contemperare il principio della libera circolazione delle merci all’interno del mercato unico con la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e industriale accordata dagli ordinamenti nazionali degli stati membri. Successivamente i giudici comunitari hanno fatto ricorso al principio dell’esaurimento comunitario anche in casi afferenti brevetti e marchi di imprese (Auteri).

Decisamente più controversa, invece, è la questione se l’ordinamento comunitario ammette il principio dell’ esaurimento internazionale. Più precisamente, il punto è se gli stati membri possono mantenere o introdurre nel loro ordinamento l’esaurimento internazionale senza che tale scelta sia incompatibile con il diritto comunitario.

Tale problema è stato affrontato per la prima volta dai giudici comunitari nel celebre caso Silhouette in materia di marchi di impresa. Come si ricorderà, il caso verteva sull’interpretazione dell’articolo 7 della Direttiva marchi. Questo prevede che: “Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare l’uso del marchio di impresa per prodotti immessi in commercio nella Comunità con detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso”. Il tenore letterale della disposizione era piuttosto ambiguo e non permetteva di stabilire in modo non equivoco se il diritto comunitario vietasse o meno l’esaurimento internazionale.

L’articolo 7 è stato interpretato dalla Corte nel senso che l’ordinamento comunitario vieta agli Stati membri di optare per l’esaurimento internazionale del diritto di marchio. Secondo la Corte, ed è questo l’argomento decisivo, l’esaurimento internazionale impedisce il corretto funzionamento del mercato interno, incidendo negativamente sull’unicità del mercato. Se fosse ammesso l’esaurimento internazionale non vi sarebbero condizioni omogenee tra gli ordinamenti nazionali degli Stati membri per quanto riguarda il regime della tutela della proprietà intellettuale. Di conseguenza, gli operatori potrebbero allora acquistate al di fuori della Comunità prodotti tutelati dalla proprietà intellettuale e quindi rivenderli negli stati membri che ammettono l’esaurimento internazionale piuttosto che negli altri stati.

Successivamente, la Comunità ha emanato alcuni provvedimenti normativi in materia dei diritti di proprietà intellettuale che, uniformandosi alla sentenza Silhouette, limitano l’operatività del principio dell’esaurimento al territorio comunitario. Così l’art. 21 del Regolamento CE 6/2002, che disciplina l’esaurimento dei diritti conferiti dai disegni o modelli comunitari. Questo prevede che l’esaurimento si verifica quando il prodotto nel quale i disegni o modelli sono incorporati o al quale gli stessi sono applicati è messo in commercio nella Comunità dal titolare del disegno o modello ovvero con il suo consenso. Allo stesso modo, l’art. 10 della proposta di regolamento sul brevetto comunitario accoglie il principio dell’esaurimento comunitario rinviando a quanto previsto dall’art. 28 della Convenzione di Lussemburgo sul brevetto comunitario. Infine, la direttiva 2001/29 che regola taluni aspetti del diritto di autore nella società di informazione si occupa anche dell’esaurimento del diritto di autore. L’articolo 4.2 della direttiva stabilisce che “Il diritto di distribuzione dell’originale o di copie dell’opera non si esaurisce nella Comunità, tranne nel caso in cui la prima vendita o il primo altro trasferimento di proprietà nella Comunità di detto oggetto sia effettuata dal titolare del diritto o con il suo consenso”. Ad un prima veloce lettura la norma sembra escludere ogni rilevanza all’esaurimento internazionale.

La prima volta in cui la Corte di Giustizia si è espressamente pronunziata sulla questione dell’esaurimento internazionale in materia di diritto di autore è il caso Micro Leader Business. In verità, il caso riguardava la tutela dei programmi per computer, i quali sono assimilati dalla direttiva 91/550 CEE alle opere di ingegno. Micro Leader Business acquistava prodotti informatici Microsoft in Canada per poi rivenderli in Francia a un prezzo più basso di quello praticato dai distributori francesi. Microsoft aveva allora preso una serie di contromisure per scoraggiare le importazioni parallele dal Canada verso la Francia. Micro Leader Business aveva reagito denunciando Microsoft alla Commissione per violazione del diritto della concorrenza.

Tuttavia, la Commissione ha ritenuto che la condotta di Microsoft non costituiva alcun illecito concorrenziale e tale decisione è stata sostanzialmente confermata dalla Corte di Giustizia davanti alla quale era stata impugnata dalla denunziante. Secondo i giudici comunitari, la condotta contestata a Microsoft non è altro che l’esercizio del diritto di autore sui propri prodotti riconosciutale dalla direttiva 91/550. Infatti i diritti di Microsoft sui programmi per elaboratore non potevano considerarsi esauriti dato che l’esaurimento consegue esclusivamente alla commercializzazione da parte del titolare o con il suo consenso dei beni nella Comunità. Invece, nel caso di specie, i beni erano stati posti in commercio per la prima volta dal titolare del diritto al di fuori della Comunità. Ne deriva che in via generale gli atti rivolti a impedire le importazioni di copie di opere di ingegno da paesi terzi verso la Comunità rientrano nei limiti dell’esercizio del diritto di autore e non infrangono il diritto della concorrenza.

Da questa sentenza si può evincere, ancora una volta, l’ostilità dell’ordinamento comunitario verso l’esaurimento internazionale. Una precisazione si rende comunque necessaria. Nel caso Silhoutte i giudici comunitari erano stati chiamati a accertare in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 234 CE la compatibilità della legge nazionale di uno stato membro che prevedeva l’esaurimento internazionale. Invece nel caso Micro Leader Business la Corte doveva accertare la legittimità della decisione della Commissione che aveva escluso un’ infrazione dell’art. 82 CE nelle condotta del titolare del diritto di autore finalizzate a impedire le importazioni da uno stato terzo di programmi informatici tutelati da tale diritto.

La questione se il diritto comunitario, in particolare la direttiva 2001/29, osta all’accoglimento da parte di uno stato membro del principio di esaurimento del diritto di autore è stata affrontata qualche anno più tardi nel caso Laserdisken.

Laserdisken vendeva presso i suoi negozi in Danimarca copie di opere cinematografiche, alcune delle quale importate da paesi terzi e che non erano destinate alla pubblicazione in Europa. La legge danese sul diritto di autore originariamente ammetteva l’esaurimento internazionale, mentre il testo successivamente modificato per consentire l’attuazione della direttiva 2001/29 non lo prevede. A seguito di tale modifiche legislative Laserdisken aveva notato una contrazione delle vendite. A sua detta era proprio il nuovo testo della legge sul diritto di autore a pregiudicare in modo rilevante le sue importazioni e vendite di DVD legalmente commercializzati al di fuori della Comunità.

Per questo ragione Laserdisken si era rivolta al giudice danese eccependo l’invalidità dell’art. 4 n. 2 della direttiva 2001/29. Il giudice adito – l’Østre Landsret- aveva quindi chiesto alla Corte di Giustizia ex art. 234 di chiarire se la detta disposizione impedisce agli Stati Membri di prevedere il principio dell’esaurimento internazionale.

Nella successiva sentenza la Corte ha, ancora una volta, confermato che una normativa nazionale che riconosce l’esaurimento internazionale è contraria al diritto comunitario. A questa conclusione la Corte è arrivata sia sulla base dell’ interpretazione dei dati normativi che sulla base di argomenti sistematici. In primo luogo la Corte ha considerato il tenore letterale dell’art. 4 n. 2 della direttiva. Due sono le condizioni previste dall’art. 4 per l’esaurimento del diritto di distribuzione dell’opera di ingegno: l’originale o una copia dell’opera sono state messe in commercio con il consenso del titolare del diritto; tale commercializzazione è avvenuta all’interno della Comunità. Ne consegue, quindi, che il diritto di distribuzione non può considerarsi esaurito in caso di vendita dell’originale o copia dell’opera avvenuta al di fuori della Comunità anche se fatta dal titolare del diritto o con il suo consenso.

A sostegno di tale conclusione la Corte invoca l’argomento sistematico relativo al funzionamento del mercato interno, come aveva già fatto in Silhouette. Se gli Stati membri potessero liberamente scegliere se prevedere o meno l’esaurimento internazionale del diritto internazionale si avrebbero degli ostacoli alla libera circolazione delle merci e alla libera prestazione dei servizi.

Nel caso Laserdisken i giudici comunitari non si discostano dalla giurisprudenza Silhouette e ne confermano l’ostracismo verso l’esaurimento internazionale. L’esito di Laserdisken era forse scontato se si considerano le argomentazioni seguite dalla Corte in Silhouette, in particolar modo quelle relative all’incompatibilità dell’esaurimento internazionale con il corretto funzionamento del mercato unico. Si deve anche considerare il diverso tenore letterale sulla questione dell’esaurimento internazionale delle disposizione normative interpretate dalla Corte nei due casi. Su questo punto l’art. 7 della Direttiva Marchi sembrava essere meno chiaro dell’art. 4 della direttiva 2001/29. Se nonostante ciò, la Corte si era schierata contro l’esaurimento internazionale in Silhouette, non si vede come il testo più esplicito della direttiva 2001/29 avrebbe potuto impedire alla Corte di reiterare la sua posizione in Laserdisken.

Inoltre come ha correttamente rilevato l’Avvocato Generale Sharpstone in Laserdisken, non sarebbe logico vietare l’esaurimento internazionale per i marchi d’impresa, ma ammetterlo per il diritto di autore e i diritti connessi. Infatti, spesso le opere di ingegno sono incorporate in supporti materiali ai quali il produttore dei supporti affigge il proprio marchio di impresa. Se anche si ammettesse l’esaurimento internazionale del diritto di autore, il produttore potrebbe sempre opporsi all’importazione parallele dei prodotti avvalendosi della tutela dei marchi di impresa.

Ad ogni modo, le motivazioni addotte dai giudici comunitari non fugano i dubbi circa il carattere protezionistico della posizione assunta dalla Comunità sul punto che non sarebbe facilmente conciliabile con la liberalizzazione del commercio internazionale perseguita da molti accordi internazionali. (Heath)

A questo punto può essere interessate esaminare la posizione di alcuni strumenti internazionali in materia di esaurimento internazionale del diritto di autore . La stessa Laserdisken quale motivo di invalidità dell’articolo 4 della direttiva aveva adotto l’incompatibilità di questa con alcuni obblighi internazionali assunti dalla Comunità. Tuttavia, come si vedrà, tale strumenti non forniscono alcuna indicazione utile per risolvere il problema dell’esaurimento internazionale.

L’articolo 6 TRIPs prevede che “For the purposes of dispute settlement under this Agreement, subject to the provisions of Articles 3 and 4 nothing in this Agreement shall be used to address the issue of the exhaustion of intellectual property rights”. È generalmente riconosciuto che l’articolo 6 non restringe in alcun modo la libertà di scelta degli Stati Membri dell’OMC relativamente al principio dell’esaurimento. Questi possono optare per l’esaurimento nazionale, regionale o internazionale senza essere esposti ad alcuna sanzione per effetto della loro scelta (Matsushita).

Considerazioni analoghe possono farsi anche per gli accordi internazionali conclusi sotto l’egida dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO).

L’articolo 6 del Trattato WIPO sul diritto di autore relativamente al diritto di distribuzione riconosciuto agli autori prevede che “Nothing in this Treaty shall affect the freedom of Contracting Parties to determine the conditions, if any, under which the exhaustion of the right in paragraph (1) applies after the first sale or other transfer of ownership of the original or a copy of the work with the authorization of the author”.

Disposizione analoga per l’esaurimento del diritto di distribuzione dell’originale o della copia dell’opera riconosciuto agli esecutori e ai produttori di fonogrammi è prevista dagli art. 8 e 12 del Trattato della WIPO sulle interpretazioni, esecuzioni e i fonogrammi. L’art. 8 considera i diritti degli esecutori e stabilisce che “Nothing in this Treaty shall affect the freedom of Contracting Parties to determine the conditions, if any, under which the exhaustion of the right in paragraph (1) applies after the first sale or other transfer of ownership of the original or a copy of the fixed performance with the authorization of the performer”. Relativamente ai diritti dei produttori di fonogrammi, l’art. 12 prevede che “Nothing in this Treaty shall affect the freedom of Contracting Parties to determine the conditions, if any, under which the exhaustion of the right in paragraph (1) applies after the first sale or other transfer of ownership of the original or a copy of the phonogram with the authorization of the producer of the phonogram”.

Come si è visto per il TRIPs anche i Trattati della WIPO non limitano la libertà degli stati aderenti di stabilire le eventuali condizioni la presenza delle quali determina l’esaurimento del diritto si esclusiva. Come ha correttamente riconosciuto la Corte di Giustizia nel caso Laserdisken i sopra menzionati Trattati non pregiudicano la facoltà della CE di realizzare una maggiore armonizzazione delle legislazioni nazionali anche in relazione al principio dell’esaurimento. A questo riguardo, quindi, i Trattati WIPO non impedirebbero alla CE di vietare l’adozione del principio dell’esaurimento internazionale.

Il principio dell’esaurimento costituisce un limite al diritto di esclusiva che l’ordinamento riconosce ai titolari di diritti di proprietà intellettuale e industriale. I titolari di brevetti, marchi di impresa, modelli e disegni, gli autori di opere di ingegno e i titolari di diritti connessi al diritto di autore hanno un diritto di esclusiva per lo sfruttamento economico di tali beni immateriali. Ma, secondo il principio dell’esaurimento, tale diritto viene meno quando i prodotti nei quali il bene immateriale è incorporato o al quale è affisso sono posti in vendita per la prima volta dal titolare stesso del diritto o con il suo consenso.

Quindi, la prima condizione necessaria per l’operatività della regola dell’esaurimento è l’imputabilità della messa in commercio del prodotto tutelato dal dritto di esclusiva al titolare stesso di tale diritto. Questo requisito è soddisfatto quando è lo stesso titolare che immette il prodotto nel mercato o quando è un terzo che commercializza il prodotto ma con il consenso del titolare.

È inoltre necessario considerare un ulteriore elemento: il luogo dove il prodotto è messo in commercio. Al riguardo è possibile distinguere tre ipotesi. Nel caso di esaurimento nazionale il diritto di esclusiva viene meno solo se il prodotto è stato messo in commercio nel territorio dello stato che ha concesso tale diritto. Nel caso di esaurimento regionale il diritto di esclusiva concesso da uno stato aderente a un accordo commerciale regionale (ad esempio un’unione doganale) si estingue se il prodotto è stato messo in commercio in uno dei paesi aderenti all’accordo. Il principio dell’esaurimento comunitario previsto dalla CE è forse il più noto esempio di esaurimento regionale. Nel caso di esaurimento internazionale, infine, il diritto di esclusiva cessa con la commercializzazione del prodotto in qualunque stato.

La distinzione tra le tre tipologie del principio dell’esaurimento non è di poco conto e rileva soprattutto in caso di importazione parallele. Nel caso di esaurimento nazionale o regionale il titolare del diritto, dopo aver commercializzato il prodotto nel territorio nazionale o nel territorio al quale si applica l’accordo regionale non può poi opporsi alla vendita dello stesso nel territorio di cui sopra. Infatti, il suo diritto esclusivo di controllare la circolazione del prodotto si è estinto a seguito del primo atto di commercializzazione. La situazione, invece, è differente se il titolare ha messo in commercio il prodotto in uno stato terzo. In questo caso il suo diritto di esclusiva esiste ancora e può esercitarlo per impedire l’importazione del bene nel territorio nazionale o regionale. Tuttavia, in caso di esaurimento internazionale, nella medesima situazione il titolare del diritto non potrà opporsi alla importazione del prodotto essendosi il suo diritto di esclusiva esauritosi con la messa in vendita del prodotto nello stato terzo.

La Comunità Europea, come sopra accennato, ha ormai da tempo accolto il principio dell’esaurimento regionale nella forma dell’esaurimento comunitario. Il primo caso nel quale i giudici comunitari hanno espressamente applicato tale principio è stato Deutsche Grammaphone in materia di diritto di autore, o meglio di diritti connessi. In questo caso la Corte di Giustizia ha riconosciuto che il diritto esclusivo di distribuzione spettante al produttore di fonogrammi doveva considerarsi esaurito in virtù del fatto che il produttore aveva messo in vendita i fonogrammi nel territorio di un altro stato membro. Per questa ragione il produttore dei fonogrammi non poteva opporsi all’ulteriore commercializzazione di questi prodotti.

Il principio dell’esaurimento comunitario è stato elaborato dalla Corte di Giustizia allo scopo di contemperare il principio della libera circolazione delle merci all’interno del mercato unico con la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e industriale accordata dagli ordinamenti nazionali degli stati membri. Successivamente i giudici comunitari hanno fatto ricorso al principio dell’esaurimento comunitario anche in casi afferenti brevetti e marchi di imprese (Auteri).

Decisamente più controversa, invece, è la questione se l’ordinamento comunitario ammette il principio dell’ esaurimento internazionale. Più precisamente, il punto è se gli stati membri possono mantenere o introdurre nel loro ordinamento l’esaurimento internazionale senza che tale scelta sia incompatibile con il diritto comunitario.

Tale problema è stato affrontato per la prima volta dai giudici comunitari nel celebre caso Silhouette in materia di marchi di impresa. Come si ricorderà, il caso verteva sull’interpretazione dell’articolo 7 della Direttiva marchi. Questo prevede che: “Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare l’uso del marchio di impresa per prodotti immessi in commercio nella Comunità con detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso”. Il tenore letterale della disposizione era piuttosto ambiguo e non permetteva di stabilire in modo non equivoco se il diritto comunitario vietasse o meno l’esaurimento internazionale.

L’articolo 7 è stato interpretato dalla Corte nel senso che l’ordinamento comunitario vieta agli Stati membri di optare per l’esaurimento internazionale del diritto di marchio. Secondo la Corte, ed è questo l’argomento decisivo, l’esaurimento internazionale impedisce il corretto funzionamento del mercato interno, incidendo negativamente sull’unicità del mercato. Se fosse ammesso l’esaurimento internazionale non vi sarebbero condizioni omogenee tra gli ordinamenti nazionali degli Stati membri per quanto riguarda il regime della tutela della proprietà intellettuale. Di conseguenza, gli operatori potrebbero allora acquistate al di fuori della Comunità prodotti tutelati dalla proprietà intellettuale e quindi rivenderli negli stati membri che ammettono l’esaurimento internazionale piuttosto che negli altri stati.

Successivamente, la Comunità ha emanato alcuni provvedimenti normativi in materia dei diritti di proprietà intellettuale che, uniformandosi alla sentenza Silhouette, limitano l’operatività del principio dell’esaurimento al territorio comunitario. Così l’art. 21 del Regolamento CE 6/2002, che disciplina l’esaurimento dei diritti conferiti dai disegni o modelli comunitari. Questo prevede che l’esaurimento si verifica quando il prodotto nel quale i disegni o modelli sono incorporati o al quale gli stessi sono applicati è messo in commercio nella Comunità dal titolare del disegno o modello ovvero con il suo consenso. Allo stesso modo, l’art. 10 della proposta di regolamento sul brevetto comunitario accoglie il principio dell’esaurimento comunitario rinviando a quanto previsto dall’art. 28 della Convenzione di Lussemburgo sul brevetto comunitario. Infine, la direttiva 2001/29 che regola taluni aspetti del diritto di autore nella società di informazione si occupa anche dell’esaurimento del diritto di autore. L’articolo 4.2 della direttiva stabilisce che “Il diritto di distribuzione dell’originale o di copie dell’opera non si esaurisce nella Comunità, tranne nel caso in cui la prima vendita o il primo altro trasferimento di proprietà nella Comunità di detto oggetto sia effettuata dal titolare del diritto o con il suo consenso”. Ad un prima veloce lettura la norma sembra escludere ogni rilevanza all’esaurimento internazionale.

La prima volta in cui la Corte di Giustizia si è espressamente pronunziata sulla questione dell’esaurimento internazionale in materia di diritto di autore è il caso Micro Leader Business. In verità, il caso riguardava la tutela dei programmi per computer, i quali sono assimilati dalla direttiva 91/550 CEE alle opere di ingegno. Micro Leader Business acquistava prodotti informatici Microsoft in Canada per poi rivenderli in Francia a un prezzo più basso di quello praticato dai distributori francesi. Microsoft aveva allora preso una serie di contromisure per scoraggiare le importazioni parallele dal Canada verso la Francia. Micro Leader Business aveva reagito denunciando Microsoft alla Commissione per violazione del diritto della concorrenza.

Tuttavia, la Commissione ha ritenuto che la condotta di Microsoft non costituiva alcun illecito concorrenziale e tale decisione è stata sostanzialmente confermata dalla Corte di Giustizia davanti alla quale era stata impugnata dalla denunziante. Secondo i giudici comunitari, la condotta contestata a Microsoft non è altro che l’esercizio del diritto di autore sui propri prodotti riconosciutale dalla direttiva 91/550. Infatti i diritti di Microsoft sui programmi per elaboratore non potevano considerarsi esauriti dato che l’esaurimento consegue esclusivamente alla commercializzazione da parte del titolare o con il suo consenso dei beni nella Comunità. Invece, nel caso di specie, i beni erano stati posti in commercio per la prima volta dal titolare del diritto al di fuori della Comunità. Ne deriva che in via generale gli atti rivolti a impedire le importazioni di copie di opere di ingegno da paesi terzi verso la Comunità rientrano nei limiti dell’esercizio del diritto di autore e non infrangono il diritto della concorrenza.

Da questa sentenza si può evincere, ancora una volta, l’ostilità dell’ordinamento comunitario verso l’esaurimento internazionale. Una precisazione si rende comunque necessaria. Nel caso Silhoutte i giudici comunitari erano stati chiamati a accertare in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 234 CE la compatibilità della legge nazionale di uno stato membro che prevedeva l’esaurimento internazionale. Invece nel caso Micro Leader Business la Corte doveva accertare la legittimità della decisione della Commissione che aveva escluso un’ infrazione dell’art. 82 CE nelle condotta del titolare del diritto di autore finalizzate a impedire le importazioni da uno stato terzo di programmi informatici tutelati da tale diritto.

La questione se il diritto comunitario, in particolare la direttiva 2001/29, osta all’accoglimento da parte di uno stato membro del principio di esaurimento del diritto di autore è stata affrontata qualche anno più tardi nel caso Laserdisken.

Laserdisken vendeva presso i suoi negozi in Danimarca copie di opere cinematografiche, alcune delle quale importate da paesi terzi e che non erano destinate alla pubblicazione in Europa. La legge danese sul diritto di autore originariamente ammetteva l’esaurimento internazionale, mentre il testo successivamente modificato per consentire l’attuazione della direttiva 2001/29 non lo prevede. A seguito di tale modifiche legislative Laserdisken aveva notato una contrazione delle vendite. A sua detta era proprio il nuovo testo della legge sul diritto di autore a pregiudicare in modo rilevante le sue importazioni e vendite di DVD legalmente commercializzati al di fuori della Comunità.

Per questo ragione Laserdisken si era rivolta al giudice danese eccependo l’invalidità dell’art. 4 n. 2 della direttiva 2001/29. Il giudice adito – l’Østre Landsret- aveva quindi chiesto alla Corte di Giustizia ex art. 234 di chiarire se la detta disposizione impedisce agli Stati Membri di prevedere il principio dell’esaurimento internazionale.

Nella successiva sentenza la Corte ha, ancora una volta, confermato che una normativa nazionale che riconosce l’esaurimento internazionale è contraria al diritto comunitario. A questa conclusione la Corte è arrivata sia sulla base dell’ interpretazione dei dati normativi che sulla base di argomenti sistematici. In primo luogo la Corte ha considerato il tenore letterale dell’art. 4 n. 2 della direttiva. Due sono le condizioni previste dall’art. 4 per l’esaurimento del diritto di distribuzione dell’opera di ingegno: l’originale o una copia dell’opera sono state messe in commercio con il consenso del titolare del diritto; tale commercializzazione è avvenuta all’interno della Comunità. Ne consegue, quindi, che il diritto di distribuzione non può considerarsi esaurito in caso di vendita dell’originale o copia dell’opera avvenuta al di fuori della Comunità anche se fatta dal titolare del diritto o con il suo consenso.

A sostegno di tale conclusione la Corte invoca l’argomento sistematico relativo al funzionamento del mercato interno, come aveva già fatto in Silhouette. Se gli Stati membri potessero liberamente scegliere se prevedere o meno l’esaurimento internazionale del diritto internazionale si avrebbero degli ostacoli alla libera circolazione delle merci e alla libera prestazione dei servizi.

Nel caso Laserdisken i giudici comunitari non si discostano dalla giurisprudenza Silhouette e ne confermano l’ostracismo verso l’esaurimento internazionale. L’esito di Laserdisken era forse scontato se si considerano le argomentazioni seguite dalla Corte in Silhouette, in particolar modo quelle relative all’incompatibilità dell’esaurimento internazionale con il corretto funzionamento del mercato unico. Si deve anche considerare il diverso tenore letterale sulla questione dell’esaurimento internazionale delle disposizione normative interpretate dalla Corte nei due casi. Su questo punto l’art. 7 della Direttiva Marchi sembrava essere meno chiaro dell’art. 4 della direttiva 2001/29. Se nonostante ciò, la Corte si era schierata contro l’esaurimento internazionale in Silhouette, non si vede come il testo più esplicito della direttiva 2001/29 avrebbe potuto impedire alla Corte di reiterare la sua posizione in Laserdisken.

Inoltre come ha correttamente rilevato l’Avvocato Generale Sharpstone in Laserdisken, non sarebbe logico vietare l’esaurimento internazionale per i marchi d’impresa, ma ammetterlo per il diritto di autore e i diritti connessi. Infatti, spesso le opere di ingegno sono incorporate in supporti materiali ai quali il produttore dei supporti affigge il proprio marchio di impresa. Se anche si ammettesse l’esaurimento internazionale del diritto di autore, il produttore potrebbe sempre opporsi all’importazione parallele dei prodotti avvalendosi della tutela dei marchi di impresa.

Ad ogni modo, le motivazioni addotte dai giudici comunitari non fugano i dubbi circa il carattere protezionistico della posizione assunta dalla Comunità sul punto che non sarebbe facilmente conciliabile con la liberalizzazione del commercio internazionale perseguita da molti accordi internazionali. (Heath)

A questo punto può essere interessate esaminare la posizione di alcuni strumenti internazionali in materia di esaurimento internazionale del diritto di autore . La stessa Laserdisken quale motivo di invalidità dell’articolo 4 della direttiva aveva adotto l’incompatibilità di questa con alcuni obblighi internazionali assunti dalla Comunità. Tuttavia, come si vedrà, tale strumenti non forniscono alcuna indicazione utile per risolvere il problema dell’esaurimento internazionale.

L’articolo 6 TRIPs prevede che “For the purposes of dispute settlement under this Agreement, subject to the provisions of Articles 3 and 4 nothing in this Agreement shall be used to address the issue of the exhaustion of intellectual property rights”. È generalmente riconosciuto che l’articolo 6 non restringe in alcun modo la libertà di scelta degli Stati Membri dell’OMC relativamente al principio dell’esaurimento. Questi possono optare per l’esaurimento nazionale, regionale o internazionale senza essere esposti ad alcuna sanzione per effetto della loro scelta (Matsushita).

Considerazioni analoghe possono farsi anche per gli accordi internazionali conclusi sotto l’egida dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO).

L’articolo 6 del Trattato WIPO sul diritto di autore relativamente al diritto di distribuzione riconosciuto agli autori prevede che “Nothing in this Treaty shall affect the freedom of Contracting Parties to determine the conditions, if any, under which the exhaustion of the right in paragraph (1) applies after the first sale or other transfer of ownership of the original or a copy of the work with the authorization of the author”.

Disposizione analoga per l’esaurimento del diritto di distribuzione dell’originale o della copia dell’opera riconosciuto agli esecutori e ai produttori di fonogrammi è prevista dagli art. 8 e 12 del Trattato della WIPO sulle interpretazioni, esecuzioni e i fonogrammi. L’art. 8 considera i diritti degli esecutori e stabilisce che “Nothing in this Treaty shall affect the freedom of Contracting Parties to determine the conditions, if any, under which the exhaustion of the right in paragraph (1) applies after the first sale or other transfer of ownership of the original or a copy of the fixed performance with the authorization of the performer”. Relativamente ai diritti dei produttori di fonogrammi, l’art. 12 prevede che “Nothing in this Treaty shall affect the freedom of Contracting Parties to determine the conditions, if any, under which the exhaustion of the right in paragraph (1) applies after the first sale or other transfer of ownership of the original or a copy of the phonogram with the authorization of the producer of the phonogram”.

Come si è visto per il TRIPs anche i Trattati della WIPO non limitano la libertà degli stati aderenti di stabilire le eventuali condizioni la presenza delle quali determina l’esaurimento del diritto si esclusiva. Come ha correttamente riconosciuto la Corte di Giustizia nel caso Laserdisken i sopra menzionati Trattati non pregiudicano la facoltà della CE di realizzare una maggiore armonizzazione delle legislazioni nazionali anche in relazione al principio dell’esaurimento. A questo riguardo, quindi, i Trattati WIPO non impedirebbero alla CE di vietare l’adozione del principio dell’esaurimento internazionale.