Limiti all’applicabilità della concorrenza sleale confusoria e dell’imitazione servile in particolare

Indice

1.

Le fattispecie ex art. 2598 n. 1 c.c. come illeciti di concorrenza sleale “confusoria”. La tutela contro la confondibilità è la ratio della norma.

2.1. L’efficacia individualizzante del segno quale presupposto per la meritevolezza di tutela. Autonomia dell’azione di concorrenza sleale e dell’azione di contraffazione.

2.2. L’uso: modalità per l’acquisizione di diritti sul segno.

2.3. La novità del segno.

2.4. Gli elementi di differenziazione.

3. Il giudizio sulla confondibilità: analisi e sintesi.

1. Come evidenziato dalla dottrina [cfr. A. VANZETTI, C. DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, Milano, Giuffré, 2005, p. 33 ss.], le tre fattispecie contemplate dall’articolo 2598 n. 1 Codice Civile rappresentano diverse forme di realizzazione dell’illecito di concorrenza sleale confusoria [riguardo all’imitazione servile, costante giurisprudenza afferma che non ogni riproduzione del prodotto altrui è qualificabile illecita, bensì solo la non necessitata imitazione servile confusoria. Cfr. Cassazione civile, 22.10.2003, n. 15761, in Giustizia Civile. Massimario annotato della Cassazione, 2003, fascicolo 10]. Esso è integrato dalla condotta dell’imprenditore che indirizza al pubblico dei potenziali acquirenti un messaggio idoneo a generare il falso convincimento che i suoi prodotti e/o le sue attività siano riconducibili ad un imprenditore concorrente. Si ritiene, infatti, che condicio sine qua non di qualsiasi illecito concorrenziale ex articolo 2598 n. 1 Codice Civile sia una concreta potenzialità confusoria, sussistente allorché sono riprodotte una o più delle connotazioni specifiche, ovvero "segni distintivi" da cui dipende l’identificabilità nell’ambito delle entità dello stesso genere presenti sul mercato [nell’ipotesi dell’imitazione servile sono segni distintivi la forma esteriore del prodotto e la confezione].

2. Vari limiti all’applicabilità dell’articolo 2598 n. 1 Codice Civile discendono dalla ratio della norma.

2.1. La giurisprudenza afferma che “[…] l’imitazione rilevante ai fini della concorrenza sleale per confondibilità non si identifica con la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo con quella che cade sulle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante e cioè idonee, proprio in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa” [Cassazione civile, sezione I, 27.2.2004, n. 3967, in Rivista di diritto industriale, 2005, II, pag. 3, nota ESPOSITO]. Con riferimento all’imitazione servile si sottolinea che la forma tutelabile è quella non banale o standardizzata, tale da rendere il prodotto riconoscibile [cfr. A. VANZETTI, C. DI CATALDO, Manuale, cit., pag. 58].

La Cassazione ha precisato che la forma brevettata non è aprioristicamente equiparabile alla forma dotata di efficacia individualizzante, sicché l’azione di concorrenza sleale si pone come autonoma rispetto all’azione di contraffazione [cfr. Cassazione civile, 10.9.2002, n. 13168, in Rivista di diritto industriale, 2004, II, pag. 71]. Quest’ultima ha natura reale e protegge il diritto all’uso, allo sfruttamento economico in via esclusiva di un prodotto. Diversamente, l’azione ex articolo 2598 n. 1 c.c. è finalizzata a contemperare l’interesse della collettività alla libera appropriabilità delle idee con l’interesse dell’imprenditore ad evitare lo sviamento della clientela e con l’interesse pubblico alla trasparenza del mercato. Precisamente, l’azione di contraffazione tutela la forma in sé, a prescindere dal pericolo di confondibilità tra il prodotto imitato ed il prodotto concorrente, l’illecito brevettuale realizzandosi ancorché la forma riprodotta sia accompagnata da segni o elementi idonei a rendere distinguibile la diversa fonte produttiva [cfr. Cassazione civile, 5.6.2003, n. 8984, in Giustizia Civile. Massimario annotato della Cassazione, 2003, fascicolo 6]. Per converso, l’azione di concorrenza sleale per imitazione servile non vieta indistintamente la riproduzione di tutti gli elementi del prodotto altrui, proteggendo solo la forma a carattere individualizzante, idonea ad individuare la provenienza da una determinata impresa [cfr. Corte d’Appello Milano, 28.10.2003, in Rivista di diritto industriale, 2004, II, pag. 14].

Secondo la dottrina [cfr. BONELLI, Commento a Tribunale Milano, 11.10.2001, in Il diritto industriale, 2002, pag. 283], qualora si applicasse l’articolo 2598 n. 1 Codice Civile prescindendo dall’accertamento del carattere individualizzante, si riconoscerebbe una tutela equivalente alla brevettuale in difetto delle condizioni e dei limiti temporali connotanti quest’ultima. Procedendo da analoghe considerazioni, un indirizzo giurisprudenziale esclude il concorso e la cumulabilità della tutela brevettuale e della tutela concorsuale di elementi formali o ornamentali suscettibili di brevettabilità. Di conseguenza, si ritiene che l’azione di concorrenza sleale per imitazione servile sia invocabile solo a difesa delle forme dotate di capacità distintiva e, contemporaneamente, sfornite di particolari pregi di utilità o di estetica [cfr. Cassazione civile, 20.1.1992, n. 661, in Giurisprudenza annotata di diritto industriale, 1992, pag. 41]. Diversamente, non solo verrebbe attribuito all’imprenditore un monopolio potenzialmente perpetuo, ma altresì sarebbe resa inappetibile e superflua la tutela brevettuale.

2.2. Si reputa che i diritti su segni distintivi diversi dal marchio registrato si acquistino con l’uso. A tale conclusione si giunge considerando l’importanza che il giudice, in sede di giudizio di confondibilità, deve dare alle modalità di percezione del segno da parte del pubblico. Affinché esso elabori un’opinione su un segno, attribuendogli eventualmente efficacia individualizzante, è infatti necessario che questo gli sia noto [con riferimento all’imitazione servile, cfr. A. VANZETTI, C. DI CATALDO, Manuale, cit., p. 57-58, secondo cui la forma è tutelabile se nota al mercato e non semplicemente creata, progettata da un imprenditore che intenda adottarla, non essendo apprestata una tutela della “creazione”]. Stante l’inapplicabilità di presunzioni di conoscenza ai segni non soggetti a registrazione, la notorietà rilevante è quella che deriva dalla concreta presenza sul mercato.

2.3. Costituisce un punto fermo in materia di concorrenza per confondibilità il principio secondo cui, per essere tutelabile, il segno distintivo deve presentare il requisito della novità, differenziandosi dai segni distintivi anteriormente usati da altri per prodotti o attività dello stesso genere. Ciò discende dalla ratio dell’articolo 2598 n.1 Codice Civile: se si tutelasse chi è entrato nel mercato con un segno distintivo fonte di confusione rispetto ad un altrui segno distintivo anteriore, si contraddirebbe uno dei fondamenti della disciplina in esame, volta all’esclusione dal mercato di qualsiasi elemento confusorio [in tal senso, cfr. A. VANZETTI, V. DI CATALDO, Manuale, cit., p. 43; UBERTAZZI, Commentario breve al diritto della concorrenza, Padova, Cedam, 2004, p.1749]. Pertanto il requisito della novità è necessario per i segni non registrati, così come per i marchi registrati.

Riguardo all’imitazione servile, si ritiene incombente sull’attore l’onere di provare la priorità della forma e sul convenuto quello di provare la mancanza di novità [cfr. Tribunale Reggio Emilia, 9.5.1998, in Giurisprudenza annotata di diritto industriale, 1999, pag. 444]. Il requisito della novità esclude la tutela di forme che al momento dell’adozione siano simili a quelle altrui.

2.4. La concorrenza sleale confusoria non è integrata se, malgrado l’imitazione di altrui elementi distintivi, la confusione è impossibile per la presenza nel prodotto imitante di “elementi di differenziazione” [riguardo all’imitazione servile, A. VANZETTI, V. DI CATALDO, Manuale, cit., p. 56 ritengono che il problema della liceità di un’imitazione anche pedissequa della forma del prodotto altrui, ma accompagnata da elementi di differenziazione percepibili dal pubblico, sia da risolvere caso per caso, verificando in concreto se il segno aggiunto escluda la possibilità di confusione]. Tra questi, parte della giurisprudenza [cfr. Cassazione civile, 3.8.1987, n. 6682, in Giurisprudenza italiana, 1988, I, 1, pag. 591] annovera il marchio dell’imitatore, stimando che la sua vistosa apposizione sia sufficiente ad evitare la confondibilità con i prodotti imitati [si esclude la capacità individualizzante e distintiva dell’applicazione di un marchio in posizione marginale e poco visibile. Cfr. Tribunale Napoli, 17.7.2003, in Giurisprudenza napoletana, 2003, pag. 353].

Si ritengono altresì idonei ad eludere il pericolo di confusione strumenti quali la presentazione e l’imballaggio del prodotto. Infatti, secondo la Cassazione [Cassazione civile, sezione I, 3.8.1987, n. 6682] la “esigenza della non confondibilità tra due prodotti provenienti da distinte fonti produttive […] trova soddisfazione in […] strumenti, quali […] la presentazione del prodotto, ove possibile con contenitori o imballaggi distintivi ovvero con la precisa indicazione che il prodotto è fabbricato da un diverso imprenditore”. Ciò appare come il corollario del riconoscimento di capacità identificativa e, conseguentemente, di meritevolezza di tutela, ad elementi quali il packaging, nonché il colore e le dimensioni degli espositori [cfr. Tribunale Milano, 3.5.1984, in Giurisprudenza italiana, 1985, I, 2, pag. 262].

3. Dottrina e giurisprudenza affermano la necessità di limiti alla libertà di convincimento del giudice in sede di formulazione del giudizio probabilistico sulla confondibilità, sottolineando come esso debba conservare natura oggettiva ed essere ancorato alle circostanze del caso. In tal senso si comprende l’orientamento per il quale il giudizio di confondibilità si compone di un momento analitico, in cui sono individuati gli elementi di somiglianza o di diversità dei segni distintivi, e di uno sintetico, in cui se ne valuta il rispettivo peso. Sebbene analisi e sintesi non siano alternative, la seconda seguendo e completando la prima [cfr. Tribunale Roma, 20.5.1980, in Giurisprudenza annotata di diritto industriale, 1980, pag. 445 secondo cui “esame analitico ed esame sintetico costituiscono i due momenti necessari del giudizio di confondibilità in cui il principio dell’esame sintetico merita il ruolo di elemento di chiusura della valutazione”], solo l’analisi rende possibile un controllo razionale ed argina la “indeterminatezza connaturata ad un giudizio d’impressione” [A. DI STEFANO, Imitazione servile: brevi note sul giudizio di confondibilità fra prodotti, nota a Cassazione civile, 21.11.1998, n. 11795, sezione I, in Rivista di diritto industriale, 2000, 2, pag.102 (nota 11)], sì da assolvere l’onere di motivazione della sentenza e giustificare l’opinione secondo cui il giudizio di confondibilità si sottrae, come giudizio fattuale, al sindacato di legittimità [cfr. UBERTAZZI, Commentario breve al diritto della concorrenza, cit., pag. 1750].

In proposito si sottolinea che recentemente anche la Suprema Corte [Cassazione civile, 21.11.1998, n. 11795, sezione I, in Rivista di diritto industriale, 2000, 2, pag. 102], d’accordo con le posizioni espresse dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee [cfr. Corte Giustizia Comunità Europee, 9.9.1999, causa C-375/97, General Motors Corporation /Yplon SA] si è schierata con il filone della giurisprudenza di merito favorevole alla contemporanea presenza, nel giudizio di confondibilità, sia del momento analitico sia di quello sintetico.

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1.

Le fattispecie ex art. 2598 n. 1 c.c. come illeciti di concorrenza sleale “confusoria”. La tutela contro la confondibilità è la ratio della norma.

2.1. L’efficacia individualizzante del segno quale presupposto per la meritevolezza di tutela. Autonomia dell’azione di concorrenza sleale e dell’azione di contraffazione.

2.2. L’uso: modalità per l’acquisizione di diritti sul segno.

2.3. La novità del segno.

2.4. Gli elementi di differenziazione.

3. Il giudizio sulla confondibilità: analisi e sintesi.

1. Come evidenziato dalla dottrina [cfr. A. VANZETTI, C. DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, Milano, Giuffré, 2005, p. 33 ss.], le tre fattispecie contemplate dall’articolo 2598 n. 1 Codice Civile rappresentano diverse forme di realizzazione dell’illecito di concorrenza sleale confusoria [riguardo all’imitazione servile, costante giurisprudenza afferma che non ogni riproduzione del prodotto altrui è qualificabile illecita, bensì solo la non necessitata imitazione servile confusoria. Cfr. Cassazione civile, 22.10.2003, n. 15761, in Giustizia Civile. Massimario annotato della Cassazione, 2003, fascicolo 10]. Esso è integrato dalla condotta dell’imprenditore che indirizza al pubblico dei potenziali acquirenti un messaggio idoneo a generare il falso convincimento che i suoi prodotti e/o le sue attività siano riconducibili ad un imprenditore concorrente. Si ritiene, infatti, che condicio sine qua non di qualsiasi illecito concorrenziale ex articolo 2598 n. 1 Codice Civile sia una concreta potenzialità confusoria, sussistente allorché sono riprodotte una o più delle connotazioni specifiche, ovvero "segni distintivi" da cui dipende l’identificabilità nell’ambito delle entità dello stesso genere presenti sul mercato [nell’ipotesi dell’imitazione servile sono segni distintivi la forma esteriore del prodotto e la confezione].

2. Vari limiti all’applicabilità dell’articolo 2598 n. 1 Codice Civile discendono dalla ratio della norma.

2.1. La giurisprudenza afferma che “[…] l’imitazione rilevante ai fini della concorrenza sleale per confondibilità non si identifica con la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo con quella che cade sulle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante e cioè idonee, proprio in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa” [Cassazione civile, sezione I, 27.2.2004, n. 3967, in Rivista di diritto industriale, 2005, II, pag. 3, nota ESPOSITO]. Con riferimento all’imitazione servile si sottolinea che la forma tutelabile è quella non banale o standardizzata, tale da rendere il prodotto riconoscibile [cfr. A. VANZETTI, C. DI CATALDO, Manuale, cit., pag. 58].

La Cassazione ha precisato che la forma brevettata non è aprioristicamente equiparabile alla forma dotata di efficacia individualizzante, sicché l’azione di concorrenza sleale si pone come autonoma rispetto all’azione di contraffazione [cfr. Cassazione civile, 10.9.2002, n. 13168, in Rivista di diritto industriale, 2004, II, pag. 71]. Quest’ultima ha natura reale e protegge il diritto all’uso, allo sfruttamento economico in via esclusiva di un prodotto. Diversamente, l’azione ex articolo 2598 n. 1 c.c. è finalizzata a contemperare l’interesse della collettività alla libera appropriabilità delle idee con l’interesse dell’imprenditore ad evitare lo sviamento della clientela e con l’interesse pubblico alla trasparenza del mercato. Precisamente, l’azione di contraffazione tutela la forma in sé, a prescindere dal pericolo di confondibilità tra il prodotto imitato ed il prodotto concorrente, l’illecito brevettuale realizzandosi ancorché la forma riprodotta sia accompagnata da segni o elementi idonei a rendere distinguibile la diversa fonte produttiva [cfr. Cassazione civile, 5.6.2003, n. 8984, in Giustizia Civile. Massimario annotato della Cassazione, 2003, fascicolo 6]. Per converso, l’azione di concorrenza sleale per imitazione servile non vieta indistintamente la riproduzione di tutti gli elementi del prodotto altrui, proteggendo solo la forma a carattere individualizzante, idonea ad individuare la provenienza da una determinata impresa [cfr. Corte d’Appello Milano, 28.10.2003, in Rivista di diritto industriale, 2004, II, pag. 14].

Secondo la dottrina [cfr. BONELLI, Commento a Tribunale Milano, 11.10.2001, in Il diritto industriale, 2002, pag. 283], qualora si applicasse l’articolo 2598 n. 1 Codice Civile prescindendo dall’accertamento del carattere individualizzante, si riconoscerebbe una tutela equivalente alla brevettuale in difetto delle condizioni e dei limiti temporali connotanti quest’ultima. Procedendo da analoghe considerazioni, un indirizzo giurisprudenziale esclude il concorso e la cumulabilità della tutela brevettuale e della tutela concorsuale di elementi formali o ornamentali suscettibili di brevettabilità. Di conseguenza, si ritiene che l’azione di concorrenza sleale per imitazione servile sia invocabile solo a difesa delle forme dotate di capacità distintiva e, contemporaneamente, sfornite di particolari pregi di utilità o di estetica [cfr. Cassazione civile, 20.1.1992, n. 661, in Giurisprudenza annotata di diritto industriale, 1992, pag. 41]. Diversamente, non solo verrebbe attribuito all’imprenditore un monopolio potenzialmente perpetuo, ma altresì sarebbe resa inappetibile e superflua la tutela brevettuale.

2.2. Si reputa che i diritti su segni distintivi diversi dal marchio registrato si acquistino con l’uso. A tale conclusione si giunge considerando l’importanza che il giudice, in sede di giudizio di confondibilità, deve dare alle modalità di percezione del segno da parte del pubblico. Affinché esso elabori un’opinione su un segno, attribuendogli eventualmente efficacia individualizzante, è infatti necessario che questo gli sia noto [con riferimento all’imitazione servile, cfr. A. VANZETTI, C. DI CATALDO, Manuale, cit., p. 57-58, secondo cui la forma è tutelabile se nota al mercato e non semplicemente creata, progettata da un imprenditore che intenda adottarla, non essendo apprestata una tutela della “creazione”]. Stante l’inapplicabilità di presunzioni di conoscenza ai segni non soggetti a registrazione, la notorietà rilevante è quella che deriva dalla concreta presenza sul mercato.

2.3. Costituisce un punto fermo in materia di concorrenza per confondibilità il principio secondo cui, per essere tutelabile, il segno distintivo deve presentare il requisito della novità, differenziandosi dai segni distintivi anteriormente usati da altri per prodotti o attività dello stesso genere. Ciò discende dalla ratio dell’articolo 2598 n.1 Codice Civile: se si tutelasse chi è entrato nel mercato con un segno distintivo fonte di confusione rispetto ad un altrui segno distintivo anteriore, si contraddirebbe uno dei fondamenti della disciplina in esame, volta all’esclusione dal mercato di qualsiasi elemento confusorio [in tal senso, cfr. A. VANZETTI, V. DI CATALDO, Manuale, cit., p. 43; UBERTAZZI, Commentario breve al diritto della concorrenza, Padova, Cedam, 2004, p.1749]. Pertanto il requisito della novità è necessario per i segni non registrati, così come per i marchi registrati.

Riguardo all’imitazione servile, si ritiene incombente sull’attore l’onere di provare la priorità della forma e sul convenuto quello di provare la mancanza di novità [cfr. Tribunale Reggio Emilia, 9.5.1998, in Giurisprudenza annotata di diritto industriale, 1999, pag. 444]. Il requisito della novità esclude la tutela di forme che al momento dell’adozione siano simili a quelle altrui.

2.4. La concorrenza sleale confusoria non è integrata se, malgrado l’imitazione di altrui elementi distintivi, la confusione è impossibile per la presenza nel prodotto imitante di “elementi di differenziazione” [riguardo all’imitazione servile, A. VANZETTI, V. DI CATALDO, Manuale, cit., p. 56 ritengono che il problema della liceità di un’imitazione anche pedissequa della forma del prodotto altrui, ma accompagnata da elementi di differenziazione percepibili dal pubblico, sia da risolvere caso per caso, verificando in concreto se il segno aggiunto escluda la possibilità di confusione]. Tra questi, parte della giurisprudenza [cfr. Cassazione civile, 3.8.1987, n. 6682, in Giurisprudenza italiana, 1988, I, 1, pag. 591] annovera il marchio dell’imitatore, stimando che la sua vistosa apposizione sia sufficiente ad evitare la confondibilità con i prodotti imitati [si esclude la capacità individualizzante e distintiva dell’applicazione di un marchio in posizione marginale e poco visibile. Cfr. Tribunale Napoli, 17.7.2003, in Giurisprudenza napoletana, 2003, pag. 353].

Si ritengono altresì idonei ad eludere il pericolo di confusione strumenti quali la presentazione e l’imballaggio del prodotto. Infatti, secondo la Cassazione [Cassazione civile, sezione I, 3.8.1987, n. 6682] la “esigenza della non confondibilità tra due prodotti provenienti da distinte fonti produttive […] trova soddisfazione in […] strumenti, quali […] la presentazione del prodotto, ove possibile con contenitori o imballaggi distintivi ovvero con la precisa indicazione che il prodotto è fabbricato da un diverso imprenditore”. Ciò appare come il corollario del riconoscimento di capacità identificativa e, conseguentemente, di meritevolezza di tutela, ad elementi quali il packaging, nonché il colore e le dimensioni degli espositori [cfr. Tribunale Milano, 3.5.1984, in Giurisprudenza italiana, 1985, I, 2, pag. 262].

3. Dottrina e giurisprudenza affermano la necessità di limiti alla libertà di convincimento del giudice in sede di formulazione del giudizio probabilistico sulla confondibilità, sottolineando come esso debba conservare natura oggettiva ed essere ancorato alle circostanze del caso. In tal senso si comprende l’orientamento per il quale il giudizio di confondibilità si compone di un momento analitico, in cui sono individuati gli elementi di somiglianza o di diversità dei segni distintivi, e di uno sintetico, in cui se ne valuta il rispettivo peso. Sebbene analisi e sintesi non siano alternative, la seconda seguendo e completando la prima [cfr. Tribunale Roma, 20.5.1980, in Giurisprudenza annotata di diritto industriale, 1980, pag. 445 secondo cui “esame analitico ed esame sintetico costituiscono i due momenti necessari del giudizio di confondibilità in cui il principio dell’esame sintetico merita il ruolo di elemento di chiusura della valutazione”], solo l’analisi rende possibile un controllo razionale ed argina la “indeterminatezza connaturata ad un giudizio d’impressione” [A. DI STEFANO, Imitazione servile: brevi note sul giudizio di confondibilità fra prodotti, nota a Cassazione civile, 21.11.1998, n. 11795, sezione I, in Rivista di diritto industriale, 2000, 2, pag.102 (nota 11)], sì da assolvere l’onere di motivazione della sentenza e giustificare l’opinione secondo cui il giudizio di confondibilità si sottrae, come giudizio fattuale, al sindacato di legittimità [cfr. UBERTAZZI, Commentario breve al diritto della concorrenza, cit., pag. 1750].

In proposito si sottolinea che recentemente anche la Suprema Corte [Cassazione civile, 21.11.1998, n. 11795, sezione I, in Rivista di diritto industriale, 2000, 2, pag. 102], d’accordo con le posizioni espresse dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee [cfr. Corte Giustizia Comunità Europee, 9.9.1999, causa C-375/97, General Motors Corporation /Yplon SA] si è schierata con il filone della giurisprudenza di merito favorevole alla contemporanea presenza, nel giudizio di confondibilità, sia del momento analitico sia di quello sintetico.