Tutela della proprietà intellettuale e passing off (“abuso di denominazione”) nei regimi di common law
Tutela della proprietà intellettuale e passing off (“abuso di denominazione”) nei regimi di common law
1. Fattispecie e azione di passing off in common law
2. La tutela riconosciuta in caso di passing off
1. Fattispecie e azione di “passing off” in common law
Nei paesi di common law l’azione di passing off (“abuso di denominazione”) protegge la reputazione commerciale e il goodwill di un’impresa, vale a dire l’avviamento in termini di forza di attrazione della clientela.
La protezione è garantita sia a livello normativo (legislazione statale) sia a livello internazionale principalmente attraverso la normativa dell’Unione Europea.
Nei paesi di common law, oltre alla produzione normativa statale hanno particolare rilevanza le sentenze giudiziarie, sia per quanto concerne l’identificazione della fattispecie e delle sue caratteristiche, sia relativamente alla tutela riconosciuta (regola dello stare decisis, i.e. del precedente giudiziario vincolante).
Innanzitutto, il passing off nei paesi di common law non è un reato ma un tort, vale a dire un illecito civile, individuato come tale nella sentenza inglese della House of Lords, Reckitt & Colman Ltd v Borden Inc del 1990, nella quale il giudice stabiliva che “no man may pass off his goods as those of another”.
Nella sentenza Erven Warnink BV v J. Townsend & Sons (Hull) Ltd, Lord Diplock individuò il c.d. test per accertare la sussistenza della fattispecie, che richiede la presenza cumulativa dei seguenti elementi:
- una misrepresentation ossia una presentazione ingannevole del prodotto/servizio dell’attore, la quale
- è messa in atto da un trader, vale a dire da un soggetto che esercita un’attività commerciale con fini di lucro
- nei confronti di potenziali clienti e/o consumatori del prodotto/servizio in questione
- e che risulta poter danneggiare il “business” e/o il “goodwill” dell’attore.
I giudici irlandesi hanno adottato i precedenti inglesi nei procedimenti Jacob Fruitfield Limited v United Biscuits UK Limited (2007), Galway Free Range Eggs Limited v O’Brien & Ors (2019) e McCambridge Limited v Joseph Brennan Bakeries (2012).
L’individuazione del goodwill e del business sono definite dai giudici inglesi e irlandesi come “case specific”, vale a dire che si valuterà caso per caso quali elementi individuano il bene e lo rendono noto e identificabile da parte di clienti e consumatori. Per alcuni prodotti, ad esempio, più che le caratteristiche del bene in sé, conteranno altri elementi come il packaging o il modo in cui il prodotto viene presentato (c.d. dominant feature). E’ quanto accaduto in Irlanda nel sopra citato caso Galway Eggs, dove l’elemento distintivo è stato individuato proprio in una caratteristica del packaging.
2. La tutela riconosciuta in caso di passing off
L’azione di passing off non si fonda su un diritto registrato e direttamente azionabile. L’azione ricorrente per contrastare il passing off nei paesi di common law è un ricorso teso a ottenere un provvedimento - injunction – che vieti al convenuto di utilizzare un determinato marchio, denominazione e/o elemento distintivo. Esiste anche la possibilità di richiedere un provvedimento d’urgenza – interim or interlocutory injunction – quando l’obiettivo sia quello di impedire al convenuto di mettere in commercio e/o pubblicizzare un prodotto/servizio che integri la violazione descritta.
Il giudice dovrà rilevare che il convenuto ha causato o può potenzialmente causare un danno all’attore. L’attore dovrà provare goodwill e reputation del proprio business e dovrà anche essere accertato, ai fini della sussistenza e quantificazione del danno, che i prodotti/servizi del convenuto sono di qualità inferiore a quelli dell’attore, cosa che potenzialmente o di fatto può causare o ha causato un danno a quest’ultimo.
Ad ogni modo, l’appropriazione del goodwill da parte di un altro soggetto può di per sé essere considerata un danno e come tale divenire oggetto di risarcimento.
Nel caso irlandese Falcon Travel v Falcon Leisure Group (1991), l’attore, un’agenzia di viaggi irlandese, conduceva la sua attività già da quattro anni a Dublino quando il convenuto, tour operator inglese, aveva iniziato a operare in Irlanda. L’attore, avendo ricevuto telefonate in realtà dirette al convenuto, era riuscito a dimostrare che sicuramente era accaduto anche il contrario. Il convenuto dal canto suo sosteneva che, se pure tale confusione era avvenuta, l’attore non poteva averne avuto alcun nocumento, al contrario, ne aveva probabilmente beneficiato data l’ottima reputazione commerciale del convenuto stesso. Il giudice Murphy, rilevata l’illecita appropriazione del goodwill da parte del convenuto, ha ritenuto più opportuno riconoscere un risarcimento all’attore con l’obiettivo di finanziare una campagna pubblicitaria per meglio individuare le differenti identità commerciali di attore e convenuto, piuttosto che impedire a quest’ultimo di utilizzare il proprio nome per fare business in Irlanda.
La normativa sulla quantificazione del danno consente all’attore vittorioso di scegliere tra il risarcimento del danno e un anticipo sui profitti realizzati dal convenuto nella vendita del prodotto o servizio sul quale il passing off è stato accertato. Quest’ultimo rimedio è considerato un equitable remedy avente natura di ristoro economico, non sanzionatoria, e in quanto tale sempre richiedibile dall’attore in modo indipendente rispetto al fatto che il giudice abbia altresì riconosciuto all’attore il diritto al risarcimento del danno.
