Cassazione Civile: anche il marchio debole con capacità distintiva è protetto dalla contraffazione

La Corte di Cassazione, con Sentenza del 2 febbraio, ha affermato che anche un marchio cosiddetto “debole”, perché costituito da parole di uso comune, deve beneficiare di adeguata tutela nei confronti della contraffazione.

Nel caso in esame, la società Natuzzi S.p.a., titolare del marchio nazionale e comunitario “Divani&Divani, si era rivolta al Tribunale di Bari chiedendo che alla società “Divini&Divani” fosse impedito l’uso dell’omonimo marchio quale denominazione sociale e segno distintivo di divani e poltrone e che fosse riconosciuta la concorrenza sleale con risarcimento a favore della Natuzzi.

La sentenza di primo grado aveva riconosciuto la contraffazione del marchio e un risarcimento del danno per l’indebito vantaggio tratto dalla società convenuta, ma aveva rigettato la domanda di concorrenza sleale.

La Divini&Divani aveva presentato appello, negando la confondibilità dei marchi e affermando la debolezza del marchio della Natuzzi e l’insussistenza dei danni risarcibili. La Corte di Appello di Bari aveva accolto l’appello rigettando tutte le richieste della società Natuzzi. Quest’ultima ha presentato ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione sostenendo che la sentenza di appello aveva violato le norme del Codice della proprietà industriale in materia di marchi in quanto:

- la stessa Corte non aveva considerato che, seppure il segno registrato dalla Natuzzi fosse originariamente debole, esso aveva acquisito una forte capacità distintiva in ragione dell’intenso uso commerciale e pubblicitario che ne era stato fatto e che si protraeva da diciotto anni;

- sempre la Corte di Appello aveva ignorato il rischio di confusione per il consumatore medio derivante dall’estrema somiglianza tra i due marchi.

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i due motivi principali del ricorso.

Per quanto riguarda il primo motivo, la Suprema Corte ha ritenuto che la Corte di Appello, nel considerare il marchio Divani&Divani meritevole di una tutela limitata alla sola imitazione integrale in quanto marchio debole, non aveva tenuto conto della giurisprudenza che riconosce ai marchi originariamente deboli la possibilità di acquisire capacità distintiva e, inoltre, l’elevata diffusione pubblicitaria e commerciale dello stesso possono trasformarlo in un marchio “forte”.

Con riferimento al secondo motivo, secondo la Cassazione, la sentenza impugnata non aveva applicato i criteri necessari per accertare la confondibilità fra segni distintivi, ossia i criteri utili per valutare il rischio di confusione per il consumatore medio, che può essere tratto in inganno sull’origine di un prodotto avente grande notorietà sul mercato anche internazionale. Inoltre, la Corte di Appello avrebbe dovuto verificare se utilizzando la denominazione sociale Divini&Divani la società convenuta avesse inteso appropriarsi del nucleo del marchio anteriore al fine di orientare le scelte del consumatore.

Pertanto, la Cassazione, in accoglimento dei primi due motivi di ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di Appello di Bari la decisione anche per le spese del giudizio di legittimità.

(Corte di Cassazione - Prima Sezione Civile, Sentenza 2 febbraio 2015, n. 1861)

La Corte di Cassazione, con Sentenza del 2 febbraio, ha affermato che anche un marchio cosiddetto “debole”, perché costituito da parole di uso comune, deve beneficiare di adeguata tutela nei confronti della contraffazione.

Nel caso in esame, la società Natuzzi S.p.a., titolare del marchio nazionale e comunitario “Divani&Divani, si era rivolta al Tribunale di Bari chiedendo che alla società “Divini&Divani” fosse impedito l’uso dell’omonimo marchio quale denominazione sociale e segno distintivo di divani e poltrone e che fosse riconosciuta la concorrenza sleale con risarcimento a favore della Natuzzi.

La sentenza di primo grado aveva riconosciuto la contraffazione del marchio e un risarcimento del danno per l’indebito vantaggio tratto dalla società convenuta, ma aveva rigettato la domanda di concorrenza sleale.

La Divini&Divani aveva presentato appello, negando la confondibilità dei marchi e affermando la debolezza del marchio della Natuzzi e l’insussistenza dei danni risarcibili. La Corte di Appello di Bari aveva accolto l’appello rigettando tutte le richieste della società Natuzzi. Quest’ultima ha presentato ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione sostenendo che la sentenza di appello aveva violato le norme del Codice della proprietà industriale in materia di marchi in quanto:

- la stessa Corte non aveva considerato che, seppure il segno registrato dalla Natuzzi fosse originariamente debole, esso aveva acquisito una forte capacità distintiva in ragione dell’intenso uso commerciale e pubblicitario che ne era stato fatto e che si protraeva da diciotto anni;

- sempre la Corte di Appello aveva ignorato il rischio di confusione per il consumatore medio derivante dall’estrema somiglianza tra i due marchi.

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i due motivi principali del ricorso.

Per quanto riguarda il primo motivo, la Suprema Corte ha ritenuto che la Corte di Appello, nel considerare il marchio Divani&Divani meritevole di una tutela limitata alla sola imitazione integrale in quanto marchio debole, non aveva tenuto conto della giurisprudenza che riconosce ai marchi originariamente deboli la possibilità di acquisire capacità distintiva e, inoltre, l’elevata diffusione pubblicitaria e commerciale dello stesso possono trasformarlo in un marchio “forte”.

Con riferimento al secondo motivo, secondo la Cassazione, la sentenza impugnata non aveva applicato i criteri necessari per accertare la confondibilità fra segni distintivi, ossia i criteri utili per valutare il rischio di confusione per il consumatore medio, che può essere tratto in inganno sull’origine di un prodotto avente grande notorietà sul mercato anche internazionale. Inoltre, la Corte di Appello avrebbe dovuto verificare se utilizzando la denominazione sociale Divini&Divani la società convenuta avesse inteso appropriarsi del nucleo del marchio anteriore al fine di orientare le scelte del consumatore.

Pertanto, la Cassazione, in accoglimento dei primi due motivi di ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di Appello di Bari la decisione anche per le spese del giudizio di legittimità.

(Corte di Cassazione - Prima Sezione Civile, Sentenza 2 febbraio 2015, n. 1861)