Il design: registrazione e tutela di fatto dei diversi valori delle forme

Relazione tenuta al convegno "Il futuro della proprietà intellettuale", Università di Parma, 22 ottobre 2010
Le linee di tendenza in tema di tutela della forma: i diversi valori di mercato e gli istituti di tutela di fatto.

La tutela della forma è uno degli ambiti in cui, negli ultimi anni, il diritto industriale ha vissuto in modo più intenso il processo di trasformazione che lo sta attraversando.

I cambiamenti, avvenuti nell’alveo di un costante dialogo e scambio fra diritto e realtà di cui la giurisprudenza è stata spesso perspicace interprete, nascono, da un lato, da una sempre più netta messa fuoco dei diversi valori di mercato della forma legati alle sue diverse funzioni, a volte contemporaneamente presenti nel medesimo “oggetto” (funzione distintiva, suggestiva, di richiamo dell’attenzione del consumatore, estetico o tecnico), messa a fuoco che si è accompagnata ad una riflessione sulla necessità di giustificare e “misurare” l’esclusiva concessa proprio in relazione a questi valori, anche sotto dell’individuazione dell’istituto o degli istituti di tutela invocabili nelle diverse fattispecie concrete.

Dall’altro lato, si è assistito all’introduzione di nuovi strumenti di protezione della forma che prescindono dalla registrazione o dalla brevettazione, quali la tutela del modello comunitario non registrato, la protezione di diritto d’autore e, per certi versi, la protezione dei segni distintivi di fatto, in relazione ai quali, dopo l’introduzione del Codice, può dirsi accolta la ricostruzione in termini di diritto di esclusiva della protezione ad essi riservata già operata da larga parte della dottrina e della giurisprudenza, con significative ricadute anche sotto il profilo della determinazione dell’ambito di protezione di questi segni. Tali strumenti consentono di adattarsi ad una realtà connotata da un’evoluzione molto rapida (in cui la forma del prodotto è spesso destinata ad avere una vita breve e ad essere rapidamente sostituita) e al contempo da una enorme varietà dei prodotti stessi e quindi delle loro presentazioni, fornendo una tutela sì più limitata e per molti versi più incerta, ma in cui formalità e costi sono eliminati; ovvero, per il caso della tutela d’autore, attribuiscono una protezione anche più ampia rispetto a quella derivante dalla registrazione come disegno o modello ad opere del design il cui valore travalica quello della forma “ordinaria” del prodotto, che ha un suo ciclo legato al gusto del momento, che cede all’esigenza del mercato di un costante rinnovamento, per imporsi come esempio – incarnazione – del concetto di bello.

Nella nostra giurisprudenza nazione si assiste inoltre, proprio con specifico riferimento al tema della tutela della forma del prodotto, alla valorizzazione delle disposizioni in materia di concorrenza sleale, ed in particolare di quella di cui all’art. 2598 n. 3 c.c., in casi in cui la copiatura dell’aspetto del prodotto si inserisca nell’ambito di una condotta più ampia, che evidenzia elementi di scorrettezza professionale, con uno superamento della rigide formule che definivano la fattispecie della cosiddetta concorrenza parassitaria a favore di una valutazione più elastica e modulata rispetto alle caratteristiche del caso di specie della condotta indicata come illecita.

I confini dell’area dei marchi di forma: le riflessioni sulla nozione di “capacità distintiva” e di “valore sostanziale”.

L’area di tutela della forma come segno distintivo è stata più chiaramente definita dalla riflessione giurisprudenziale e dottrinale avente ad oggetto, da un lato, il requisito della capacità distintiva e dall’altro nozione di valore sostanziale della forma, e quindi attraverso un ripensamento dei requisiti positivi e negativi di protezione della forma medesima come marchio registrato o di fatto, ovvero sulla base delle disposizioni di cui all’art. 2598 n. 1 e n. 2 c.c..

Il requisito della capacità distintiva – che anche sotto il profilo normativo, con la formulazione dell’art. 13 del Codice della Proprietà Industriale, è uscito dai confini definiti dalla questione, riguardante sostanzialmente i marchi denominativi, della coincidenza del segno con la denominazione generica del prodotto o servizio o con indicazioni descrittive dei medesimi - è concretamente assurto a “categoria generale”, a definizione di ciò che deve necessariamente un segno distintivo a qualunque tipologia esso appartenga: un elemento in grado di fungere da strumento di comunicazione dell’identità di marca del prodotto contrassegnato, identità che racchiude il l’idea di esclusiva della provenienza imprenditoriale e le informazioni, le suggestioni ed i valori simbolici di cui normalmente il titolare carica il marchio.

La forma, così come ogni altro marchio, deve – per essere protetta a questo titolo – essere un’espressione sintetica di tutto ciò che distingue il prodotto come species rispetto al genus: e ove questa capacità di essere strumento di comunicazione di questo messaggio “specifico” manchi, allora la forma non è marchio e non può chiedere di essere tutelata come tale.

La nozione di capacità distintiva emerge in modo ancor più netto se la si riguarda in parallelo con il requisito del carattere individuale richiesto per la registrazione di disegni e modelli e definito (nel Codice della Proprietà Industriale così come nella Direttiva n. 98/71/CE ovvero nel Reg. n. 6/2002 sul modello comunitario) come idoneità della forma a produrre nell’utilizzatore informato una diversa impressione generale rispetto alle altre forme del prodotto già presenti sul mercato: requisito questo introdotto dal legislatore comunitario al fine di proteggere un nuovo valore di mercato della forma che andava chiaramente delineandosi in un contesto tendenzialmente saturo, nel quale la differenziazione in sé (e a prescindere dal fatto che la forma “diversa” sia anche motivo di acquisto del bene) è uno strumento importante per rendersi visibili ed avere maggiori chanches di essere presi in considerazione fra i molti prodotti concorrenti.

Orbene: e’ del tutto evidente che il carattere individuale ha a che fare con la considerazione della forma medesima come caratteristica del bene e con la capacità di quest’ultimo di farsi appunto notare (di istituire un “contatto privilegiato” con l’utilizzatore, per utilizzare la felice espressione coniata in dottrina da Sarti) , per la peculiarità del suo aspetto; mentre il requisito della capacità distintiva ha a che fare con l’idoneità della forma ad essere percepita non (solo) sotto il profilo sostanziale (il prodotto è “fatto in un certo modo”) , e cioè in sé e per sé, ma come altro da sé, e cioè come elemento che si separa idealmente dal prodotto, in quanto oggetto avente certe caratteristiche anche esteriori, per comunicare al consumatore qualcosa su quello stesso prodotto, e cioè appunto il messaggio legato all’identità di marca.

La differenza si coglie in modo intuivo se pensiamo alla diversa percezione che abbiamo di fronte alla bottiglietta di vetro della celeberrima bibita a base di cola, che richiama immediatamente – anche in assenza del segno denominativo, di cui è diventata sinonimo – i messaggi collegati al marchio Coca Cola, e di fronte ad una bottiglietta, magari di aspetto particolare, ma che è “qualsiasi”, nel senso che la apprezziamo in sé e per sé (e cioè nella componente primaria della forma, che è il suo essere una caratteristica del prodotto) ma che nulla ci dice a proposito del bene contrassegnato.

Tali forme hanno con tutta evidenza un diverso valore di mercato, in quanto la prima viene in considerazione in relazione alle sue componenti “ideali”, cui è legato il potere di vendita appunto di quel marchio di forma, mentre il valore della seconda dipende dalla semplice idoneità dell’aspetto a mettere il prodotto in evidenza.

In questa prospettiva, mi pare erronea la ricostruzione che, in dottrina, sembra delineare una distinzione “quantitativa” e non “qualitativa” fra il requisito del carattere individuale e quello della capacità distintiva, e cioè l’approccio secondo il quale il primo requisito segnerebbe semplicemente un livello “più basso” di accesso alla protezione rispetto al secondo, in conseguenza del fatto che la valutazione del carattere individuale è demandato all’utilizzatore informato e cioè ad un soggetto che, rispetto al consumatore medio (parametro di giudizio invece adottato per la valutazione della capacità distintiva), noterebbe differenze di maggior dettaglio nell’aspetto fra i prodotti.

Carattere individuale e capacità distintiva si riferiscono infatti a due aspetti (concettualmente) distinti della forma, e cioè il primo alla sua “componente primaria” (forma come caratteristica del prodotto) ed il secondo a quella “secondaria”, ovvero al “secondary meaning” che la stessa ha in quanto in grado di trasmettere un messaggio di marca.

La distinzione fra le due componenti dell’ aspetto dovrebbe essere tenuta in considerazione nella valutazione della contraffazione dei marchi di forma. Vi sono infatti dei casi in cui la riproduzione di una forma simile a quella registrata o come protetta come marchio determina, per le peculiarità del caso concreto, solo una ripresa della componente “primaria” della forma (che non costituisce lo specifico oggetto di tutela come marchio) ma non un richiamo alla componente secondaria, e cioè al messaggio che è ciò che della forma è marchio, senza nessuna interferenza dunque con il “funzionamento” del segno imitato come strumento di comunicazione.

Naturalmente ciò presuppone l’abbandono di un approccio “astratto” alla valutazione dell’interferenza a favore di una visione in concreto che sembra fortemente improntare la giurisprudenza comunitaria e che del resto trova molte conferme normative, a partire appunto dalla previsione protezione in fatto, che sul concreto ruolo, ed il concreto valore che la forma ha sul mercato, in un certo momento,

Forme utili ed esclusione dalla registrazione: le aperture contenute nella recente sentenza della Corte di Giustizia CE sul caso Lego.

Stabilito dunque cos’è “marchio” (e quindi anche marchio di forma o di colore) sotto il profilo della capacità distintiva, l’ordinamento impone di concedere la tutela (potenzialmente perpetua) derivante dalla protezione a questo titolo (attraverso la registrazione ovvero la tutela di fatto) a ciò che, nell’apprezzamento del consumatore, è “solo marchio”, con esclusione della forma del prodotto che viene in considerazione anche come qualità sostanziale del bene (sotto il profilo estetico od utilitario) in grado di incidere sull’apprezzamento del prodotto e sulle scelte di acquisto che lo riguardano appunto su questo piano (scelgo di acquistare una borsa con una certa forma perché ritengo tale forma bella), e non (solo) su quello “ideale” delle suggestioni legate all’identità di marca di cui la forma in quanto segno è portatrice (scelgo di acquistare una borsa con una certa forma, perché quella forma è riconoscibile come quella delle celebri borse di Hermes, simbolo di eleganza esclusiva).

I

Il valore “sostanziale” di mercato della forma è infatti destinato infatti a ricevere la protezione temporalmente limitata derivante dalla brevettazione come modello di utilità e dalla registrazione come disegno e modello; ed esso può evidentemente coesistere, in fatto, con un diverso valore della forma, ove questa abbia (o abbia acquisito) carattere distintivo, essendo dunque apprezzata dal pubblico non solo nella sua valenza funzionale o estetica (e cioè primaria, come caratteristica del bene in sé) ma anche in quella di segno distintivo.

.

A “risolvere” il problema che sorge ove una forma dotata di carattere distintivo (e quindi astrattamente registrabile come marchio) possieda un valore come qualità sostanziale del bene sono le disposizioni dell’art. 9 del Codice della Proprietà Industriale e delle corrispondenti norme dell’art. 3, 1° comma lett. e) della Direttiva 89/104/CE e dell’art. 7, 1° comma lett. e) del Reg. n. 40/94/CE, a mente delle quali “non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto”.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia CE e del Tribunale di Primo Grado sembrano essersi orientata verso un’interpretazione molto ampia dell’esclusione dalla registrazione come marchio della forma utile o comunque dotata di valore sostanziale sul piano estetico.

In particolare, con riferimento alla conformazione del prodotto avente valenza funzionale, a partire dal noto precedente Corte Giust. 18 giugno 2002, C-299/99 (Philps), tale giurisprudenza sembra avere tuttavia sposato la tesi per cui non sarebbero validamente registrabili come marchio tutte le forme utili, indipendentemente dal fatto che le stesse siano o meno indispensabili ai fini di raggiungere un certo risultato tecnico (e siano dunque inderogabili). Si legge in particolare ai punti 78 e ss. della decisione che “La ratio degli impedimenti alla registrazione di cui all’art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva (e cioè della disposizione corrisponde all’art. 9 del Codice della Proprietà Industriale qui in discorso: n.d.r.) consiste nel fatto di evitare che la tutela del diritto di marchio sfoci nel conferimento al suo titolare di un monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche utilitarie di un prodotto, che possono essere ricercate dall’utilizzatore nei prodotti dei concorrenti. In tal modo, l’art. 3, n. 1, lett. e), intende evitare che la tutela conferita dal diritto di marchio si estenda, oltre i segni che permettono di distinguere un prodotto o servizio da quelli offerti dai concorrenti, erigendosi in ostacolo a che questi ultimi possano offrire liberamente prodotti che incorporano dette soluzioni tecniche o dette caratteristiche utilitarie in concorrenza con il titolare del marchio. Per quanto riguarda, in particolare, i segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria ad ottenere un risultato tecnico elencati all’art. 3, n. 1, lett. e), secondo trattino, della direttiva, va dichiarato che tale disposizione è diretta a rifiutare la registrazione delle forme le cui caratteristiche essenziali svolgono una funzione tecnica, talché l’esclusività inerente al diritto di marchio osterebbe alla possibilità per i concorrenti di offrire un prodotto incorporante una funzione siffatta, o almeno la loro libertà di scelta della soluzione tecnica che auspicano adottare per incorporare tale funzione nel loro prodotto. (…) Circa la questione se la dimostrazione dell’esistenza di altre forme che permettono di ottenere lo stesso risultato tecnico autorizzi a disattendere l’impedimento alla registrazione o il motivo di nullità di cui all’art. 3, n. 1, lett. e), secondo trattino, va rilevato che nessun elemento del tenore letterale di tale disposizione autorizza una conclusione siffatta. (…) Allorché le caratteristiche funzionali essenziali della forma di un prodotto siano attribuibili esclusivamente al risultato tecnico, detto art. 3, n. 1, lett. e), secondo trattino, esclude la registrazione di un segno costituito da detta forma, anche se il risultato tecnico di cui trattasi possa essere conseguito tramite altre forme”.

La questione decisa dalla sentenza sopra richiamata è stata ulteriormente approfondita da Trib. CE 12 novembre 2008, T-270/06 (Lego), che ha affrontato direttamente – e risolto in senso negativo – la questione posta dalla dottrina nazionale italiana, e cioè quella se si possa ritenere che siano comunque escluse dalla registrazione come marchi anche le forme funzionali che siano non solo fungibili in vista del raggiungimento di una risultato tecnico ma anche in quanto plurime possibili espressioni di uno stesso “concetto”. Al punto 43 della decisione si legge infatti che è “vieta(ta) la registrazione di ogni forma costituita, nelle sue caratteristiche essenziali, esclusivamente dalla forma del prodotto tecnicamente causale e sufficiente al conseguimento del risultato tecnico prefissato, anche se quel risultato può essere ottenuto attraverso altre forme che adottano la stessa soluzione tecnica, oppure una soluzione differente”: e ciò in quanto l’art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva (e cioè la disposizione corrispondente a quella qui in commento) “persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che una forma, le cui caratteristiche essenziali svolgono una funzione tecnica (…), possa essere liberamente utilizzata da tutti” e “un simile obiettivo non interessa soltanto la soluzione tecnica incorporata in tale forma, bensì anche la stessa forma e le sue caratteristiche essenziali”.

Tale orientamento sembrerebbe in realtà andare oltre la ratio sottesa all’art. 9 del Codice ed alle corrispondenti disposizioni comunitarie della Direttiva e del Regolamento, e cioè l’esigenza di carattere pro-concorrenziale di evitare che il monopolio della forma come marchio diventi un monopolio sui valori sostanziali che la forma, in sé considerata, possiede. Quest’esigenza non verrebbe infatti vanificata se si consentisse la registrazione come marchio di una delle varianti di una forma idonea a conseguire un risultato tecnico, ove tali varianti nel caso di specie non fossero un numero chiuso ma tendenzialmente infinite; e se giungesse ad un coordinamento delle norme sui requisiti di validità (in questo caso negativi) della registrazione come marchio con quelle sull’ambito di protezione da cui discendesse, nel caso in cui il marchio sia costituito da una delle possibili varianti di una forma utile, una commisurazione dell’ambito di esclusiva che tenesse conto delle esigenze antimonopolistiche, limitando la protezione alla riproduzione della medesima forma o alle varianti ad essa più prossime.

Questa soluzione tiene conto del fatto che l’apparente riduzione in cui la stessa consiste dell’ambito di tutela della forma utile una volta registrata come marchio non è probabilmente in realtà concretamente tale, dal momento che la capacità distintiva delle forme è, come ha sottolineato la giurisprudenza comunitaria, un fenomeno “insolito” non essendo il consumatore abituato a vedere nell’aspetto del prodotto un segno: cosicché la ripresa da parte dell’imitatore della forma registrata come marchio produrrà verosimilmente un’interferenza con il messaggio di questa è portatrice soltanto ove la forma stessa venga riprodotta pedissequamente o comunque in modo estremamente prossimo.

Un’apertura nel senso di una minor rigidità nell’applicazione del divieto di registrazione come marchio delle forme funzionali sembra essere contenuta in una recentissima sentenza della Corte di Giustizia (Corte di Giust. CE, 14 settembre 2010, C-48/09 P) che ha sì ribadito la tesi secondo la quale anche le forme utili derogabili sarebbero escluse dalla tutela come marchio, in quanto (punto 56 della decisione) “la registrazione di una forma esclusivamente funzionale di un prodotto come marchio permette al titolare del marchio di vietare alle altre imprese non solo l’uso della medesima forma, ma anche l’uso di forme simili. In tal modo, numerose forme alternative rischiano di divenire inutilizzabili per i concorrenti di detto titolare”: obiezione questa che tuttavia, come si è visto, risulta superabile ove la varianti siano tendenzialmente infinite e comunque attraverso una lettura coordinata delle norme sui requisiti di validità del marchio e sull’ambito di tutela; ma che ha anche affermato che “l’art. 7, n. 1, lett. e), sub ii), del regolamento n. 40/94 non trova applicazione quando la domanda di registrazione come marchio verte su una forma di prodotto nella quale svolge un ruolo importante un elemento non funzionale, come ad esempio un elemento ornamentale o di fantasia. In tale caso, le imprese concorrenti hanno facilmente accesso a forme alternative che presentano funzionalità equivalente, di modo che non sussiste un rischio di pregiudizio alla disponibilità della soluzione tecnica. In tale ipotesi, i concorrenti del titolare del marchio potranno incorporare senza difficoltà tale soluzione tecnica in forme di prodotto non dotate del medesimo elemento non funzionale di cui dispone la forma del prodotto di detto titolare e che non sono quindi né identiche né simili a tale forma”.

La soluzione lascia tuttavia perplessi, dal momento che, di fatto, nella prospettiva dalla stessa delineata ad essere protetto contro la riproduzione risulterebbe esclusivamente l’elemento non funzionale del marchio; mentre, come si è visto, è possibile individuare uno spazio per la protezione della (mera) forma funzionale, commisurando tale protezione all’esigenza antimonopolistica di non precludere al mercato l’impiego di una certa soluzione di un problema tecnico.

Il rapporto variabile nel tempo tra valore sostanziale e capacità distintiva.

La realtà di mercato che osserviamo tutti i giorni ci impone di osservare il fenomeno per cui vi sono forme che, al loro esordio sul mercato, sono apprezzate in sé – e cioè come qualità del bene, che gioca un ruolo nelle decisioni di acquisto del consumatore sul piano della valutazione sostanziale –, ma che, in seguito, perdono, in tutto o in parte, il potere di vendita legato a tale componente primaria (e quindi il loro sostanziale), acquisendone tuttavia uno di segno diverso, legato al fatto di essere (od esser divenute) segni distintivi.

Questa considerazione sul mutamento nel tempo della funzione della forma e del valore di mercato della stessa nella dinamica concorrenziale mi è stata suggerita dal caso delle storiche borse di Hermès (come la “Kelly” e la “Birkin”), che, che sono state ritenute tutelabili contro l’imitazione in quanto segni distintivi di fatto (sulla base delle disposizioni in materia di concorrenza sleale, non essendo applicabile ratione temporis ala fattispecie la disciplina dei segni di fatto contenuta nel Codice della Proprietà Industriale: si vedano al riguardo Trib. Milano, 12/14 luglio 2006 e 8 giugno-17 luglio 2006).

Orbene: mi pare che in un mondo che ‘consuma’ l’estetica del prodotto con grande rapidità, il “valore sostanziale” sembrerebbe destinato ad avere natura ‘recessiva’ e a non costituire dunque un ostacolo definitivo alla registrazione di una forma come marchio.

Ed anzi si potrebbe forse affermare che, almeno tendenzialmente, il valore sostanziale sia predominante all’esordio della forma sul mercato, mentre il potere di vendita della forma come segno diventi preponderante successivamente, fino ad esaurire ogni altro valore di mercato della forma medesima; dovendosi tuttavia contemplarsi anche il caso di prodotti la cui lunga sopravvivenza sul mercato derivi dalla presenza non solo di un “valore sostanziale” legato alle moda ed al gusto del momento, ma di un livello di creatività tale da metterlo al riparo dall’ “usura”, e da fargli varcare la soglia della tutela offerta dal diritto d’autore al design “di gamma alta” dei prodotti industriali, precludendo tuttavia la sua tutela come marchio ed in generale come segno distintivo.

L’ iniziale applicabilità dell’esclusione dalla registrazione prevista dall’art. 9 del Codice (e dalla corrispondenti norme comunitarie) non dovrebbe dunque rappresentare una definitiva “sentenza di condanna” , potendo nel corso della vita della forma venir meno il “valore sostanziale” che preclude la tutela come marchio.

Delle questione prospettata – e cioè quella del rapporto variabile nel tempo fra valore sostanziale e capacità distintiva – si è occupata la Corte di Giustizia raggiungendo conclusioni apparentemente opposte rispetto a quelle qui sostenute (cfr. Corte Giust. CE, 20 settembre 2007, C-371/06, in www.curia.europa.eu.).

L’occasione è stata offerta dalla rimessione da parte della Hoge Raad der Nederlanden di questioni interpretative riguardanti la Direttiva n. 89/104/CE. I giudici olandesi avevano in particolare chiesto alla Corte di Giustizia “Se l’art. 3, n. 1, lett. e, terzo trattino, debba essere interpretato nel senso che il divieto in esso contenuto impedisca in modo permanente la registrazione quale marchio di una forma, laddove la natura del prodotto sia tale che il suo aspetto esteriore e la sua forma, per la loro bellezza o la loro originalità, ne determinano interamente, ovvero in misura considerevole, il valore di mercato, o se invece tale divieto non trovi applicazione qualora, prima della domanda di iscrizione, per il pubblico l’attrattiva della forma considerata sia stata determinata in misura prevalente dalla sua notorietà quale segno distintivo”; ed, in caso di risposta affermativa, “in che misura tale attrattiva deve essere stata prevalente perché il divieto non sia più applicabile”.

Con i punti 27 e 28 della decisione, la Corte ha risposto ai quesiti oggetto di rimessione, affermando che “in un’ipotesi quale quella descritta dal giudice del rinvio, l’uso di un segno di cui all’art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva che è stato fatto mediante campagne pubblicitarie non consente l’applicazione, a favore di tale segno, dell’art. 3, n. 3, della direttiva” e che “pertanto, si deve risolvere la prima questione dichiarando che l’art. 3, n. 1, lett. e), terzo trattino, della direttiva deve essere interpretato nel senso che la forma di un prodotto che dà un valore sostanziale a quest’ultimo non può costituire un marchio ai sensi dell’art. 3, n. 3, di tale direttiva, quando, prima della domanda di registrazione, detta forma ha acquisito un potere di attrazione per la sua notorietà quale segno distintivo, a seguito di campagne pubblicitarie che hanno presentato le caratteristiche specifiche del prodotto in questione”.

In dottrina la pronuncia è stata commentata mettendo in luce il fatto che la risposta della Corte di Giustizia avrebbe potuto forse essere diversa ove la situazione prospettata fosse stata quella il cui il valore attrattivo della forma dipendesse, al momento della registrazione come marchio, in misura non “prevalente” ma totale dal suo essere divenuta segno distintivo. Si veda sul punto GALLI, Segni distintivi ed industria culturale, in AIDA; 2007 . L’Autore ha ritenuto che la risposta della Corte di Giustizia al quesito proposto dal Giudice olandese fosse “obbligata” ma si è anche chiesto – nell’ottica di verificare se residui comunque uno spazio per la possibilità di tutelare come marchio una forma in origine dotata di valore sostanziale – “se possa accadere che una forma che originariamente era apprezzata dal pubblico in sé considerata (e come tale conferiva valore sostanziale al prodotto) perda questa valenza, e venga apprezzata dal pubblico unicamente come segno, in modo che per il pubblico l’attrattiva della forma considerata sia determinata, non solo «in misura prevalente», come prospettato dal Giudice olandese, ma interamente «dalla sua notorietà quale segno distintivo»: il che non è in realtà del tutto escluso che possa accadere, posto che, come già si è notato, la percezione delle forme dei prodotti da parte del pubblico è in larghissima misura influenzata dalla comunicazione”.

Credo che in realtà, in un caso come quello prospettato alla Corte di Giustizia, la domanda da porsi sia quella se il plus concorrenziale conferito dalla forma sia riconducibile al fatto che la stessa sia divenuta segno distintivo ovvero al fatto che la stessa incontri il gusto del consumatore: e se la situazione fosse quella per cui la forma piace sì (come del resto accade per quasi tutte le forme dei prodotti della moda) ma ha a darle “una marcia in più” non è tanto questo elemento quando il fatto che essa sia marchio, allora a mio giudizio l’impedimento dell’art. 9 non dovrebbe essere applicabile. Le linee di tendenza in tema di tutela della forma: i diversi valori di mercato e gli istituti di tutela di fatto.

La tutela della forma è uno degli ambiti in cui, negli ultimi anni, il diritto industriale ha vissuto in modo più intenso il processo di trasformazione che lo sta attraversando.

I cambiamenti, avvenuti nell’alveo di un costante dialogo e scambio fra diritto e realtà di cui la giurisprudenza è stata spesso perspicace interprete, nascono, da un lato, da una sempre più netta messa fuoco dei diversi valori di mercato della forma legati alle sue diverse funzioni, a volte contemporaneamente presenti nel medesimo “oggetto” (funzione distintiva, suggestiva, di richiamo dell’attenzione del consumatore, estetico o tecnico), messa a fuoco che si è accompagnata ad una riflessione sulla necessità di giustificare e “misurare” l’esclusiva concessa proprio in relazione a questi valori, anche sotto dell’individuazione dell’istituto o degli istituti di tutela invocabili nelle diverse fattispecie concrete.

Dall’altro lato, si è assistito all’introduzione di nuovi strumenti di protezione della forma che prescindono dalla registrazione o dalla brevettazione, quali la tutela del modello comunitario non registrato, la protezione di diritto d’autore e, per certi versi, la protezione dei segni distintivi di fatto, in relazione ai quali, dopo l’introduzione del Codice, può dirsi accolta la ricostruzione in termini di diritto di esclusiva della protezione ad essi riservata già operata da larga parte della dottrina e della giurisprudenza, con significative ricadute anche sotto il profilo della determinazione dell’ambito di protezione di questi segni. Tali strumenti consentono di adattarsi ad una realtà connotata da un’evoluzione molto rapida (in cui la forma del prodotto è spesso destinata ad avere una vita breve e ad essere rapidamente sostituita) e al contempo da una enorme varietà dei prodotti stessi e quindi delle loro presentazioni, fornendo una tutela sì più limitata e per molti versi più incerta, ma in cui formalità e costi sono eliminati; ovvero, per il caso della tutela d’autore, attribuiscono una protezione anche più ampia rispetto a quella derivante dalla registrazione come disegno o modello ad opere del design il cui valore travalica quello della forma “ordinaria” del prodotto, che ha un suo ciclo legato al gusto del momento, che cede all’esigenza del mercato di un costante rinnovamento, per imporsi come esempio – incarnazione – del concetto di bello.

Nella nostra giurisprudenza nazione si assiste inoltre, proprio con specifico riferimento al tema della tutela della forma del prodotto, alla valorizzazione delle disposizioni in materia di concorrenza sleale, ed in particolare di quella di cui all’art. 2598 n. 3 c.c., in casi in cui la copiatura dell’aspetto del prodotto si inserisca nell’ambito di una condotta più ampia, che evidenzia elementi di scorrettezza professionale, con uno superamento della rigide formule che definivano la fattispecie della cosiddetta concorrenza parassitaria a favore di una valutazione più elastica e modulata rispetto alle caratteristiche del caso di specie della condotta indicata come illecita.

I confini dell’area dei marchi di forma: le riflessioni sulla nozione di “capacità distintiva” e di “valore sostanziale”.

L’area di tutela della forma come segno distintivo è stata più chiaramente definita dalla riflessione giurisprudenziale e dottrinale avente ad oggetto, da un lato, il requisito della capacità distintiva e dall’altro nozione di valore sostanziale della forma, e quindi attraverso un ripensamento dei requisiti positivi e negativi di protezione della forma medesima come marchio registrato o di fatto, ovvero sulla base delle disposizioni di cui all’art. 2598 n. 1 e n. 2 c.c..

Il requisito della capacità distintiva – che anche sotto il profilo normativo, con la formulazione dell’art. 13 del Codice della Proprietà Industriale, è uscito dai confini definiti dalla questione, riguardante sostanzialmente i marchi denominativi, della coincidenza del segno con la denominazione generica del prodotto o servizio o con indicazioni descrittive dei medesimi - è concretamente assurto a “categoria generale”, a definizione di ciò che deve necessariamente un segno distintivo a qualunque tipologia esso appartenga: un elemento in grado di fungere da strumento di comunicazione dell’identità di marca del prodotto contrassegnato, identità che racchiude il l’idea di esclusiva della provenienza imprenditoriale e le informazioni, le suggestioni ed i valori simbolici di cui normalmente il titolare carica il marchio.

La forma, così come ogni altro marchio, deve – per essere protetta a questo titolo – essere un’espressione sintetica di tutto ciò che distingue il prodotto come species rispetto al genus: e ove questa capacità di essere strumento di comunicazione di questo messaggio “specifico” manchi, allora la forma non è marchio e non può chiedere di essere tutelata come tale.

La nozione di capacità distintiva emerge in modo ancor più netto se la si riguarda in parallelo con il requisito del carattere individuale richiesto per la registrazione di disegni e modelli e definito (nel Codice della Proprietà Industriale così come nella Direttiva n. 98/71/CE ovvero nel Reg. n. 6/2002 sul modello comunitario) come idoneità della forma a produrre nell’utilizzatore informato una diversa impressione generale rispetto alle altre forme del prodotto già presenti sul mercato: requisito questo introdotto dal legislatore comunitario al fine di proteggere un nuovo valore di mercato della forma che andava chiaramente delineandosi in un contesto tendenzialmente saturo, nel quale la differenziazione in sé (e a prescindere dal fatto che la forma “diversa” sia anche motivo di acquisto del bene) è uno strumento importante per rendersi visibili ed avere maggiori chanches di essere presi in considerazione fra i molti prodotti concorrenti.

Orbene: e’ del tutto evidente che il carattere individuale ha a che fare con la considerazione della forma medesima come caratteristica del bene e con la capacità di quest’ultimo di farsi appunto notare (di istituire un “contatto privilegiato” con l’utilizzatore, per utilizzare la felice espressione coniata in dottrina da Sarti) , per la peculiarità del suo aspetto; mentre il requisito della capacità distintiva ha a che fare con l’idoneità della forma ad essere percepita non (solo) sotto il profilo sostanziale (il prodotto è “fatto in un certo modo”) , e cioè in sé e per sé, ma come altro da sé, e cioè come elemento che si separa idealmente dal prodotto, in quanto oggetto avente certe caratteristiche anche esteriori, per comunicare al consumatore qualcosa su quello stesso prodotto, e cioè appunto il messaggio legato all’identità di marca.

La differenza si coglie in modo intuivo se pensiamo alla diversa percezione che abbiamo di fronte alla bottiglietta di vetro della celeberrima bibita a base di cola, che richiama immediatamente – anche in assenza del segno denominativo, di cui è diventata sinonimo – i messaggi collegati al marchio Coca Cola, e di fronte ad una bottiglietta, magari di aspetto particolare, ma che è “qualsiasi”, nel senso che la apprezziamo in sé e per sé (e cioè nella componente primaria della forma, che è il suo essere una caratteristica del prodotto) ma che nulla ci dice a proposito del bene contrassegnato.

Tali forme hanno con tutta evidenza un diverso valore di mercato, in quanto la prima viene in considerazione in relazione alle sue componenti “ideali”, cui è legato il potere di vendita appunto di quel marchio di forma, mentre il valore della seconda dipende dalla semplice idoneità dell’aspetto a mettere il prodotto in evidenza.

In questa prospettiva, mi pare erronea la ricostruzione che, in dottrina, sembra delineare una distinzione “quantitativa” e non “qualitativa” fra il requisito del carattere individuale e quello della capacità distintiva, e cioè l’approccio secondo il quale il primo requisito segnerebbe semplicemente un livello “più basso” di accesso alla protezione rispetto al secondo, in conseguenza del fatto che la valutazione del carattere individuale è demandato all’utilizzatore informato e cioè ad un soggetto che, rispetto al consumatore medio (parametro di giudizio invece adottato per la valutazione della capacità distintiva), noterebbe differenze di maggior dettaglio nell’aspetto fra i prodotti.

Carattere individuale e capacità distintiva si riferiscono infatti a due aspetti (concettualmente) distinti della forma, e cioè il primo alla sua “componente primaria” (forma come caratteristica del prodotto) ed il secondo a quella “secondaria”, ovvero al “secondary meaning” che la stessa ha in quanto in grado di trasmettere un messaggio di marca.

La distinzione fra le due componenti dell’ aspetto dovrebbe essere tenuta in considerazione nella valutazione della contraffazione dei marchi di forma. Vi sono infatti dei casi in cui la riproduzione di una forma simile a quella registrata o come protetta come marchio determina, per le peculiarità del caso concreto, solo una ripresa della componente “primaria” della forma (che non costituisce lo specifico oggetto di tutela come marchio) ma non un richiamo alla componente secondaria, e cioè al messaggio che è ciò che della forma è marchio, senza nessuna interferenza dunque con il “funzionamento” del segno imitato come strumento di comunicazione.

Naturalmente ciò presuppone l’abbandono di un approccio “astratto” alla valutazione dell’interferenza a favore di una visione in concreto che sembra fortemente improntare la giurisprudenza comunitaria e che del resto trova molte conferme normative, a partire appunto dalla previsione protezione in fatto, che sul concreto ruolo, ed il concreto valore che la forma ha sul mercato, in un certo momento,

Forme utili ed esclusione dalla registrazione: le aperture contenute nella recente sentenza della Corte di Giustizia CE sul caso Lego.

Stabilito dunque cos’è “marchio” (e quindi anche marchio di forma o di colore) sotto il profilo della capacità distintiva, l’ordinamento impone di concedere la tutela (potenzialmente perpetua) derivante dalla protezione a questo titolo (attraverso la registrazione ovvero la tutela di fatto) a ciò che, nell’apprezzamento del consumatore, è “solo marchio”, con esclusione della forma del prodotto che viene in considerazione anche come qualità sostanziale del bene (sotto il profilo estetico od utilitario) in grado di incidere sull’apprezzamento del prodotto e sulle scelte di acquisto che lo riguardano appunto su questo piano (scelgo di acquistare una borsa con una certa forma perché ritengo tale forma bella), e non (solo) su quello “ideale” delle suggestioni legate all’identità di marca di cui la forma in quanto segno è portatrice (scelgo di acquistare una borsa con una certa forma, perché quella forma è riconoscibile come quella delle celebri borse di Hermes, simbolo di eleganza esclusiva).

I

Il valore “sostanziale” di mercato della forma è infatti destinato infatti a ricevere la protezione temporalmente limitata derivante dalla brevettazione come modello di utilità e dalla registrazione come disegno e modello; ed esso può evidentemente coesistere, in fatto, con un diverso valore della forma, ove questa abbia (o abbia acquisito) carattere distintivo, essendo dunque apprezzata dal pubblico non solo nella sua valenza funzionale o estetica (e cioè primaria, come caratteristica del bene in sé) ma anche in quella di segno distintivo.

.

A “risolvere” il problema che sorge ove una forma dotata di carattere distintivo (e quindi astrattamente registrabile come marchio) possieda un valore come qualità sostanziale del bene sono le disposizioni dell’art. 9 del Codice della Proprietà Industriale e delle corrispondenti norme dell’art. 3, 1° comma lett. e) della Direttiva 89/104/CE e dell’art. 7, 1° comma lett. e) del Reg. n. 40/94/CE, a mente delle quali “non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto”.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia CE e del Tribunale di Primo Grado sembrano essersi orientata verso un’interpretazione molto ampia dell’esclusione dalla registrazione come marchio della forma utile o comunque dotata di valore sostanziale sul piano estetico.

In particolare, con riferimento alla conformazione del prodotto avente valenza funzionale, a partire dal noto precedente Corte Giust. 18 giugno 2002, C-299/99 (Philps), tale giurisprudenza sembra avere tuttavia sposato la tesi per cui non sarebbero validamente registrabili come marchio tutte le forme utili, indipendentemente dal fatto che le stesse siano o meno indispensabili ai fini di raggiungere un certo risultato tecnico (e siano dunque inderogabili). Si legge in particolare ai punti 78 e ss. della decisione che “La ratio degli impedimenti alla registrazione di cui all’art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva (e cioè della disposizione corrisponde all’art. 9 del Codice della Proprietà Industriale qui in discorso: n.d.r.) consiste nel fatto di evitare che la tutela del diritto di marchio sfoci nel conferimento al suo titolare di un monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche utilitarie di un prodotto, che possono essere ricercate dall’utilizzatore nei prodotti dei concorrenti. In tal modo, l’art. 3, n. 1, lett. e), intende evitare che la tutela conferita dal diritto di marchio si estenda, oltre i segni che permettono di distinguere un prodotto o servizio da quelli offerti dai concorrenti, erigendosi in ostacolo a che questi ultimi possano offrire liberamente prodotti che incorporano dette soluzioni tecniche o dette caratteristiche utilitarie in concorrenza con il titolare del marchio. Per quanto riguarda, in particolare, i segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria ad ottenere un risultato tecnico elencati all’art. 3, n. 1, lett. e), secondo trattino, della direttiva, va dichiarato che tale disposizione è diretta a rifiutare la registrazione delle forme le cui caratteristiche essenziali svolgono una funzione tecnica, talché l’esclusività inerente al diritto di marchio osterebbe alla possibilità per i concorrenti di offrire un prodotto incorporante una funzione siffatta, o almeno la loro libertà di scelta della soluzione tecnica che auspicano adottare per incorporare tale funzione nel loro prodotto. (…) Circa la questione se la dimostrazione dell’esistenza di altre forme che permettono di ottenere lo stesso risultato tecnico autorizzi a disattendere l’impedimento alla registrazione o il motivo di nullità di cui all’art. 3, n. 1, lett. e), secondo trattino, va rilevato che nessun elemento del tenore letterale di tale disposizione autorizza una conclusione siffatta. (…) Allorché le caratteristiche funzionali essenziali della forma di un prodotto siano attribuibili esclusivamente al risultato tecnico, detto art. 3, n. 1, lett. e), secondo trattino, esclude la registrazione di un segno costituito da detta forma, anche se il risultato tecnico di cui trattasi possa essere conseguito tramite altre forme”.

La questione decisa dalla sentenza sopra richiamata è stata ulteriormente approfondita da Trib. CE 12 novembre 2008, T-270/06 (Lego), che ha affrontato direttamente – e risolto in senso negativo – la questione posta dalla dottrina nazionale italiana, e cioè quella se si possa ritenere che siano comunque escluse dalla registrazione come marchi anche le forme funzionali che siano non solo fungibili in vista del raggiungimento di una risultato tecnico ma anche in quanto plurime possibili espressioni di uno stesso “concetto”. Al punto 43 della decisione si legge infatti che è “vieta(ta) la registrazione di ogni forma costituita, nelle sue caratteristiche essenziali, esclusivamente dalla forma del prodotto tecnicamente causale e sufficiente al conseguimento del risultato tecnico prefissato, anche se quel risultato può essere ottenuto attraverso altre forme che adottano la stessa soluzione tecnica, oppure una soluzione differente”: e ciò in quanto l’art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva (e cioè la disposizione corrispondente a quella qui in commento) “persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che una forma, le cui caratteristiche essenziali svolgono una funzione tecnica (…), possa essere liberamente utilizzata da tutti” e “un simile obiettivo non interessa soltanto la soluzione tecnica incorporata in tale forma, bensì anche la stessa forma e le sue caratteristiche essenziali”.

Tale orientamento sembrerebbe in realtà andare oltre la ratio sottesa all’art. 9 del Codice ed alle corrispondenti disposizioni comunitarie della Direttiva e del Regolamento, e cioè l’esigenza di carattere pro-concorrenziale di evitare che il monopolio della forma come marchio diventi un monopolio sui valori sostanziali che la forma, in sé considerata, possiede. Quest’esigenza non verrebbe infatti vanificata se si consentisse la registrazione come marchio di una delle varianti di una forma idonea a conseguire un risultato tecnico, ove tali varianti nel caso di specie non fossero un numero chiuso ma tendenzialmente infinite; e se giungesse ad un coordinamento delle norme sui requisiti di validità (in questo caso negativi) della registrazione come marchio con quelle sull’ambito di protezione da cui discendesse, nel caso in cui il marchio sia costituito da una delle possibili varianti di una forma utile, una commisurazione dell’ambito di esclusiva che tenesse conto delle esigenze antimonopolistiche, limitando la protezione alla riproduzione della medesima forma o alle varianti ad essa più prossime.

Questa soluzione tiene conto del fatto che l’apparente riduzione in cui la stessa consiste dell’ambito di tutela della forma utile una volta registrata come marchio non è probabilmente in realtà concretamente tale, dal momento che la capacità distintiva delle forme è, come ha sottolineato la giurisprudenza comunitaria, un fenomeno “insolito” non essendo il consumatore abituato a vedere nell’aspetto del prodotto un segno: cosicché la ripresa da parte dell’imitatore della forma registrata come marchio produrrà verosimilmente un’interferenza con il messaggio di questa è portatrice soltanto ove la forma stessa venga riprodotta pedissequamente o comunque in modo estremamente prossimo.

Un’apertura nel senso di una minor rigidità nell’applicazione del divieto di registrazione come marchio delle forme funzionali sembra essere contenuta in una recentissima sentenza della Corte di Giustizia (Corte di Giust. CE, 14 settembre 2010, C-48/09 P) che ha sì ribadito la tesi secondo la quale anche le forme utili derogabili sarebbero escluse dalla tutela come marchio, in quanto (punto 56 della decisione) “la registrazione di una forma esclusivamente funzionale di un prodotto come marchio permette al titolare del marchio di vietare alle altre imprese non solo l’uso della medesima forma, ma anche l’uso di forme simili. In tal modo, numerose forme alternative rischiano di divenire inutilizzabili per i concorrenti di detto titolare”: obiezione questa che tuttavia, come si è visto, risulta superabile ove la varianti siano tendenzialmente infinite e comunque attraverso una lettura coordinata delle norme sui requisiti di validità del marchio e sull’ambito di tutela; ma che ha anche affermato che “l’art. 7, n. 1, lett. e), sub ii), del regolamento n. 40/94 non trova applicazione quando la domanda di registrazione come marchio verte su una forma di prodotto nella quale svolge un ruolo importante un elemento non funzionale, come ad esempio un elemento ornamentale o di fantasia. In tale caso, le imprese concorrenti hanno facilmente accesso a forme alternative che presentano funzionalità equivalente, di modo che non sussiste un rischio di pregiudizio alla disponibilità della soluzione tecnica. In tale ipotesi, i concorrenti del titolare del marchio potranno incorporare senza difficoltà tale soluzione tecnica in forme di prodotto non dotate del medesimo elemento non funzionale di cui dispone la forma del prodotto di detto titolare e che non sono quindi né identiche né simili a tale forma”.

La soluzione lascia tuttavia perplessi, dal momento che, di fatto, nella prospettiva dalla stessa delineata ad essere protetto contro la riproduzione risulterebbe esclusivamente l’elemento non funzionale del marchio; mentre, come si è visto, è possibile individuare uno spazio per la protezione della (mera) forma funzionale, commisurando tale protezione all’esigenza antimonopolistica di non precludere al mercato l’impiego di una certa soluzione di un problema tecnico.

Il rapporto variabile nel tempo tra valore sostanziale e capacità distintiva.

La realtà di mercato che osserviamo tutti i giorni ci impone di osservare il fenomeno per cui vi sono forme che, al loro esordio sul mercato, sono apprezzate in sé – e cioè come qualità del bene, che gioca un ruolo nelle decisioni di acquisto del consumatore sul piano della valutazione sostanziale –, ma che, in seguito, perdono, in tutto o in parte, il potere di vendita legato a tale componente primaria (e quindi il loro sostanziale), acquisendone tuttavia uno di segno diverso, legato al fatto di essere (od esser divenute) segni distintivi.

Questa considerazione sul mutamento nel tempo della funzione della forma e del valore di mercato della stessa nella dinamica concorrenziale mi è stata suggerita dal caso delle storiche borse di Hermès (come la “Kelly” e la “Birkin”), che, che sono state ritenute tutelabili contro l’imitazione in quanto segni distintivi di fatto (sulla base delle disposizioni in materia di concorrenza sleale, non essendo applicabile ratione temporis ala fattispecie la disciplina dei segni di fatto contenuta nel Codice della Proprietà Industriale: si vedano al riguardo Trib. Milano, 12/14 luglio 2006 e 8 giugno-17 luglio 2006).

Orbene: mi pare che in un mondo che ‘consuma’ l’estetica del prodotto con grande rapidità, il “valore sostanziale” sembrerebbe destinato ad avere natura ‘recessiva’ e a non costituire dunque un ostacolo definitivo alla registrazione di una forma come marchio.

Ed anzi si potrebbe forse affermare che, almeno tendenzialmente, il valore sostanziale sia predominante all’esordio della forma sul mercato, mentre il potere di vendita della forma come segno diventi preponderante successivamente, fino ad esaurire ogni altro valore di mercato della forma medesima; dovendosi tuttavia contemplarsi anche il caso di prodotti la cui lunga sopravvivenza sul mercato derivi dalla presenza non solo di un “valore sostanziale” legato alle moda ed al gusto del momento, ma di un livello di creatività tale da metterlo al riparo dall’ “usura”, e da fargli varcare la soglia della tutela offerta dal diritto d’autore al design “di gamma alta” dei prodotti industriali, precludendo tuttavia la sua tutela come marchio ed in generale come segno distintivo.

L’ iniziale applicabilità dell’esclusione dalla registrazione prevista dall’art. 9 del Codice (e dalla corrispondenti norme comunitarie) non dovrebbe dunque rappresentare una definitiva “sentenza di condanna” , potendo nel corso della vita della forma venir meno il “valore sostanziale” che preclude la tutela come marchio.

Delle questione prospettata – e cioè quella del rapporto variabile nel tempo fra valore sostanziale e capacità distintiva – si è occupata la Corte di Giustizia raggiungendo conclusioni apparentemente opposte rispetto a quelle qui sostenute (cfr. Corte Giust. CE, 20 settembre 2007, C-371/06, in www.curia.europa.eu.).

L’occasione è stata offerta dalla rimessione da parte della Hoge Raad der Nederlanden di questioni interpretative riguardanti la Direttiva n. 89/104/CE. I giudici olandesi avevano in particolare chiesto alla Corte di Giustizia “Se l’art. 3, n. 1, lett. e, terzo trattino, debba essere interpretato nel senso che il divieto in esso contenuto impedisca in modo permanente la registrazione quale marchio di una forma, laddove la natura del prodotto sia tale che il suo aspetto esteriore e la sua forma, per la loro bellezza o la loro originalità, ne determinano interamente, ovvero in misura considerevole, il valore di mercato, o se invece tale divieto non trovi applicazione qualora, prima della domanda di iscrizione, per il pubblico l’attrattiva della forma considerata sia stata determinata in misura prevalente dalla sua notorietà quale segno distintivo”; ed, in caso di risposta affermativa, “in che misura tale attrattiva deve essere stata prevalente perché il divieto non sia più applicabile”.

Con i punti 27 e 28 della decisione, la Corte ha risposto ai quesiti oggetto di rimessione, affermando che “in un’ipotesi quale quella descritta dal giudice del rinvio, l’uso di un segno di cui all’art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva che è stato fatto mediante campagne pubblicitarie non consente l’applicazione, a favore di tale segno, dell’art. 3, n. 3, della direttiva” e che “pertanto, si deve risolvere la prima questione dichiarando che l’art. 3, n. 1, lett. e), terzo trattino, della direttiva deve essere interpretato nel senso che la forma di un prodotto che dà un valore sostanziale a quest’ultimo non può costituire un marchio ai sensi dell’art. 3, n. 3, di tale direttiva, quando, prima della domanda di registrazione, detta forma ha acquisito un potere di attrazione per la sua notorietà quale segno distintivo, a seguito di campagne pubblicitarie che hanno presentato le caratteristiche specifiche del prodotto in questione”.

In dottrina la pronuncia è stata commentata mettendo in luce il fatto che la risposta della Corte di Giustizia avrebbe potuto forse essere diversa ove la situazione prospettata fosse stata quella il cui il valore attrattivo della forma dipendesse, al momento della registrazione come marchio, in misura non “prevalente” ma totale dal suo essere divenuta segno distintivo. Si veda sul punto GALLI, Segni distintivi ed industria culturale, in AIDA; 2007 . L’Autore ha ritenuto che la risposta della Corte di Giustizia al quesito proposto dal Giudice olandese fosse “obbligata” ma si è anche chiesto – nell’ottica di verificare se residui comunque uno spazio per la possibilità di tutelare come marchio una forma in origine dotata di valore sostanziale – “se possa accadere che una forma che originariamente era apprezzata dal pubblico in sé considerata (e come tale conferiva valore sostanziale al prodotto) perda questa valenza, e venga apprezzata dal pubblico unicamente come segno, in modo che per il pubblico l’attrattiva della forma considerata sia determinata, non solo «in misura prevalente», come prospettato dal Giudice olandese, ma interamente «dalla sua notorietà quale segno distintivo»: il che non è in realtà del tutto escluso che possa accadere, posto che, come già si è notato, la percezione delle forme dei prodotti da parte del pubblico è in larghissima misura influenzata dalla comunicazione”.

Credo che in realtà, in un caso come quello prospettato alla Corte di Giustizia, la domanda da porsi sia quella se il plus concorrenziale conferito dalla forma sia riconducibile al fatto che la stessa sia divenuta segno distintivo ovvero al fatto che la stessa incontri il gusto del consumatore: e se la situazione fosse quella per cui la forma piace sì (come del resto accade per quasi tutte le forme dei prodotti della moda) ma ha a darle “una marcia in più” non è tanto questo elemento quando il fatto che essa sia marchio, allora a mio giudizio l’impedimento dell’art. 9 non dovrebbe essere applicabile.