Sulla registrazione del marchio figurativo last minute tour

1. Premesse

Si è di recente conclusa una nuova puntata della saga giudiziaria che da quasi un decennio vede contrapposte, rispettivamente, le società Last Minute Network (LMN) con sede a Londra, Regno Unito e la società Last Minute Tour (LMT) con sede a Milano. Con sentenza dell’11 giugno 2009 il Tribunale UE di Prima Istanza ha annullato la decisione dell’UAMI che confermava la registrazione del marchio figurativo comunitario “Last Minute Tour”. Ora l’UAMI dovrà riesaminare la domanda di nullità di tale marchio presentata dal titolare del marchio nazionale anteriore “lastminute.com”.

Ciò, in virtù del fatto che in base al regolamento sul marchio comunitario1, il titolare di un marchio nazionale non registrato può ottenere l’annullamento di un marchio comunitario successivo, qualora il diritto nazionale gli conferisca il diritto di vietare l’uso di un marchio siffatto. Nel Regno Unito, la disciplina in materia di abuso di denominazione (law of passing off) tutela un marchio non registrato contro un marchio successivo, allorché, i servizi del primo titolare godono, presso il pubblico pertinente, di una notorietà associata alla loro presentazione, l’offerta di prodotti e di servizi da parte dell’altra società effettuata utilizzando il marchio successivo costituisce una presentazione ingannevole e, in virtù di tale fatto, il titolare del marchio non registrato potrebbe subire un danno commerciale.

2. I fatti di causa

Nel 2000 la società Last Minute Network (LMN), proprietaria del sito internet “lastminute.com”, ha chiesto la registrazione del segno denominativo LASTMINUTE.COM come marchio comunitario. L’UAMI, l’ufficio che gestisce il marchio comunitario, ha respinto tale domanda poiché ha ritenuto il marchio privo di carattere distintivo.

Per contro, nel 2003 la società Last Minute Tour, ha ottenuto la registrazione comunitaria del noto segno figurativo per servizi di viaggio e per vari prodotti connessi.

L’opposizione proposta da LMN avverso tale registrazione fu respinta in quanto non era stata fornita la prova dell’uso del diritto anteriore addotto a sostegno della sua opposizione.

Successivamente, LMN presentò una domanda di nullità del marchio «LAST MINUTE TOUR» sostenendo che la normativa britannica in materia di abuso di denominazione le conferiva il diritto di vietare l’utilizzo di questo marchio nel Regno Unito.

L’UAMI ha respinto detta domanda ritenendo che il c.d. “pubblico di riferimento”, nel caso di specie, il consumatore medio del Regno Unito, messo a confronto con il marchio «LAST MINUTE TOUR», penserebbe che si tratti di un’impresa che propone viaggi “last minute”, senza necessariamente ricondurre tali offerte al titolare del marchio LASTMINUTE.COM.

L’UAMI ha inoltre considerato che la notorietà di LMN era associata al segno LASTMINUTE.COM nella sua interezza, e non all’espressione generica “last minute” ed ha altresì aggiunto che, poiché il carattere distintivo dei due marchi è molto limitato, il pubblico focalizzerebbe l’attenzione sugli elementi distintivi e dominanti, in particolare sull’estensione “.com” del marchio non registrato e sull’elemento grafico del marchio comunitario.

LMN ha ovviamente proposto ricorso contro questa decisione di rigetto dinanzi al Tribunale di primo grado.

3. La sentenza del Tribunale di Prima Istanza

Nella recentissima sentenza, il Tribunale di Prima Istanza ha ritenuto che l’UAMI abbia disatteso i criteri applicabili del diritto britannico e, di conseguenza, ha annullato la decisione dell’UAMI.

Il Tribunale ha innanzitutto rilevato che l’UAMI ha effettuato un’errata valutazione del pubblico di riferimento. Secondo la giurisprudenza del Regno Unito, il carattere ingannevole della presentazione dei prodotti e dei servizi della parte convenuta in un giudizio per abuso di denominazione deve valutarsi con riferimento ai clienti della parte ricorrente in tale giudizio. L’UAMI non poteva quindi affermare che il pubblico pertinente era costituito dagli utilizzatori medi dei prodotti e dei servizi di cui trattasi residenti nel Regno Unito, normalmente informati e ragionevolmente attenti e avveduti, dovendosi invece fare riferimento ai clienti del titolare del marchio nazionale non registrato.

Inoltre, il Tribunale ha osservato che dalla giurisprudenza dei giudici del Regno Unito relativa alle azioni per abuso di denominazione risulta che un marchio, compresi i suoi elementi costitutivi, può acquisire una notorietà autonoma attraverso l’uso che ne è stato fatto, quand’anche esso presenti carattere descrittivo o sia privo di carattere distintivo. Di conseguenza, l’UAMI non poteva rifiutare di riconoscere la possibilità di una notorietà autonoma delle parole “last minute” per il solo motivo della loro genericità.

Infine, il Tribunale ha costatato che l’UAMI, non tenendo conto dell’eventuale esistenza di una notorietà autonoma dell’espressione “last minute” presso i clienti di LMN e concentrandosi solo sugli elementi specifici di ciascuno dei due marchi in esame quando ha verificato l’esistenza di una presentazione ingannevole dei prodotti e dei servizi di cui trattasi, ha svolto un confronto troppo formale di questi due marchi.

4. Conclusioni

Stante l’annullamento della decisione, spetterà quindi ancora all’UAMI riesaminare la domanda di nullità del marchio comunitario «LAST MINUTE TOUR» tenendo conto dell’insieme delle condizioni dell’azione per abuso di denominazione. E’ importante rilevare che contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un’impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

A quante pare la vicenda Lastminute / Latminute Tour dovrà attendere ancora qualche anno per vedere la sua conclusione. Le ragioni di tanto battagliare? Secondo uno studio condotto da PhoCusWright, una delle principali aziende specializzate in materia di ricerche dedicate ai viaggi, nel 2009 oltre il 50% delle prenotazioni turistiche in Europa saranno fatte online. Già negli USA questa percentuale è stata ampiamente superata nel corso del 2008 ed è destinata a crescere esponenzialmente durante tutto l’anno in corso.

Ciò è dovuto principalmente al fatto che gli utenti sono sempre più a loro agio con le nuove. Inoltre la diffusione delle carte prepagate, l’ampliamento della velocità di connessione, la riduzione del costo degli abbonamenti ad internet con il conseguente sviluppo di contratti flat e l’incremento della cultura informatica (utilizzo di mail, blog, social network), sono fattori che hanno particolarmente influenzato il rapporto del l’utenza con il mezzo informatico. E’ plausibile ritenere quindi che nel presente e soprattutto nel futuro prossimo, l’industria turistica vedrà il suo business maggiore proprio con le nuove tecnologie informatiche.

1. Premesse

Si è di recente conclusa una nuova puntata della saga giudiziaria che da quasi un decennio vede contrapposte, rispettivamente, le società Last Minute Network (LMN) con sede a Londra, Regno Unito e la società Last Minute Tour (LMT) con sede a Milano. Con sentenza dell’11 giugno 2009 il Tribunale UE di Prima Istanza ha annullato la decisione dell’UAMI che confermava la registrazione del marchio figurativo comunitario “Last Minute Tour”. Ora l’UAMI dovrà riesaminare la domanda di nullità di tale marchio presentata dal titolare del marchio nazionale anteriore “lastminute.com”.

Ciò, in virtù del fatto che in base al regolamento sul marchio comunitario1, il titolare di un marchio nazionale non registrato può ottenere l’annullamento di un marchio comunitario successivo, qualora il diritto nazionale gli conferisca il diritto di vietare l’uso di un marchio siffatto. Nel Regno Unito, la disciplina in materia di abuso di denominazione (law of passing off) tutela un marchio non registrato contro un marchio successivo, allorché, i servizi del primo titolare godono, presso il pubblico pertinente, di una notorietà associata alla loro presentazione, l’offerta di prodotti e di servizi da parte dell’altra società effettuata utilizzando il marchio successivo costituisce una presentazione ingannevole e, in virtù di tale fatto, il titolare del marchio non registrato potrebbe subire un danno commerciale.

2. I fatti di causa

Nel 2000 la società Last Minute Network (LMN), proprietaria del sito internet “lastminute.com”, ha chiesto la registrazione del segno denominativo LASTMINUTE.COM come marchio comunitario. L’UAMI, l’ufficio che gestisce il marchio comunitario, ha respinto tale domanda poiché ha ritenuto il marchio privo di carattere distintivo.

Per contro, nel 2003 la società Last Minute Tour, ha ottenuto la registrazione comunitaria del noto segno figurativo per servizi di viaggio e per vari prodotti connessi.

L’opposizione proposta da LMN avverso tale registrazione fu respinta in quanto non era stata fornita la prova dell’uso del diritto anteriore addotto a sostegno della sua opposizione.

Successivamente, LMN presentò una domanda di nullità del marchio «LAST MINUTE TOUR» sostenendo che la normativa britannica in materia di abuso di denominazione le conferiva il diritto di vietare l’utilizzo di questo marchio nel Regno Unito.

L’UAMI ha respinto detta domanda ritenendo che il c.d. “pubblico di riferimento”, nel caso di specie, il consumatore medio del Regno Unito, messo a confronto con il marchio «LAST MINUTE TOUR», penserebbe che si tratti di un’impresa che propone viaggi “last minute”, senza necessariamente ricondurre tali offerte al titolare del marchio LASTMINUTE.COM.

L’UAMI ha inoltre considerato che la notorietà di LMN era associata al segno LASTMINUTE.COM nella sua interezza, e non all’espressione generica “last minute” ed ha altresì aggiunto che, poiché il carattere distintivo dei due marchi è molto limitato, il pubblico focalizzerebbe l’attenzione sugli elementi distintivi e dominanti, in particolare sull’estensione “.com” del marchio non registrato e sull’elemento grafico del marchio comunitario.

LMN ha ovviamente proposto ricorso contro questa decisione di rigetto dinanzi al Tribunale di primo grado.

3. La sentenza del Tribunale di Prima Istanza

Nella recentissima sentenza, il Tribunale di Prima Istanza ha ritenuto che l’UAMI abbia disatteso i criteri applicabili del diritto britannico e, di conseguenza, ha annullato la decisione dell’UAMI.

Il Tribunale ha innanzitutto rilevato che l’UAMI ha effettuato un’errata valutazione del pubblico di riferimento. Secondo la giurisprudenza del Regno Unito, il carattere ingannevole della presentazione dei prodotti e dei servizi della parte convenuta in un giudizio per abuso di denominazione deve valutarsi con riferimento ai clienti della parte ricorrente in tale giudizio. L’UAMI non poteva quindi affermare che il pubblico pertinente era costituito dagli utilizzatori medi dei prodotti e dei servizi di cui trattasi residenti nel Regno Unito, normalmente informati e ragionevolmente attenti e avveduti, dovendosi invece fare riferimento ai clienti del titolare del marchio nazionale non registrato.

Inoltre, il Tribunale ha osservato che dalla giurisprudenza dei giudici del Regno Unito relativa alle azioni per abuso di denominazione risulta che un marchio, compresi i suoi elementi costitutivi, può acquisire una notorietà autonoma attraverso l’uso che ne è stato fatto, quand’anche esso presenti carattere descrittivo o sia privo di carattere distintivo. Di conseguenza, l’UAMI non poteva rifiutare di riconoscere la possibilità di una notorietà autonoma delle parole “last minute” per il solo motivo della loro genericità.

Infine, il Tribunale ha costatato che l’UAMI, non tenendo conto dell’eventuale esistenza di una notorietà autonoma dell’espressione “last minute” presso i clienti di LMN e concentrandosi solo sugli elementi specifici di ciascuno dei due marchi in esame quando ha verificato l’esistenza di una presentazione ingannevole dei prodotti e dei servizi di cui trattasi, ha svolto un confronto troppo formale di questi due marchi.

4. Conclusioni

Stante l’annullamento della decisione, spetterà quindi ancora all’UAMI riesaminare la domanda di nullità del marchio comunitario «LAST MINUTE TOUR» tenendo conto dell’insieme delle condizioni dell’azione per abuso di denominazione. E’ importante rilevare che contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un’impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

A quante pare la vicenda Lastminute / Latminute Tour dovrà attendere ancora qualche anno per vedere la sua conclusione. Le ragioni di tanto battagliare? Secondo uno studio condotto da PhoCusWright, una delle principali aziende specializzate in materia di ricerche dedicate ai viaggi, nel 2009 oltre il 50% delle prenotazioni turistiche in Europa saranno fatte online. Già negli USA questa percentuale è stata ampiamente superata nel corso del 2008 ed è destinata a crescere esponenzialmente durante tutto l’anno in corso.

Ciò è dovuto principalmente al fatto che gli utenti sono sempre più a loro agio con le nuove. Inoltre la diffusione delle carte prepagate, l’ampliamento della velocità di connessione, la riduzione del costo degli abbonamenti ad internet con il conseguente sviluppo di contratti flat e l’incremento della cultura informatica (utilizzo di mail, blog, social network), sono fattori che hanno particolarmente influenzato il rapporto del l’utenza con il mezzo informatico. E’ plausibile ritenere quindi che nel presente e soprattutto nel futuro prossimo, l’industria turistica vedrà il suo business maggiore proprio con le nuove tecnologie informatiche.